Doutrina de equivalentes para modelos de utilidade ?

Donald Chisum destaca princípio fixado pela Suprema Corte em Knapp v. Morss 150 US 221 (1893) e em Peters v. Active Mfg. 129 US 530 (1899) de que “aquilo será contrafação [literal], se posterior, será considerado antecipando a novidade, se anterior” (that which will infringe, if later, will anticipate, if earlier). [1] Segundo Thomas Adam[2]: “ao aplicar o mesmo padrão de um lado, ao titular da patente e do outro lado aos seus concorrentes o objetivo da Lei de patentes de equilibrar interesses competitivos e com isso criando igualdade de armas”. A analogia entre a análise de contrafação e atividade inventiva aplica-se da mesma forma à relação entre ato inventivo e a contrafação de modelos de utilidade.

Na Espanha, poucas Cortes tem aplicado a doutrina de equivalentes para modelos de utilidade. Na decisão 46/2013 da Corte Comercial de Barcelona N.4 o juiz entendeu que uma vez que o requisito de atividade inventiva para um modelo de utilidade é mais baixo que o exigido em uma patente, seria lógico concluir que a proteção conferida por um modelo de utilidade é mais estreita que a conferida por uma patente.[3] Em decisão de 6 de maio de 2013 a Corte Comercial de Barcelona conclui que a contribuição ao estado da técnica de um modelo de utilidade é menor quando comparada a contribuição proporcionada por uma patente, e por conta disso, o sistema legal oferece uma proteção mais restrita aos modelos de utilidade. Isso implica que é duvidoso se esperar que um modelo de utilidade possa proteger algo além da interpretação literal conferida pela reivindicação, interpretada com base no relatório descritivo e desenhos[4].

Na Itália a Corte de propriedade Intelectual de Milão em decisão de setembro de 2015 (n.10164/15) sobre a contrafação de um modelo de utilidade aplicou a doutrina de equivalentes segundo o artigo 82(3) do código italiano. O produto do concorrente constitui um sistema de fácil limpeza de fios dotado de esfregão bem conhecido, o qual é caracterizado pelo fato de o recipiente está equipado com um pedal que liga o interior do tambor para facilitar a secagem das tiras de limpeza tiras, com um mecanismo mecânico. O produto do modelo de utilidade inclui um balde com um pedal que aciona uma alavanca que faz a volta em um tambor interno. No modelo de utilidade o pedal do balde empurra um elemento linear com dentes, que move duas engrenagens que, por sua vez transmitem a rotação do tambor interior. No produto do concorrente, em vez disso, o pedal tem um lado dentado em formato curvo que atuou diretamente nas duas engrenagens, sem passar por qualquer elemento retilíneo com dentes. Daí a exclusão da infracção literal do modelo de utilidade pelo perito e, de forma consistente, pelos juízes: “o artigo 82(3) ao fazer referência a um conceito inovativo implica que diferentes formas podem constituir contrafação se for considerado óbvio que tais formas tenham a mesma eficácia, nada mais são do que óbvias variações da estrutura descrita na patente, isto é, são técnicas alternativas para se chegar ao mesmo resultado”. A simples remoção do elemento dentado retilíneo por um curvo não foi suficiente para escapar à contrafação.[5]

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[1] CHISUM, Donald. Chisum on Patents, Matthew Bender, 2011, v.1, p.3-36

[2] ADAM, Thomas. O escopo das patentes e a doutrina dos equivalentes: aspectos críticos, in CHAMAS, Claudia. Scientia 2000: propriedade intelectual para a academia.Fiocruz, MCT, Fundação Konrad Adenauer, 2003, p.23

[3] ROOIJ, Mathieu; BARLOCCI, Anna. The use and misuse of Spanish utility models, www.iam-magazine.com IP Value 2014, p.132-136

[4] GRAU & ÂNGULO, Commercial court upholds non-infringement action for utility model. 03/06/2013 http://www.internationallawoffice.com/Newsletters

[5] MARTINI, Elena. Infringement of a utility model under the doctrine of equivalents: a recent decision of the Milan IP court, 17/009/2015 www.lexology.com