Progresso técnico e atividade inventiva

O conceito de atividade inventiva não traz embutido o conceito de progresso técnico[1], ou seja, a solução patenteável deve ser não óbvia, mas não necessariamente melhor. Em seu exame técnico, o examinador deve se ater à avaliação da atividade inventiva. Não compete ao examinador questionar que os problemas listados no relatório descritivo da patente já foram resolvidos pela técnica.  O importante é estar resolvendo um problema de natureza técnica.

Segundo Henri Petroski “é a percepção do fracasso na tecnologia disponível que impulsiona os inventores, designers e engenheiros a modificar o que os outros talvez considerem perfeitamente adequado, ou pelo menos utilizável ... a atitude reacionária de deixar em paz o que é bom o suficiente torna-se inútil porque o próprio avanço da civilização é a história da sucessiva correção (às vezes excessiva) de erros, falhas e fracassos”.[2] Para Thomas Edison: “a inquietação é o mesmo que insatisfação – e a insatisfação é a primeira necessidade do progresso”.[3]

Na medida em que uma invenção resolve um problema técnico muitos autores se referem ao progresso técnico como inerente às patentes concedidas. Segundo Pontes de Miranda: “elemento essencial é o de a invenção altear o nível, ainda em pouco, do progresso técnico do momento. O progredimento tornado possível pela exploração, que ocorra, tal o que distingue a atividade inventiva [...] Ou nasce nova indústria, ou surge meio novo, ou novo resultado. A invenção insere-se na técnica de agora, desde que se torna conhecida e propulsiona o desenvolvimento industrial, se explorada [...] A técnica no momento b é mais rica do que a do momento a [...] O direito das patentes de invenção guia-se pelo interesse do progresso industrial”.[4]

Para Carvalho de Mendonça: “A invenção deve ter sempre por escopo o progresso. Na doutrina e na jurisprudência alemãs, chega-se a considerar o progresso como condição essencial, própria para caracterizar a invenção e a distingui-la dos melhoramentos que dela se aproximam, não suscetíveis da patente. O progresso resulta do efeito especialmente útil, vantajoso, realizado pela invenção, o que a jurisprudência qualifica de efeito técnico”. [5] Mais ainda o mesmo autor admite uma posição mais flexível: “O resultado industrial pode existir independente independentemente de qualquer progresso, por exemplo, quando a um antigo processo de fabricação se substitui outro novo que não oferece vantagem sobre o primeiro ou mesmo se lhe é inferior. A lei somente exige o resultado, qualquer que seja, bom ou mau, útil ou não, mas o resultado material, tangível”.

Tinoco Soares citando o italiano Agustin Ramella que escreve no início do século XX, comenta que: “como a finalidade do invento é que a sociedade se aproveite de novos meios no benefício econômico do homem, compreende-se que aquele deva representar por si um progresso técnico, como resultado da atividade criadora do inventor”.[6]

A cláusula finalística do inciso XXIX do Artigo 5º da Constituição Federal estabelece que a patente deve ser concedida tendo em vistas o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nesse sentido, Rodrigo Maior entende que devam ser concedidos patentes apenas para os invento que “avancem efetivamente a técnica de forma extraordinária”, ou seja, trazendo embutido o conceito de avanço da técnica ou progresso técnico. [7] Para Douglas Gabriel Domingues: “em matéria de invenção, a maior interessada é a sociedade, que quando protege o inventor, não o faz com finalidade outra que estimular o progresso técnico, ativar o desenvolvimento e satisfazer as necessidades de seus membros”.[8]

A noção de atividade inventiva relacionado ao progresso técnico está presente historicamente na doutrina alemã[9], porém o requisito de progresso técnico foi abandonado quando delimitado o conceito de atividade inventiva nas discussões que antecederam a criação da EPO, na Convenção de Munique[10], ratificada em 1973. Na decisão do Tribunal Constitucional alemão no acórdão Patentanmeldung BverfG 36, 281 de 15 de janeiro de 1974 a Corte destaca que “a ordem jurídica reconheceu aquele que produziu uma nova ideia que incentive a técnica e a ciência o direito de exploração econômica. Ele [o autor] tem direito a uma justa remuneração de terceiros que façam uso de seu esforço”.[11]

Em contrapartida a França redefiniu seu conceito de novidade de forma mais restrita, de forma que pudesse adotar o conceito de atividade inventiva, até então inexistente em sua legislação. Desde 1969 a França realiza apenas buscas quanto ao aspecto de novidade. [12] Para Paul Mathély não se exige do resultado industrial que a invenção seja brilhante, que aporte progresso técnico, podendo o resultado constituir até mesmo um retrocesso[13]. Nos Estados Unidos a Suprema Corte em Graham v. John Deere co. 383 US 1 (1966) afirmou: “Inovação, avanço e elementos que se somam ao conhecimento útil são exigências inerentes a um sistema patentário que, por ordem constitucional deve promover o progresso das artes úteis. Esse é o padrão na Constituição, e não pode ser ignorado”.[14] Philip Grubb observa que na Alemanha o conceito de progresso técnico estava presente na legislação porém já não se observa atualmente. No caso de compostos químicos, basta a presença de um efeito surpreendente nas propriedades deste composto como evidência de atividade inventiva, o que não necessariamente significa um efeito melhor[15].

Segundo documento da EPO a expressão “problema técnico” deve ser interpretada de forma ampla: a expressão não necessariamente implica que uma solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, o problema pode ser simplesmente a busca de uma alternativa a um dispositivo conhecido ou processo que atinja os mesmos efeitos ou similares os quais são mais efetivos economicamente, mas não do ponto de vista técnico[16].

Pelo guia de exame da EPO não se exige a presença de um progresso técnico ou de algum efeito útil como critério de patenteabilidade. A invenção pode representar uma mera solução alternativa a um problema já conhecido. No caso T92/92 foi decidido que o Artigo 56 da EPC não exige que o problema técnico seja novo, ao passo que em T588/93 esclareceu que a avaliação da atividade inventiva não exige a demonstração de um avanço do estado da técnica.[17] Apesar disso, vantagens alcançadas pela invenção em relação ao estado da técnica devem ser descritos no relatório e são levados em consideração na avaliação de atividade inventiva[18].

Apesar desta previsão na EPC, a Diretiva do Parlamento Europeu relativa à patenteabilidade dos inventos que implicam programas de computador de 2002, em seu artigo 2 previa como requisito para a existência de atividade inventiva que um invento que implica programas de computador dê um contributo técnico, ou seja, um contributo para o progresso tecnológico, num domínio técnico, que não seja óbvio para uma pessoa competente na tecnologia[19]. Em 2003 a FFII organização de software livre organizou uma passeata em Bruxelas contra a Diretiva reunindo diversos programadores.[20] Esta Diretiva no entanto foi rejeitada em 2005.

A delegação suíça por ocasião da aprovação da Convenção de Munique não teve sucesso em introduzir o conceito de progresso técnico na redação do artigo 54 da EPC, ao tratar de atividade inventiva (atual artigo 56). A proposta foi rejeitada, pois a vinculação do conceito de progresso técnico está mais ligada a questões relacionadas ao mérito econômico e social da invenção. A questão também foi objeto de debate na doutrina alemã do final do século XIX. O progresso técnico (technischer Fortschritt) como critério autônomo de patenteabilidade manteve-se na legislação alemã de 1891 até a reforma de 1936. Em 1891 foram instituídos os modelos de utilidade, desta forma o progresso técnico, seria um critério adicional que diferenciaria as invenções dos modelos de utilidade. Com o passar do tempo, o conceito de progresso técnico já se degradara a mera qualificação da utilidade da invenção. Nos anos 1930, Fritz Lindenmayer demonstrou a falácia segundo a qual um nível inventivo baixo poderia ser compensado pela presença de progresso técnico[21].

Segundo Denis Barbosa: “As duas vertentes do progresso técnico ou da solução alternativa se degladiaram por cerca de 60 anos; aquela (para se ter patente necessita-se de uma melhor solução) na tradição alemã; esta (basta se ter uma OUTRA solução), na tradição de quase todo o resto do mundo”. Segundo Denis Barbosa: “mesmo sob o critério da lei alemã anterior, onde o requisito de contributo mínimo tomava a forma de progresso técnico, sempre se previa a proteção de técnicas alternativas”.[22]

Tecnologias para o mesmo propósito, mas alternativas, como, por exemplo, processos de síntese de compostos químicos são patenteadas. Muitas das vezes não há um resultado superior no novo processo, mas apenas aquela nova rota de síntese não decorre de maneira óbvia do estado da técnica (utiliza matérias primas, quantidades, etc. diferentes) e, portanto, tem atividade inventiva. Uma invenção, portanto, não precisa necessariamente trazer um efeito técnico novo, muito embora, a presença deste seja um indicativo de atividade inventiva. Segundo Pontes de Miranda: “se o processo é novo, embora não seja novo o resultado, a vantagem pode se achar no processo novo, talvez mais rápido, talvez menos dispendioso, talvez mais fácil. Outro processo técnico talvez exista que dê o mesmo resultado, ou parecido; mas a invenção consistiu em se achar o novo processo. O resultado há que ser indicado, porque, sem ele, não se poderia afirmar a industriabilildade da invenção”.[23]

O deputado Newton Lima Neto (PT-SP) apresentou no plenário da Câmara, em 18 de abril de 2013, o Projeto de Lei L 5402/2013, de sua autoria e do Dr. Rosinha (PT-PR), que altera o artigo 13 da LPI: “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, e desde que represente um avanço técnico significativo em relação ao estado da técnica”.

Esta proposta se alinha com a legislação indiana de patentes. A Lei Indiana de Patentes aprovada em 2005 traz embutido o conceito de progresso técnico como critério de concessão de uma patente quando define como passo inventivo “a característica de uma invenção que envolva um avanço técnico se comparado com conhecimento existente, ou possuindo significância econômica, ou ambos”. Críticos como Shamnad Basheer argumentam que ao definir passo inventivo, exigir critérios adicionais como avanço técnico e significação econômica apenas aumentam a complexidade de concessão de uma patente, gerando considerável incerteza.[24] Na Índia a Suprema Corte na decisão Novartis v. Union of India & Others de 2013[25] entendeu que o conceito de invenção significa uma característica de uma invenção que envolve um avanço técnico quando comparado com o conhecimento existente ou que tenha um significado econômico ou ambos e que torna a invenção não óbvia para um técnico no assunto (item 87). [26] De modo a se habilitar como invenção o produto deve satisfazer os seguintes testes: ser novo, ser capaz de aplicação industrial, deve existir como resultado de uma invenção que tenha uma característica que represente um avanço técnico sobre o conhecimento ou que tenha um significado econômico e que torna a invenção não óbvia para um técnico no assunto (item 90). Segundo Sai Deepak embora não o afirme de forma direta a legislação indiana parece indicar que no conceito de atividade inventiva, há que se levar em consideração o avanço na técnica ou o significado econômico de uma característica não óbvia. [27]

Ao acompanharmos o desenvolvimento de um artefato tecnológico é muito comum que cada nova patente ao resolver problemas técnicos, acaba em algum momento criando novos problemas que só se tornam conhecidos após algum tempo. A própria noção do que é um problema irá depender do contexto social. Em 1960 Ermal Fraze solicitou várias patentes para abridor de latas de alumínio, removível e sua fabricação. Um anel que funcionava como alavanca foi acoplado a uma faixa de metal pré-cortada, de forma que a ação de alavancar o anel permitia remover o pedaço de metal. Nos anos 1970 ambientalistas se queixaram que esse pequeno pedaço de metal, retirado de milhões de latas, provocava um impacto ambiente inaceitável. Em 1975 Omar Brown conseguiu uma patente para um topo de lata com aba não descartável.[28]

O microprocessador 80x86 possui características de sua arquitetura consideradas inadequadas por especialistas tais como o uso de segmentação o invés de paginação de memória, uso de acumuladores estendidos para dados inteiros ao invés de registradores de uso geral e uso de pilha para dados de ponto flutuante consideradas obsoletas.[29] Apesar dessas dificuldades importantes a arquitetura 80x86 teve um enorme sucesso comercial face sua seleção como processador do IBM PC e poderia ser objeto de patente por resolver problemas técnicos ainda que em alguns pontos, não da maneira considerada á época como a mais eficiente.

O conceito de progresso entendido como a eficiência de um produto é portanto muitas vezes relativo dependendo da ótica como se analise a questão. O teclado QWERTY foi adotado pelas primeiras máquinas de escrever de da Remington&Sons, tornando-se rapidamente um padrão de mercado.[30] Décadas mais tarde, 1930 August Dvorak desenvolveu (US2040248) uma nova disposição das teclas, que ao otimizar o posicionamento das letras mais usuais em inglês, permitia maior velocidade de digitação. O padrão contudo não se estabeleceu porque toda uma geração já havia treinada no padrão QWERTY. [31]A maior lentidão do teclado QWERTY, vista de outra ótica, constituía uma vantagem, ao invés de desvantagem, ao forçar um ritmo mais lento do digitador, evitava que as hastes das máquinas de escrever se emaranhassem.[32] Robert Merges observa que o National Bureau of Standards declinou de estabelecer um padrão de interface para computadores nos anos 1970, com receio de isto pudesse aprisionar os usuários em um padrão que em pouco tempo se tornaria obsoleto. Os desenvolvimentos que se seguiram mostraram que a decisão foi acertada.[33]

Os primeiros sistemas de distribuição de energia elétrica realizados por Thomas Edison na cidade de Nova York em 1882 utilizavam corrente contínua. George Westinghouse desenvolveu a distribuição de energia por corrente alternada. De 1887 a 1892 um debate foi travado entre os dois sistemas. Mesmo com os desenvolvimentos da CA polífásica, evidenciando a superioridade do sistema CA, a migração foi retardada por Edison interessado em vender sua participação na empresa à formação da General Electric[34]. Esta história mostra que a superioridade técnica de um sistema somente se torna evidente quando a tecnologia amadurece, de modo que o examinador de patentes muitas vezes não tem os elementos para uma decisão e, portanto, tende a levar em conta os argumentos da requerente quanto às soluções técnicas alcançadas, ainda que estas não sejam as soluções ótimas para o problema.

Mesmo a invenção da lâmpada significou apenas uma das etapas para sua viabilização comercial. Outros inventores antes de Edison, tais como o escocês James Lindsay[35] haviam desenvolvidos lâmpadas incandescentes, porém não conseguiram viabilizar sua aplicação na iluminação pública. Edison solicitou sua patente da lâmpada incandescente em 1878 (US214636) no entanto o fornecimento público de eletricidade na parte sul de Manhattan seria estabelecido apenas em 1882 quando toda uma linha de novas invenções: geradores, conectores, fusíveis, soquetes e outros equipamentos viabilizou o empreendimento na estação de Pearl Street.[36]

Não há um caminho linear para a inovação e a escolha da melhor solução está fortemente condicionada por variáveis sócio econômicas e não apenas a de eficiência técnica. Paradoxalmente a própria sociedade se comporta de modo refratário às inovações, o que Scott Berkun e Clayton Christensen chamam de “dilema do inovador”. Samuel Morse que havia feito fortuna com a inovação do telégrafo, rejeitou a invenção do telefone de Graham Bell por ameaçar investimentos consolidados de sua empresa na tecnologia anterior[37].

Segundo Luiz Guilherme de Loureiro[38] “cumpre ressaltar que não se exige o progresso técnico para caracterizar a atividade inventiva, mas se ele estiver presente não há dúvida de que estamos diante de uma atividade inventiva [...] De acordo com a lei, é suficiente que a invenção ou o modelo de utilidade possa ser fabricado industrialmente. Não se exige outras condições como a utilidade ou progresso técnico, embora quanto ao modelo de utilidade, deve ele atender ao requisito de melhoria funcional previsto no artigo 9”. No entanto, o artigo 9^o da LPI é claro ao exigir aplicação industrial de modelos de utilidade, ou seja, se há aplicação industrial então o conceito de utilidade está necessariamente presente, ademais seria estranho se falar em modelos de utilidade que não tenham utilidade. Segundo Gama Cerqueira dizer que a invenção precisa ser útil não implica que deva oferecer maior vantagem ou representar progresso técnico[39]. Segundo Benjamin do Carmo: “por mais medíocres que seja o serviço prestado pela invenção à indústria, desde que apresente um resultado apreciável, a invenção é privilegiável, ainda que nenhum progresso realize, no ramo a que se destina, ou seja, mesmo, fonte de prejuízos”.[40]

Segundo parecer jurídico do INPI publicado em novembro de 2008 “Destaque-se que a LPI não exige que a invenção consista em um aperfeiçoamento ou melhoria no “estado da técnica”. Todavia, esse aspecto é importante e não pode ser desprezado, sendo, muitas vezes, inclusive, considerado na apuração do atendimento ao requisito substantivo da “atividade inventiva” do pedido de patente ... Em suma, do ponto de vista do requisito da “aplicação industrial”, tem aplicação industrial a invenção que consista em uma solução para um “problema técnico” existente, ainda que não represente qualquer ganho prático ou vantagem econômica.”[41].

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[1] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 162 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[2] A evolução das coisas úteis, Henry Petroski, Ed Zahar, 2007, p. 266

[3] A evolução das coisas úteis, Henry Petroski, Ed Zahar, 2007, p. 271

[4] MIRANDA, Pontes. Tratado do Direito Privado, Rio de Janeiro:Borsoi, tomo XVI, 1956, p.274, 303

[5] MENDONÇA, Carvalho. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Campinas:Ed. Russel, 2003, v.III, t.I, p.155, 157

[6] SOARES, Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo; Ed. Jurídica Brasileira, 1998, p.332

[7] O contributo mínimo em propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Denis Borges Barbosa, Rodrigo Souto Maior, Carolina Tinoco Ramos, Rio de Janeiro:Lumen, 2010, p.234

[8] Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Douglas Gabriel Domingues, Rio de Janeiro:Ed. Forense, 2009, p.18

[9] O contributo mínimo em propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Denis Borges Barbosa, Rodrigo Souto Maior, Carolina Tinoco Ramos, Rio de Janeiro:Lumen, 2010, p.45

[10] http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/EPO/convencao-munique-patentes-PT.htm

[11] BARBOSA, Denis Borges; KUNTZ, Karin Grau; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. A propriedade intelectual na construção dos tribunais constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen, 2009, p. 55

[12] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.24

[13] apud Contrafação de patentes, Balmes Vega Garcia, São Paulo: LTR, 2004, p. 22

[14] BARBOSA, Denis Borges; KUNTZ, Karin Grau; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. A propriedade intelectual na construção dos tribunais constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen, 2009, p. 13

[15] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.213

[16] Practice and Procedure Notice 11/06 Computer-Implemented inventions, EPO, Munique, 15 dezembro 2006, p. 4

[17] O contributo mínimo em propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Denis Borges Barbosa, Rodrigo Souto Maior, Carolina Tinoco Ramos, Rio de Janeiro:Lumen, 2010, p.206

[18] Guidelines for substantive examination Part C, chapter IV item 1.3 http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4C0AAA2182E5D2F2C125736700567D71/$File/guidelines_2007_part_C_en.pdf dezembro 2007

[19] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2002/com2002_0092pt01.pdf

[20] http://news.cnet.com/2100-1012_3-5068007.html

[21] Biotecnologia(s) e propriedade intelectual. v.II, João Paulo Fernandes Remédio Marques. Doutorado em Ciências Jurídico-Empresariais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra:Ed.Almedina, 2007, p. 788

[22] O contributo mínimo em propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Denis Borges Barbosa, Rodrigo Souto Maior, Carolina Tinoco Ramos, Rio de Janeiro:Lumen, 2010, p.80

[23] MIRANDA, Pontes. Tratado do Direito Privado, Rio de Janeiro:Borsoi, tomo XVI, 1956, p.274

[24] Propriedade Intelectual: novos paradigmas Internacionais, conflitos e desafios, Edson Blas Rodrigues Jr., Fabrício Polial, Rio de Janeiro:Campus Jurídico, 2007, p 46

[25] http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=40212

[26] http://en.wikipedia.org/wiki/Novartis_v._Union_of_India_%26_Others

[27] http://thedemandingmistress.blogspot.in/2012/03/inventive-step-under-patents-act-1970.html

[28] A evolução das coisas úteis, Henry Petroski, Ed Zahar, 2007, p. 219

[29] Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa, John Hennessy, David Patterson, Rio de Janeiro:Campus, 2003, p. 108.

[30] DAVID, Paul. Clio and the economics of QWERTY. American Economic Review, 1985, v.75, p.332-336

[31] SHAPIRO,Carl; VARIAN, Hal R. A economia da informação. Rio de Janeiro:Campus, 1999, p.218

[32] Path dependence, lock-in e inércia, Cláudia Heller, in. Economia da Inovação Tecnológica, Victor Pelaez, Tamás Szmrecsányi, São Paulo:Hucitec, 2006, p.280

[33] MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. P.959

[34] A Economia da Informação, Varian e Shapiro, Rio de Janeiro:Campus, p.246

[35] http://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb#cite_note-26

[36] CHALLONER, Jack. 1001 invenções que mudaram o mundo. Rio de Janeiro:Ed. Sextante, 2010, p. 427

[37] Mitos da inovação, Scott Berkun, Rio de Janeiro:Alta Books, 2007, p.21, 47, 49

[38] A Lei de propriedade industrial comentada, Luiz Guilherme de Loureiro, São Paulo:Lejus, p. 59

[39] apud Contrafação de patentes, Balmes Vega Garcia, São Paulo: LTR, 2004, p. 19

[40] JUNIOR, Benjamin do Carmo Braga, Pequeno Tratado prático das patentes de invenção no Brasil, Rio de Janeiro:Ed. Pocural 1936, p.21

[41] http://www.inpi.gov.br/noticias/Parecer%20patenteabilidade%20inovacao%20incremental%20farmaceutica.doc