Divisão de pedidos na EPO e no INPI

Na EPO alterações do conteúdo reivindicado são permitidas em pedidos de patentes, seja com o intuito de se limitar ou ampliar o escopo de proteção da patente. A vedação a possibilidade de se ampliar matéria reivindicada (ainda que presente no pedido originalmente depositada) está vedada apenas nos casos de oposição à patente já concedidas, quando se aceitam apenas emendas que venham a restringir o escopo de proteção da patente (Artigo 123(3) EPC The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers). Note que este artigo da EPC se refere a matéria protegida pela patente, ou seja, as reivindicações. Desta forma, a ampliação de matéria reivindicada não pode ser causa de indeferimento de um pedido de patente mas pode ser causa de nulidade de uma patente. A proibição de acréscimo de matéria revelada no pedido, por sua vez, é critério a ser exigido tanto dos pedidos de patente como para as patentes, conforme o artigo 123(2) “The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject‑matter which extends beyond the content of the application as filed”. No Brasil, ao contrário da EPO, a ampliação de matéria reivindicada pode ser causa de indeferimento de um pedido de patente quanto causa de nulidade de uma patente.

Na EPO, nos casos de pedidos divividos que configurem acréscimo de matéria em relação ao pedido original, tal pedido dividido será aceito, porém a data relevante para buscas, neste caso, será a data de depósito do pedido dividido, perdendo o requerente o direito da data de depósito do pedido original ou de sua data de prioridade unionista conforme Artigo 76(1) da EPC: A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority. O artigo não o diz explicitamente, mas o entendimento da EPO é que se o pedido dividido possui acréscimo de matéria ele não tem direito a data de depósito/prioridade do pedido original, mantendo a data de depósito do pedido dividido. Se o pedido de patente original descreve as matérias A e B mas reivindica apenas a matéria A, então se o requerente solicita uma emenda reivindicando C a mesma será rejeitada pelo artigo 123(2) por ser acréscimo de matéria, podendo ser indeferido: The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject‑matter which extends beyond the content of the application as filed. Note que o artigo 123(2) não trata de matéria protegida mas da matéria revelada no pedido original (relatório descritivo, reivindicações e desenho). Caso um pedido divisional seja solicitado tendo o mesmo relatório descritivo do pedido original mas reivindicando este mesmo C, este pedido divisional não irá usufruir da data de depósito/prioridade do pedido original mas terá buscas realizadas a partir da data de depósito do pedido divisional e neste caso poderá ser concedido caso não antecipado pelo estado da técnica. Para todos os efeitos práticos este pedido divisional é examinado como se novo pedido fosse, pois que possui sua própria data relevante para buscas. Se o pedido de patente original descreve matérias A, B e C mas reivindica apenas a matéria A, então se o requerente solicita um pedido divisional reivindicando C o mesma será aceita pelo artigo 123(2) por não ser considerada acréscimo de matéria (da mesma forma que seria aceita uma emenda no pedido original reivindicando C), ainda que ampliando matéria reivindicada, tendo como data de busca a data de depósito do pedido original.

A situação no Brasil é um pouco distinta. Pelo Artigo 26 “O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: I - faça referência específica ao pedido original; e II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado”. Ou seja, configurado o acréscimo de matéria em relação ao pedido original o pedido dividido é arquivado. SE o pedido original descreve no seu relatório descritivo apenas A e B, no caso de um pedido dividido reivindicar matéria C que não é descrita no pedido original, este pedido dividido viola os termos do artigo 26 e é arquivado. Nos casos em que o pedido original descreva A, B e C mas reivindique apenas A, um pedido divisional reivindicando C não será aceito por violação do Artigo 32 que não admite ampliação da matéria reivindicada, conforme entendimento do Parecer da Procuradoria do INPI n.08/2010, podendo ser indeferido. Segundo a Diretriz de Exame Bloco 1 item 3.134 “A questão que diz respeito à análise das reivindicações, quanto aos requisitos de patenteabilidade, à violação do artigo 32 da LPI com aumento do escopo reivindicado no pedido original, e à dupla proteção, é matéria que deve ser examinada no exame substantivo, ou seja, após o pedido dividido ter a notificação sob o código de despacho 2.4 publicada na RPI”.

Nos dois casos tanto na situação européia como na brasileira, ainda que por razões distintas, um pedido divisional não pode servir de subterfúgio para se contornar uma objeção de acréscimo de matéria no pedido original.