EPO Referral May Shift Patent Description Amendment Rules
Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP www.lexology.com 04/11/2025 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP - K. Victoria Barker, Ph.D., Christopher J. Hall and Victoria Randall
O EPO (Escritório Europeu de Patentes) tem uma exigência singular no cenário mundial: ele obriga que a descrição do pedido seja ajustada para estar totalmente alinhada com as reivindicações permitidas, eliminando inconsistências. Isso contrasta com a prática da maior parte dos escritórios globais, onde a descrição só é alterada para corrigir erros. Esse tema ganhou destaque após as Diretrizes de Exame de 2021, que passaram a exigir que todas as realizações (embodiments) não cobertas pelas reivindicações fossem apagadas ou marcadas como “não reivindicadas”, e determinaram que examinadores poderiam inclusive convocar audiência oral caso o requerente não fizesse tais ajustes. Os solicitantes passaram a contestar a base legal dessa prática, o que produziu decisões divergentes nas câmaras de recurso. Para resolver o impasse, surgiu a remessa G 1/25 ao Conselho Ampliado de Recursos, buscando esclarecer:
Se é realmente obrigatório adaptar a descrição quando há inconsistência com reivindicações alteradas.
Qual seria a base legal no EPC para essa exigência.
Se a resposta muda entre fases de exame e oposição.
Fora da Europa, descrições frequentemente permanecem mais amplas que as reivindicações finais. A exigência do EPO é percebida por muitos depositantes como dispendiosa, arriscada e desnecessária — podendo inclusive introduzir erros ou matéria adicionada. Áreas como química e biotecnologia sofrem mais, devido à extensão das descrições. A prática de ajustar descrições varia muito entre áreas técnicas e escritórios, tornando a harmonização difícil.
A remessa surge do caso T 697/22, envolvendo inconsistências entre a definição de "binder" na descrição e nas reivindicações. As câmaras de recurso identificaram duas linhas de jurisprudência conflitantes:
Há base legal para exigir emendas (citando Art. 84 EPC, Regra 42, princípios gerais e segurança jurídica de terceiros).
Não há base legal para recusa por inconsistência (linha recente inaugurada por T 1989/18), argumentando que:
a clareza das reivindicações não depende da descrição conter matéria não reivindicada;
os trabalhos preparatórios do EPC indicavam que mesmo violações de moralidade não deveriam levar à recusa de um pedido por conteúdo na descrição.
Por isso, o Conselho Ampliado foi acionado para esclarecer qual posição é correta.
Situação Atual
O EPO não suspenderá processos durante a pendência da G 1/25. Examinadores podem variar em rigor: alguns seguirão estritamente as diretrizes, outros poderão ser mais flexíveis. A decisão do Conselho Ampliado pode:Manter o status atual, preservando a prática europeia diferenciada; Eliminar a exigência, alinhando a Europa ao padrão global (EUA, China, Japão, Coreia). Caso se decida que não existe base legal, isso representará uma mudança profunda no sistema europeu.
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