Impossibilidade de converter categorias de reivindicação

Observação pelo INPI de decisão na Ação Civil Pública nº 0513584-06.2003.4.02.5101, transitada em julgado em 31/07/2007, que o obriga a abster-se de admitir as mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos do artigo 32 da Lei da Propriedade Industrial LPI, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do artigo 70.7 do Correto o ato do INPI que indeferiu a concessão da patente PI9815363-3, cujo quadro reivindicatório foi totalmente modificado após o requerimento de exame, não atendendo às condições de patenteabilidade descritas na legislação pertinente. As reivindicações, ora em exame, clamam proteção a uma categoria distinta de proteção daquelas inicialmente requeridas (método para tratamento e artigo manufaturado), sendo a presente categoria de uso de um anticorpo para preparar um medicamento para o tratamento. Modificação esta que resulta claramente em alteração do escopo de proteção, compreendido de 13 reivindicações. Sendo assim, o quadro reivindicatório, como ora introduzido pela requerente, não é passível de ser aceito. Ora, no presente caso, antes do pedido de exame, a patente pleiteava proteção para “método para tratamento e artigo manufaturado”; após o parecer da DIRPA, a proteção requerida passou a ser para “uso de um anticorpo para preparar um medicamento para o tratamento” . Assim sendo, apesar de as alterações promovidas pela GENENTECH, INC. terem sido realizadas com a finalidade de adequar o pedido de patente PI9815363-3 ao entendimento da DIRPA, o que ocorreu, de fato, é que a empresa apresentou novo quadro reivindicatório, diverso daquele apresentado antes do requerimento de exame, infringindo o artigo 32 da LPI. Logo, correto o ato do INPI que indeferiu a concessão da patente PI9815363-3, porque o quadro reivindicatório foi totalmente modificado após o requerimento de exame e porque ela não atende às condições de patenteabilidade descritas na legislação pertinente.

TRF2
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002455-14.2019.4.02.5101/RJ
INPI v. Genetech
Rel: Antonio Ivan Athie