No caso de invenções em biotecnologia que
exigem testes in vivo o critério adotado exige que tais testes estejam
demonstrados, caso contrário a não concretização e a não apresentaão de dados
in vivo fazem que que a experimentações a ser feitas sejam consideradas
indevidas e o pedido tenha insuficiência descritiva. Ebrahim Tabrez mostra
que o nível de exigência de suficiência descritiva em pedidos relativos a
computadores (tecnologia in sílico segundo termo cunhado em 1989) tende
a ser menos rígido que o exigido na área de sínteses de medicamentos. Tabrez
mostra que os inventores podem tentar utilizar ferramentas computacionais para
reivindicar amplamente, embora conheçam apenas um pequeno número de exemplos.
Em segundo lugar, as ferramentas computacionais facilitam o desenvolvimento exemplos
proféticos, de modo que inventores podem depositar pedidos de patente antes de
provar a tecnologia. Terceiro, os inventores podem usar ferramentas computacionais
para formular pequenas mudanças em uma estrutura química e tentar reivindicar propriedades
mais amplas do que o conceito inventivo. Em suma, as ferramentas podem permitir
que um inventor faça um pedido de patente parecer que dados experimentais foram
obtidos quando, de fato, houve apenas simulações computacionais de experimentos
hipotéticos, assim resultando em exemplos proféticos.
Tabrez mostra que há uma conexão
doutrinária entre a utilidade e o requisito de suficiência descritiva
(enablement) na lei de patentes dos EUA
de modo que se a utilidade não for atendida, a suficiência não poderá ser
atendida, ou seja, não se pode descrever como fazer e usar uma invenção se essa
invenção for inútil. Por outro lado atender ao critério de utilidade não
significa automaticamente que o de suficiência descritiva esteja atendido. Em Janssen
Pharmaceutica v. Teva Pharmaceuticals trata de uma patente com uma
reivindicação direcionada a um método de tratamento Doença de Alzheimer com um
composto farmacêutico. O Federal Circuit concluiu que o relatório descritivo simplesmente
declarava uma hipótese e testes propostos para determinar sua precisão, que foi
insuficiente para atender a suficiência descruitiva (enablement). O tribunal de
apelação concluiu que, uma vez que a utilidade do galantamina como um
tratamento para a doença de Alzheimer não pôde ser estabelecido por a PHOSITA,
a suficiência descritiva não pôde ser atendida "se uma reivindicação de
patente não atender o requisito de utilidade porque não é útil ou operacional,
então também não atende ao aspecto de como usar do requisito de suficiência
descritiva (enablement)”.
Segundo Tabrez se um PHOSITA for incapaz para fazer um composto químico, então é mais provável que a invenção não encontrará utilidade. Por exemplo, criado computacionalmente, estruturas químicas hipotéticas não reproduzíveis por um químico sintético são mais prováveis de não atender a utilidade. Isso pode ser ilustrado por o caso em que as reivindicações de aprendizado por máquina criou intermediários químicos para barras de proteína canina (com base em conjuntos de dados de propriedades de proteína humana) pode não atender ao requisito de suficiência descritiva devido a não atender a utilidade. Por sua vez, a utilidade substancial e específica pode não ser atendida devido à falta de aplicação no mundo real quando não aplicável a barras de proteína humana ou canina. Em suma, para tais invenções a suficiência descritiva torna-se subsumido no requisito de utilidade. Para que isso não ocorra Tabrez sugere três soluções: 1) eliminar o critério de utilidade (o que poderia levar a mais patentes na área de química computacional em detrimento das invençõesde química laboratorial), 2) mudar o critério de utilidade transferindo o ônus da prova de utilidade para o depositante (o que levaria a maior tempo de processamento destas patentes com longos debates entre examinador e depositante), 3) exigir utilidade comercial (o que poderia ser uma desvantagem para tecnologias imprevisiveis de sucesso comercial incerto). Burk e Mark Lemley sugerem a aplicação de um conceito diferenciado de utilidade em função da tecnologia. Tabrez concui que os inventores podem atender a patenteabilidade reivindicando grandes grupos químicos com utilidade que corresponde a propriedades biológicas, físicas ou químicas específicas, mesmo sem realizar nenhum experimento de química sintética, desde que o relatório descruitivo apresente uma base laboratorial com exemplos de trabalho, ou seja, aparelhos, produtos químicos, consumíveis, equipamentos, hardware, instrumentação, ferramentas de medição, reagentes ou itens físicos ou tangíveis que podem suportar ou validar uma hipótese de pesquisa computacional nas artes imprevisíveis. Para Tabrez os fatores Wands, que continuam sendo utilizados para avaliar se a suficiência descritiva é atendida, “são mal colocados e inaplicável na pesquisa moderna, onde as capacidades computacionais são generalizadas. A avaliação dos fatores Wands. foi formulado em um momento em que havia apenas capacidades de pesquisa sintética e não considera a presença de capacidades computacionais para determinar se uma divulgação exigiria experimentação indevida”.[1]
[1] Tabrez Y. Ebrahim, Computational Experimentation, 21 Vand. J. Ent.
& Tech. L. 591 (2019). https://scholarlycommons.law.cwsl.edu/fs/273
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