A legalidade no aproveitamento das buscas realizadas por outros escritórios

Segundo TRF2 em resposta ao Mandado de Segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, proposto pelo SINDISEP-RJ, AFINPI e ANPESPI

A propósito, registre-se que, conforme mencionado pelo INPI, o aproveitamento de buscas de anterioridades realizadas no exterior está albergado tanto pela Convenção da União de Paris (CUP), que tem entre seus princípios a cooperação entre os sistemas nacionais, quanto pelo Acordo TRIPS, que prevê que seus Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações sobre seus correspondentes no exterior (art. 29.2). Também nos casos em que há pedido de exame prioritário, conforme os regramentos em vigor, e naqueles em que há apresentação de subsídios pelo requerente ou por terceiros, não se observa qualquer mácula nos procedimentos adotados pelo INPI, que importassem em violação ao princípio da isonomia, que não quer dizer igualdade total, mas igualdade, respeitadas as peculiaridades e as circunstâncias de cada caso concreto. Não há, no caso, favorecimento de alguns titulares em prejuízo de outros, nem prejudicados alguns visando o favorecimento de outros, mas sim o estabelecimento de procedimentos diferenciados com vistas ao interesse público maior de dar celeridade e organização aos trabalhos da autarquia, com um combate sustentável ao backlog de patentes, restando atendidos os princípios da finalidade, isonomia e impessoalidade.

O segundo ponto a ser dirimido é a alegação de indevida supressão da atividade de elaboração de relatório de busca própria pelos examinadores, em contrariedade ao texto legal, gerando piora na qualidade do exame e implicando em violação ao princípio da legalidade. O art. 35 da LPI dispõe que, por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido (inciso I), à adaptação do pedido à natureza reivindicada (inciso II), à reformulação do pedido ou divisão (inciso III) ou a exigências técnicas (inciso IV). 

Concorda-se integralmente com as razões expendidas em tal Parecer, no sentido de que o aproveitamento das buscas realizadas por outros escritórios no exterior é legal, legítimo e atende aos legítimos anseios - internos e externos - de eficiência do instituto. O intercâmbio de informações é benéfico para o sistema, e, de modo geral, os principais escritórios de patentes efetuam buscas e mesmo realizam exames sérios e de qualidade - embora com variações quanto ao nível de inventividade exigido, de modo que não seria razoável o não aproveitamento de tais atos, especialmente quando há gravíssimo problema de backlog a ser debelado

Se os atos administrativos impugnados se limitassem a normatizar e regulamentar a possibilidade de aproveitamento de relatórios de busca produzidos no exterior - prática, como visto, já internalizada administrativamente em certo grau -, preservada a autonomia do examinador ou examinadora do INPI brasileiro para, diante de um caso concreto, segundo sua experiência e em caso de fundada dúvida, realizar busca complementar, a questão estaria totalmente albergada pelos princípios da razoabilidade e da eficiência, não havendo qualquer violação ao princípio da legalidade. Mas não foi o que aconteceu no caso dos autos. É que, quanto à adoção de relatórios de busca elaborados no estrangeiro, a Resolução INPI/PR nº 241, de 03/07/2019, que disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais, prevê o seguinte:

Art. 3º Preenchidos os requisitos do artigo 2º, desta Resolução, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) publicará a exigência denominada de preliminar com o seguinte teor: I - relatório de busca limitado aos documentos de anterioridade citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais;

Repita-se: o relatório de busca é fundamental, é o marco que delimita o estado da técnica e o exame do mérito do pedido de patente. Sabe-se que há países, como por exemplo o Japão, que chegam a terceirizar a realização do relatório de busca a escritórios especializados, concentrando o serviço dos examinadores de patentes na elaboração de pareceres de mérito. Entretanto, conquanto seja totalmente plausível utilizar relatórios estrangeiros como base para a elaboração de um relatório nacional pelos examinadores - e até mesmo adotá-lo completamente, quando assim o entender o examinador ou a examinadora de patentes, o completo abandono de busca realizada pelo nacional desatende ao comando legal que atribui ao INPI, por meio de seus servidores públicos, a elaboração de relatório de busca (LPI, art. 35).

Em primeiro lugar, o fato de somente serem consideradas pesquisas efetuadas por escritórios de patente considerados "de referência", bem como a constatação de que as buscas complementares realizadas no escritório brasileiro não costumam divergir das pesquisas realizadas pelas autoridades internacionais de pesquisa, não são suficientes para justificar a legalidade do procedimento, não se podendo esquecer, conforme já referido, que há variações significativas quanto ao nível de inventividade exigido, mesmo entre os escritórios considerados "de referência", para realização das buscas e análise de mérito. Quanto à necessidade de assegurar segurança aos examinadores e examinadoras do INPI para que deixem de realizar buscas complementares, cumpre ressaltar que tais agentes públicos, no exercício de suas funções legais, ao se debruçar sobre a análise de um pedido específico que lhe tenha sido distribuído pela Administração, devem ter total autonomia para a realização da busca, de acordo com o caso concreto.

De tal forma, ao prever, por via transversa, a supressão da possibilidade de complementação de buscas, ao dizer que o relatório de busca será limitado aos documentos de anterioridades citados nas buscas feitos no exterior, a Resolução INPI/PR nº 241, de 03/07/2019 extrapolou os limites do poder normativo que lhe é conferido, extinguindo obrigação legalmente imposta ao exame de patentes. Em consequência, deve ser declarada a nulidade da Resolução INPI/PR nº 241, de 03/07/2019, exclusivamente na parte em que limita a possibilidade de que os examinadores e examinadoras façam buscas complementares, quando assim o entenderem pertinente.

Ressalvo e destaco que a presente decisão não significa, de forma alguma, que haja necessidade de refazimento de qualquer ato administrativo de deferimento ou indeferimento de pedidos de patente, com base em tal Resolução, visto que o nosso sistema jurídico prevê medidas suficientes e adequadas para a revisão de cada ato específico, em caso de serem observadas anterioridades não consideradas durante o exame, tanto pelo próprio INPI como por terceiros interessados. Repito e insisto: dadas as peculiaridades do exame de pedidos de patente, que passa por diversas fases e adota procedimentos peculiares, as patentes já examinadas não precisarão sofrer novo reexame, e não há como considerar que há qualquer mácula sobre elas, que não poderão, por este exclusivo fundamento, ser impugnadas por via administrativa ou judicial. Eventual questionamento deverá obedecer as normas próprias (LPI, arts. 46 a 57), com a indicação das anterioridades do estado da técnica, quer tenham sido ou não indicadas no relatório de busca do INPI