Em Eli
Lilly v. Teva Pharmaceuticals (Fed. Cir. 2021); Teva Pharmaceuticals v. Eli
Lilly (Fed. Cir., 2021) (Lourie, J.) O Tribunal avaliou a estão de se o
preâmbulo de uma reivindicação de método deve ser entendido como limitativo. A Lilly
alegou que um preâmbulo de reivindicação contendo apenas uma declaração de
propósito não pode ser uma limitação da reivindicação e que nenhum peso deveria
ter sido dado aos preâmbulos. A Teva argumentou que Lilly estava baseando sua
análise em uma falsa dicotomia entre “preâmbulos limitantes” e preâmbulos que
são meras declarações de propósito. O Circuito Federal considerou os preâmbulos
da reivindicação limitantes, independente do posicionamento da expressão
caracterizante, raciocinando que as
reivindicações direcionadas aos métodos de uso de composições "não são
direcionadas ao que o método 'é'", mas sim "ao que o método
'faz'", que geralmente é recitado no preâmbulo. Os preâmbulos forneceram a
única métrica pela qual um praticante da reivindicação poderia determinar se a
quantidade administrada é uma "quantidade efetiva" e forneceram a
base antecedente para pelo menos um termo de reivindicação posterior nas
reivindicações independentes. Depois de descobrir que os preâmbulos são
limitantes, o Circuito Federal considerou que as patentes da Teva não eram
óbvias porque um técnico no assunto não teria esperado que o tratamento fosse
eficaz e tampouco teria sido motivado a combinar os ensinamentos da técnica
anterior.[1]
[1] DeJong
Ralph. When it Comes to Method of Use Claims, Preamble Language Regarding
Intended Use is Limiting. www.lexology.com 26/08/2021
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