Em Ex parte Yim (PTAB, 2021) analisou uma
reivindicação referente a uma resina que não era definida de modo estrutural ou
por sua composição. Em vez disso, apenas as propriedades da resina foram
citadas na reivindicação: (a) teor da fração solúvel em água, (b) propriedade
de absorção contra pressão e (c) propriedade de índice de cisalhamento da
fração solúvel em água. Ao rejeitar a reivindicação, o USPTO em primeira
instância baseou-se em uma única referência da técnica anterior que divulgou
uma resina absorvente de água por polimerização e reticulação de um monômero de
ácido acrílico, mas que não divulgava as propriedades citadas na reivindicação.
Tendo em vista as semelhanças nos materiais de partida e nas etapas de
processamento usadas na referência da técnica anterior, o USPTO considerou que as
propriedades na reivindicação eram inerentes às resinas solúveis em água da
referência da técnica anterior. O examinador afirmou ainda que, mesmo se os
requerentes pudessem demonstrar que nenhuma das resinas solúveis em água
exemplificadas na referência da técnica anterior tinha as propriedades
reivindicadas, teria sido óbvio ajustar as reações nas referências da técnica
anterior para otimizar as características de absorvância / solubilidade. O
depositante alegou que as etapas do método da técnica anterior eram diferentes,
de modo que os dois reticuladores internos reagiam em conjunto antes de serem
adicionados ao ácido acrílico, o que não poderia necessariamente resultar nas
propriedades reivindicadas. O PTAB concordou que a otimização das propriedades
da resina da técnica anterior teria sido uma mera questão de experimentação de
rotina para um artesão experiente. A reivindicação quanto foi aceita quanto a
clareza, porém considerada óbvia diante do documento do estado da técnica que não
menciona os mesmos parâmetros considerando-os inerentes. [1]
[1] Parameter/Property Claims Can Be Valuable In Patents But
Challenging During Examination, Element IP, www.lexology.com 16/04/2021
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