segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Prosecution history no USPTO e doutrina de equivalentes


Em Pharma Tech Solutions, Inc. v. Lifescan, Inc. (Fed. Cir. 2019) foi analisado um sistema de monitoração de glicose. Para testar a glicose no sangue, um indivíduo normalmente coleta sangue picando um dedo, colocando o sangue no final de uma tira de teste e colocando a tira de teste em um medidor. A tira de teste contém um par de eletrodos, incluindo um eletrodo de trabalho e um segundo eletrodo. O eletrodo de trabalho é revestido com uma enzima que oxida a glicose na amostra de sangue. Após um período de incubação, o medidor (1) aplica um potencial elétrico conhecido através dos eletrodos, criando uma corrente elétrica limitadora de difusão (denominada "corrente de Cottrell") através da amostra; e (2) mede a corrente de Cottrell. Existe uma relação proporcional entre a corrente medida e a concentração de glicose no sangue. Com base nessa relação proporcional, um microprocessador no medidor converte a corrente elétrica medida em um nível de glicose no sangue e, em seguida, relata o nível de glicose no sangue ao usuário. Na invenção proposta ao invés de medir a corrente induzida de Cottrell e comparar os valores, o sistema converte estes valores de leitura em concentrações de glicose para proceder a comparação. A titular da patente Pharma Tech alega que pode-se aplicar a doutrina de equivalência para mostrar que há infração com o produto de Lifescan que não realiza essa conversão em medidas de concentração de glicose. Durante o procedimento do pedido contudo a titular fez emendas no sentido de garantir a patenteabilidade de sua invenção diante de documentos que não faziam essa mesma conversão em medidas de glicose. O Federal Circuit observou que de acordo com o Festo, surge uma presunção quando um requerente/titular apresenta uma emenda restritiva para sua patente de modo a superar uma rejeição por não patenteabilidade. Essa presunção pode ser superada de três maneiras, de acordo com o Tribunal: "(1) o equivalente era imprevisível no momento da solicitação; (2) a justificativa subjacente à alteração não pode ter mais do que uma relação tangencial com a o equivalente em questão; ou (3) pode haver alguma outra razão sugerindo que não se pode esperar que o titular da patente tenha descrito o substituto insubstancial em questão”. No caso, a Pharma Tech argumentou tangencialidade, sem sucesso. Segundo o Federal Circuit "o histórico do pedido deve demonstrar uma rendição clara e inconfundível da matéria (o requerente claramente está abrindo mão da matéria que ficou de fora da emenda)", de acordo com a opinião, citando Conoco, Inc. v. Energy & Envtl. (Fed. Cir. 2006). Se antes da emenda a patente era ampla o suficiente para abranger qualquer sistema de monitoração de glicose, depois  da emenda  apetente se limitou aos sistemas que convertem a corrente de Cottrell com as concentrações de glicose, de modo que não há infração pois deve-se assumir esta interpretação restrita do escopo da patente. Presume-se que o titular abriu mão dos sistemas que monitoram glicose sem fazer esta conversão.[1]



[1] https://www.patentdocs.org/2019/11/pharma-tech-solutions-inc-v-lifescan-inc-fed-cir-2019.html

Nenhum comentário:

Postar um comentário