Segundo MPEP § 2128 para que um documento se encontre como anterioridade
do tipo “printed publication” é
necessária a comprovação da acessibilidade pública deste documento. Com o American Inventor Act (AIA) em 2011 o
parágrafo 102 do 35 USC recebeu nova redação[1]: “uma pessoa terá direito a uma
patente a menos que a invenção reivindicada tenha sido patenteada, descrita em
uma publicação impressa, ou em uso público, disposta à venda, ou de outra forma
tenha sido disponibilizada ao público antes da data efetiva de depósito da
invenção reivindicada”. Para Dennis Crouch a referência à matéria
patenteada parece redundante uma vez que em geral uma patente necessariamente é
publicada, salvo se, por exemplo, um país estrangeiro conceder patentes em
sigilo, sem publicação. Toshiko Takenaka também se refere à redundância da
legislação quando a sessão 102(a) se refere à documentos patenteados e
publicações impressas, uma vez que todo documento patenteado é uma publicação
impressa[2]. A
nova seção 102(a)(1) se refere a divulgações, vendas ou uso público em sentido
amplo, em qualquer parte do mundo. Pela redação anterior (pré AIA) a divulgação
feita no exterior somente era reconhecida se feita de forma documental. O uso
público era reconhecido como anterioridade para fins de novidade apenas se
feito dentro do território dos Estados Unidos.[3] David
Bassett observa que na seção 102 pre-AIA o Federal Circuit aplicava a restrição
on sale bar mesmo se a atividade
comercial ocorrer em segredo[4]. O
AIA por sua acrescenta a cláusula “otherwise
available to the public”[5] ao 35
USC 102 a(1) o que implica a necessidade da disponibilização ao público, o que
significa que menos documentos se qualificam como anterioridades válidas,
embora segundo David Basset este entendimento deva ser confirmado pelo Federal
Circuit.[6] A
Suprema Corte em 2019 em decisão em Helsinn Healthcare S.A: v. TEVA
Pharmaceuticals. A Helsinn é titular de patente e moveu ação contra a
fabricante de genéricos Teva. A Helsinn havia feito um contrato de
licenciamento, com cláusula de confidencialidade com a empresa MGI Pharma mais
de um ano antes do depósito da patente (fora do período de graça), sem, contudo,
que o conteúdo técnico fosse revelado ao público. A Teva alegou que por ter
disponibilizado à venda a invenção antes do depósito a patente não tinha novidade
segundo a restrição “on sale bar” (35
US 102). A Suprema Corte confirmou esse entendimento já manifestado no Federal
Circuit (855 F. 3d 1356, 1360 (2017)) de que a restrição de “on sale bar” se aplicava neste caso uma
vez que “se a existência da venda é pública,
os detalhes da invenção (ainda que mantidos sob sigilo) não precisam ser
revelados publicamente”.[7]
[1] A person shall be entitled to a patent unless a the claimed
invention was patented, described in a printed publication, or in public use,
on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date
of the claimed invention http://www.patentlyo.com/patent/2011/09/35-usc-102-newly-amended-by-the-leahy-smith-america-invents-act-of-2011.html
[2] TAKENAKA, T., The novelty and priority provision
under the United States first-to-file principle: a comparative law perspective.
In: TAKENAKA, Toshiko. Patent law and theory: a handbook of contemporary
research,Cheltenham:Edward Elgar, 2008, p.388
[3] MILLER, Arthur; DAVIES, Michel. Intellectual
property: patents, trademarks and copyright in a nutshell, West Pub.1990,p.42
[4] Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F.3d 1353,
1357 (Fed. Cir. 2001)
[5] 35 USC 102 a (1)
[a] person shall be entitled to a patent unless — (1) the claimed invention was
patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or
otherwise available to the public before the effective filing date of the
claimed invention https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2152.html
[6] BASSETT, David; DUH, Christine. Prior Art: When On
Sale Is Not 'On Sale', Law360, New York 02/06/2016 www.lexology.com
[7] http://ipkitten.blogspot.com/2019/01/the-novelty-of-on-sale-inventions-under.html
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