Correção de erros de tradução no EPB1

Na EPO em T287/98 o original em holandês (que não é idioma oficial da EPC) continha a palavra “schroot” que significa sucata de metal. O termo contudo foi traduzido de forma incorreta como sucata apenas. A Câmara de Recursos entendeu que uma emenda corrigindo “sucat” para “sucata de metal” poderia ser aceita uma vez que o termo estava previsto no documento de prioridade original. Em T605/93 a Câmara de Recursos entendeu que para pedidos PCT depositados na EPO o pedido tal como depositado refere-se ao pedido internecional de modo que assume-se que o pedido depositado na EPO deva ser idêntico ao pedido internacional publicado (também citado em T1402/09).

Na EPO, no intuito de flexibilizar o processo administrativo uma modificação na EPC em vigor desde 2007, e talvez a mais importante nesta nova versão da EPC, diz respeito a alteração da Regra 40 da EPC que estabelece as condições mínimas de um pedido para estabelecimento da data de depósito de um pedido. Para ser considerado válido basta que o documento apresentado no depósito contenha a descrição da invenção ou fazer referência a um depósito de patente em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma. Não é, portanto, obrigatória, a apresentação de reivindicações ou de uma descrição da invenção nas línguas aceitas pela EPO: inglês, francês e alemão, para se ter uma data de depósito válida. O requerente disporá de um tempo limitado (dois meses) para providenciar a adequada tradução do pedido. Em 2018 em T2248/16 o titular deu entrada em recurso contra  concessão da patente por conter erros ortográficos na versão em alemão ads reivindicações. A Câmara de Recursos  rejeitou o recurso porque o texto oficial da patente que contra do processo também conhecido como Druckexemplar está correto. G1/10 havia concluído que se a divisão de exame conduz a emissão de um texto contendo um erro cometido pelo titular de modo que o texto tal como concedido não corresponde aprovado pelo titular caberá a este o direito a recurso para correção. Mas neste caso o texto oficial está correto, de modo que a correção deve ser feita de forma administrativa por uma nova publicação B9.[1]

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[1] https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2018/09/t224816-erreur-dans-le-fascicule.html

Pontes de Miranda e as patentes de nova aplicações

Segundo Pontes de Miranda[1]: “pode ser nova apenas a relação que se criou entre certo meio e certo resultado. A relação não era antes estabelecida; o inventor encontra a possibilidade de ligar meio e fim e aponta a aplicação como aplicação em que nunca se pensara na técnica. [...] A aplicação nova de meios conhecidos é objeto de patente de processo”.

Para Pontes de Miranda as descobertas não são objeto de proteção. Para Pontes de Miranda: “inventar é achar, mas, aqui, o sentido é mais restrito: não é o mesmo que achar a coisa perdida, ato em que nada há de criação, nem, sequer, o de criar aparelho, or processo, que se possa considerar de mérito para a civilização: é o de invenção que possa ser industrializada”[2] Segundo Pontes de Miranda[3] “Quem inventa dá ao mundo novo objeto utilizável, ou meio para se chegar a novos objetos utilizáveis, ou a novas aplicações úteis. A descoberta revela apenas o que ainda não se conhecia [...] A invenção distingue-se da descoberta puramente científica em que a invenção obtêm novo bem ou aperfeiçoamento ou utilização nova, ou mais eficiente, de bem já existente, ou novo processo de produção de bem. O que pode ser objeto de propriedade industrial é a concretização de tal descoberta, como meio para produção de outro bem. Somente tal concretização é que é patenteável [...] A descoberta de produto na natureza não é invenção. Nem inventa quem descobre lei científica. Nem é invenção a descoberta de função, salvo se serve a ato técnico, de utilidade industrial; mas então, é o processo que se patenteia”.

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[1] MIRANDA, Pontes. Tratado do Direito Privado, Rio de Janeiro:Borsoi, tomo XVI, 1956, p.275

[2] MIRANDA, Pontes. Tratado do Direito Privado, Rio de Janeiro:Borsoi, tomo XVI, 1956, p.269

[3] MIRANDA, Pontes. Tratado do Direito Privado, Rio de Janeiro:Borsoi, tomo XVI, 1956, p.283, 375

Gama Cerqueira e as patentes de novas aplicações

Segundo Gama Cerqueira em Tratado da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro:Lumen, 2010

[v.II, tomo I, p.48] Compreende a terceira categoria de invenções as novas aplicações de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial. A nova aplicação de meios conhecidos define-se como o emprego de agentes, órgãos e processos conhecidos para se obter um produto ou resultado diferente daquele  para cuja obtenção tais meios são comumente empregados. "Aplicar de uma maneira nova" explica Pouillet "é puramente e simplesmente empregar os meios conhecidos, tal como são conhecidos, sem mesmo nada mudar, para se obter um resultado diferente daquele que tinha sido produzido até então". O que caracteriza, pois,esta espécie de invenção e´a novidade da aplicação. Não é necessário que o produto ou resultado visado seja novo, bastando que seja diferente dos até então obtidos pelos meios empregados. A diferença do produto ou resultado visado é essencial, pois é o que distingue esta classe de invenções da modalidade conhecida como combinação [...] Resta dizer que os meios conhecidos a que se refere esta definição são os pertencentes ao domínio público; os meios privilegiados não podem ser empregados, embora visando resultados diferentes, enquanto a patente estiver em vigor. O privilégio concedido para a invenção de nova aplicação de meios conhecidos não alcança nem os meios empregados em si, nem os resultados obtidos, limitando-se ao modo de aplicar aqueles meios. Com a aplicação nova de meios conhecidos não se confunde o simples emprego novo. A diferença entre o emprego novo e a nova aplicação consiste em que  no primeiro caso, a aplicação muda apenas de objeto ou de matéria, não diferindo quanto a seus resultados ou efeitos, das aplicações anteriores, ao passo que, no segundo, a aplicação se caracteriza pela obtenção de resultado diferente.[...] O emprego novo não é privilegiável. 

Ao mesmo tempo Gama Cerqueira adverte contra concessão de patentes para as descobertas:

[v.I, p.153] A ideia de criação e de aplicação de forças naturais é essencial ao conceito de invenção, estabelecendo-se, assim, uma primeira distinção entre a invenção propriamente dita e a descoberta, distinção que é tratada por quase todos os autores. as duas noções não se confundem. A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então inexistente; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na natureza. Como criação, a invenção, no dizer de Kohler, vem a ser a antítese da descoberta. De vários modos pode-se estabelecer a distinção entre essas noções. A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa a satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos pré estabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem na investigação dos fenômenos e leis naturais. Pode-se ainda dizer que, na descoberta, não é o espirito inventivo que atua, mas o espírito especulativo e as faculdades de observação, de modo que, com a descoberta, ficamos no campo da ciência e do intelecto especulativo, ao passo que, com a invenção, penetramos no domínio da realização e do intelecto prático. 

Patente de Invenções implementadas por software no Japão

Segundo o Patent Act 2(1) uma invenção significa uma criação altamente avançada (highly advanced) de ideias técnicas utilizando as leis da natureza. O critério de patentabilidade (patente eligibility) é avaliado em duas etapas: um primeiro critério geral  determina se a matéria reivindicada se enquadra em algumas das seguintes exceções: i) leis da natureza como tal, ii) meras descobertas e não criações, iii) aquelas contrárias às leis da natureza (moto contínuo), iv) aquelas criações em que uma lei da natureza não é utilizada como por exemplo: qualquer lei que não seja um lei da natureza (por ex., uma lei econômica), disposições artificiais (por ex. regra de jogo per se), fórmula matemática, atividade mental de seres humanos, método para realização de negócios em si, v) criações não consideradas ideias técnicas, vi) aquelas que são consideradas claramente impossíveis de resolver o problema  com os meios apresentados no relatório descritivo (por ex. uma película que plástico que recobrisse todo o planeta para proteger cotra raios UV). Caso a criação não tenha sido enquadrada em nenhum dos item do critério geral, deve-se ainda aplicar um segundo critério, específico para criações implementadas por programa de computador. Segundo este critério específico uma matéria reivindicação é considerada invenção quando especifica informação processada por software que é concretamente realizada  pelo uso de recursos de hardware, que por sua vez significa um processador de informação específico ou um método de operação do mesmo que é construído através da cooperação do software com recursos de hardware. Simplesmente acrescentar a palavra “computador” a uma reivindicação não é suficiente para dizer que a mesma é concretamente realizada usando recursos de hardware.[1]

Por exemplo um método para computar um produto S de números naturais N e M dado pela fórmula S = N x M ao quadrado dividido por 4 trata-se de um uma fórmula matemática em si e portanto não utiliza leis da natureza sendo rejeitada como matéria patenteável pelo critério geral. Se neste mesma reivindicação acrescentássemos simplesmente um dispositivo de computação para computar tal produto a matéria reivindicada consegue passar pelo crivo do critério geral, porém ainda é vista como sendo concretamente realizada usando recursos de hardware porque não trata de um hardware específico. Por outro um disposto de computação para computar a mesma fórmula que compreende uma tabela de valores quadrados em que os quadrados de valores são armazenados, meios aritméticos compostos por um somador e um registrador de deslocamento, e meios para exibir o resultado consegue ser aprovado tanto pelo critério geral como pela segundo critério específico.

Um método de oferta de serviços em um ponto de venda para compra de um produto pela internet compreendendo as etapas de notificação do serviço pela internet, aquisição do email do comprador a partir de uma lista de clientes, resgatar os pontos associados com tal comprador decorrente de uma compra realizada, notificar ao comprador por email que foram adicionados pontos à sua conta decorrentes da compra realizada. Este método não é patenteável por ser rejeitado pelo critério geral, apesar se referir a hardware de uso geral como internet. Ao reescrever esta reivindicação de modo a se referir a um servidor a matéria passa a ser passível de patenteabilidade: Um método de oferta de serviços em um ponto de venda para compra de um produto pela internet compreendendo as etapas de notificação um servidor do serviço pela internet, aquisição pelo servidor do email do comprador a partir de uma lista de clientes, resgatar pelo servidor os pontos associados com tal comprador decorrente de uma compra realizada, notificar, través do servidor, ao comprador por email que foram adicionados pontos à sua conta decorrentes da compra realizada.

Uma reivindicação trata de um aparelho para determinação do estado mental do usuário compreendendo um coletor de dados configurado para coletar dados de sensores, um processador de dados configurado para extrair parâmetros dos dados dos sensores e um dispositivo para determinar o estado mental do usuário configurado para prover dado as um modelo de inferências (rede neural). Neste caso a reivindicação constitui uma realização concreta usando recursos de hardware e passa pelo crivo do critério geral. O fato do estado mental ser subjetivo (felicidade, tristeza) não descarateriza o aspecto técnico da invenção pois o modelo de inferência consegue índice de acerto probabilístico razoável com base em um conjunto de dados de treinamento pré determinado.

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[1] KITAGAWA, Junji. Treinamento JPO. Prática de Exame de pedidos de patente relacionados a software, Novety & Inventive Step. INPI, Rio de Janeiro, 18/09/2018

Clareza & Suficiência no Japão

No Japão os critérios de suporte das reivindicações no relatório descritivo e clareza são determinados pelo Artigo 36 do patente Law incisos (i) e (ii) respectivamente. Pleo critério de suficiência descritiva (enablement) se um técnico no assunto que deseja implementar a invenção reivindicada não puder entender como realizar a invenção com base nos ensinamentos do relatório descritivo e desenhos relevantes bem como no conhecimento geral comum na época do depósito, tal descrição será considerada insuficiente para o técnico no assunto para que a invenção possa ser realizada. Por exemplo se uma reivindicação trata de meios de identificação de uma impressão digital a partir das características da voz do usuário, no entanto, o relatório descritivo não traz qualquer detalhamento de tal algoritmo, se conclui que não há suficiência descritiva. Considere uma reivindicação que trata de um método de revestimento compreendendo o depósito de um material sobre uma superfície semicondutora de modo que esta superfície semicondutora é rotacionada para que o revestimento possa ser fornecido de um modo substancialmente uniforme. Neste caso, o termo “substancialmente” é entendido como tendo clareza uma vez que o grau de uniformidade, tal como de conhecimento pelo técnico no assunto é alcançado pela rotação do substrato. Outro exemplo de falta de clareza é a utilização de expressões como “meio de transmissão para transmitir” uma vez que o ato de transmitir é uma função inerente de qualquer meio de transmissão. Uma reivindicação que trate de “programa de computador caracterizado por meios de recepção de dados, meios de exame para verificação de dados e meios de resposta  para responder a uma pergunta do usuário” não tem clareza porque um programa de computador não pode ser definido por “meios de recepção”.  Da mesma forma não tem clareza: “programa de computador caracterizado por receber dados, verificar dados e responder a uma pergunta do usuário”. Por outro lado uma reivindicação para “programa de computador para permitir um computador funcionar como meio caracterizado para receber dados, verificar dados e responder a uma pergunta do usuário” possui clareza, assim como “método caracterizado receber dados, verificar dados e responder a uma pergunta do usuário”.[1]

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[1] KITAGAWA, Junji. Treinamento JPO. Prática de Exame de pedidos de patente relacionados a software, Novety & Inventive Step. INPI, Rio de Janeiro, 18/09/2018

Atividade Inventiva no Japão

No Japão a avaliação de atividade inventiva envolve quatro etapas: 1) identificar a invenção, 2) identificar um ou mais documentos do estado da técnica considerados relevantes, 3) realizar uma comparação entre a invenção e o estado da técnica mais relevante (major prior art) identificando as diferenças, 4) julgar se o técnico no assunto poderia facilmente dissolver as diferenças identificadas com base no estado da técnica e no conhecimento geral comum.[1] Esta quarta etapa é a avaliação de atividade inventiva propriamente dita. Para esta avaliação será importante identificar nas anterioridades a motivação para um técnico no assunto superar as diferenças encontradas[2], o que envolve por sua vez avaliar a relevância dos campos técnicos, a existência de problemas comuns, a existência de funções comuns e a presença de uma sugestão em tais documentos para superação de tais diferenças.

No que diz respeito a relação entre os campos técnicos considere, por exemplo, uma invenção que reivindique um telefone celular compreendendo um radio. Um primeiro documento do estado da técnica trata de um telefone celular, um segundo documento do estado da técnica trata de um transceiver tendo um radio. Como os dois documentos do estado da técnica estão em campos relacionados com a invenção sua combinação é considerada óbvia. Com relação a similaridade de problemas técnicos considere uma invenção de telefone celular que informa seu conteúdo de operação por voz na medida em que as teclas são pressionadas. Um promeiro documento do estado da técnica trata de celular com teclas em Braille que informa a função da tecla por um relevo na tecla, enquanto que um segundo documento do estado da técnica mostra um controle remoto de ar condicionado que informa o conteúdo de operação por voz na medida em que as teclas são pressionadas. Mesmo sendo de campos técnico distintos (celular e ar condicionado) nos dois documentos do estado da técnica há um mesmo problema técnico de informar ao usuário as funções das teclas pressionadas, o que torna possível sua combinação pelo técnico no assunto. Com relação a similaridade de operações ou funções considere um telefone celular compreendendo um encapsulamento no qual a surperfície e revestida de um material fotocatalítico. Um primeiro documento do estado da técnica mostra um telefone celular tendo um encapsulamento de íons de prata, enquanto que um segundo documento do estado da técnica mostra um instrumento de escrita tendo revestimento de material fotocatalítico. Os revestimentos usados nos dois documentos do estado da técnica mostram um material que tem como função proporcionar um efeito antibactericida na superfície, ou seja, ambos tem um objetivo em comum, apesar de serem de campos distintos e resolverem problemas distintos. Com relação a sugestão de combinação dos documentos do estado da técnica, considere uma reivindicação para telefone celular compreendendo uma câmera com um sensor CCD de imagem. Um primeiro documento do estado da técnica compreende um celular com câmera e um sensor não identificado. Um segundo documento do estado da técnica mostra um sensor de imagem CCD. Neste caso, os campos técnico são distintos (celular e sensor de imagem), cada qual resolve um problema distinto, e executa funções distintas, mas como o CCD é um sensor conhecido para uso em câmeras há uma sugestão para usar este tipo de sensor nas câmeras de celular.

Para invenções implementadas por programa de computador é apropriado se pensar o técnico no assunto não como um indivíduo mas como uma equipe de especialistas de diferentes campos técnicos.  Para tais invenções é uma tentativa comum aplicar um procedimento ou meio de uma tecnologia de computadores em um campo específico para outro campo específico de modo a alcançar um objetivo determinado é comum expandir o escopo de busca de anterioridades para outros campos técnicos ou campo das tecnologia de computadores além daquele especificado na invenção. A busca de melhores interfaces gráficas GUI ou otimização pelo uso de inteligência artificial são caminhos comuns normalmente adotados pelo técnico no assunto. Efeitos gerais como processamento mais rápido, redução de erros, uniformidade de resultados são efeitos esperados envolvidos em processos de sistematização envolvendo computadores. Normalmente não se pode dizer que tais efeitos sejam imprevisíveis a ponto de justificar atividade inventiva por este motivo.[3]

O técnico no assunto “person skilled in the art” é uma pessoa tendo conhecimento geral comum no campo técnico da invenção reivindicada; é capaz de usar meios técnico ordinários para pesquisa e desenvolvimento; é capaz de exercitar criatividade ordinária tais como a seleção de materiais e modificação de desenhos; é capaz de entender todas as matérias no campo técnico da invenção reivindicada e compreender todas as matérias em campos técnicos relevantes ao problema a ser resolvido pela invenção.

Os efeitos reivindicados ou argumentados na manifestação do depositante os quais o técnico no assunto não é capaz de presumir, tendo em vista o relatório descritivo originalmente depositado, não deverão ser levados em consideração no exame de atividade inventiva segundo decisão da Tokyo High Court de 27 de outubro de 1998 (Heisei, 9, Gyo Ke, 198). [4]

No critério do JPO o “major prior art” usado como base de comparação aproxima-se do “closest prior art” europeu. A característica distintiva da invenção deve resolver um problema objetivo do estado da técnica, não necessariamente o descrito no pedido de patente em análise. O JPO seleciona como major prior art aquele documento que se mostrar mais adequado para negar a atividade inventiva da invenção reivindicada, em geral, do mesmo campo técnico ou que resolva o mesmo problema técnico desta, muito embora na prática nem sempre isto seja feito desta forma. O documento com maior número de elementos técnicos em comum com o estado da técnica nem sempre será o major prior art.[5] John Richards destaca que no critério japonês a análise de atividade inventiva será bastante influenciada pelas vantagens alcançadas pela solução proposta do que propriamente na motivação do técnico no assunto em combinar documentos.[6]

A determinação do problema técnico é guiada pelas diferenças encontradas com o estado da técnica e não pela descrição do problema que consta do pedido de patente em análise. Neste critério, ao contrário do critério europeu, o foco se concentra em se identificar no estado da técnica um problema comum, ao invés de se identificar um problema comum entre o pedido de patente em análise e o estado da técnica. Desta forma, há uma tendência em se considerar como anterioridade o documento que possui elementos muito similares aos descritos no pedido em análise, no entanto, tratando de problema totalmente diverso. Tais diferenças são consideradas triviais se o problema técnico reconhecido, guiado por tais diferenças, é considerado trivial. O IPHC, por sua vez, tem adotado um critério mais próximo ao europeu “problem solution approach”, de modo que neste exemplo, como não há problema comum, este documento não se credenciaria como “closest prior art” e, portanto, o pedido teria atividade inventiva.

Um pedido trata de aparelho de telefone que ordena os registros em uma lista de endereços de acordo com as frequências das chamadas. No estado da técnica D1 revela um aparelho que ordena os registros do catálogo de endereços pela importância do usuário. D2 revela um aparelho de fac-símile que ordena os registros do catálogo de endereços de acordo com as frequências de utilização e cada usuário. Os campos técnicos são relacionados, sendo que D1 e D2 se complementam sendo o pedido destituído de atividade inventiva. Um outro pedido trata de um par de tesouras para cozinha dotadas de um abridor de tampas anexado ao manipulador. No estado da técnica D1 revela um par de tesouras para cozinha tendo um quebrador de nozes anexado ao manipulador, D2 mostra uma pequena faca com um abridor de tampa anexado ao manipulador. Proporcionar multifuncionalidade a um utensílio de cozinha é uma característica presente no estado da técnica de modo que existe similaridade de problemas técnicos entre D1 e D2 o que permite sua combinação para destituir o pedido de atividade inventiva.[7]

No Japão, dados de 2006 mostram que em 93% dos casos o Tribunal japonês IPHC (Intellectual Property High Court) mantém a decisão de se negar a patente do escritório de patentes JPO em nulidade administrativa. Por outro lado, quando a nulidade da patente é negada e a patente confirmada o mesmo Tribunal reverte esta decisão do JPO em 42% dos casos, negando a patente. Estes dados mostram que o IPHC tem um critério de atividade inventiva mais rigoroso que o JPO, na medida em que tende a anular as patentes em disputa. No entanto, julgamentos recentes do IPHC parecem apontar um critério mais favorável aos titulares de patentes.[8]

Em uma decisão de 2011 da IP High Court (case No. 2010 Gyo-ke 10056) foi analisada a atividade inventiva de JP3793216.

O sistema detecta a inserção incorreta de um cartucho de impressão na impressora colorida usando uma porção emissora de luz (101) disposta no próprio cartucho que será lida pela unidade receptora (210). A reivindicação 1 descreve o cartucho recipiente de tinta líquida, enquanto que a reivindicação 3 descreve uma pluralidade destes cartuchos dentro do sistema de fornecimento de tinta. A reivindicação 1, portanto, é dita uma invenção de subcombinação. O documento de anterioridade JP2002-30378 também usa feixe de luz para reconhecimento do cartucho, porém, não se refere ao problema técnico de reconhecimento automático da inserção de cartuchos na posição errada, tampouco se refere a um emissor de luz disposto no cartucho. Outro documento de anterioridade JP2002-5818 descreve um elemento semicondutor que flutua no tanque de tinta do cartucho de modo que a luz emitida por este possa ser lida por um receptor localizado fora do tanque de modo a reconhecer a cor da tinta. A IP High Court considerou o pedido inventivo, pois ao se avaliar a reivindicação 1 que trata de uma subcombinação seria um erro desconsiderar o efeito deste elemento no conjunto como um todo, pois o problema técnico envolvido somente pode ser percebido tomando-se em consideração a invenção como um todo e não apenas o cartucho isoladamente.[9]

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[1] JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, setembro 2016, part III, chapter 2, section 3 Inventive Step

[2] Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes: Vigésima segunda sesión, Genebra, 2015 Study on inventive step, p.13

[3] https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_sinsa_e.htm

[4] Catalogue of remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 100

[5] Comparative Case Study on Inventive Step, JEGPE, 2011 https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_case_study_on_inventive_step.pdf

[6] THOMAS, John, et al. Panel 1: KSR V. TELEFLEX: The Nonobviousness Requirement of Patentability, Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 2007, p.886

[7] JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, setembro 2016, part III, chapter 2, section 2 Inventive Step

[8] Recent trend in judgment on inventive steps in the Intellectual Property High Court, Yuasa and Hara, Intellectual Property News, Vol. 30, agosto 2010

[9] TSUZUKI, Hidetoshi. IP High Court decision on the patentability of sub-combination inventions.Patents & Licensing,v.41, n.5, outubro 2011, p.16-25

Novidade no Japão

No Japão segundo guia de exame de 2015 o examinador determina que a invenção reivindicada não é nova, no caso em que não há diferença entre a invenção reivindicada e o estado da técnica.[1] A análise deve ser feita tomando-se em conta cada elemento pleiteado na reivindicação, independente da posição da expressão caracterizante. Assim uma reivindicação que pleiteie um lápis compreendendo um núcleo de grafite e revestimento de madeira tendo seção poligonal não tem sua novidade antecipada por um documento do estado da técnica que mostre um lápis compreendendo um núcleo de grafite e revestimento de madeira tendo seção circular. Para esta análise os termos da reivindicação devem ser interpretados como base em seu sentido usual exceto quando o próprio pedido definir de outra forma. Nesta análise o técnico no assunto deve também levar em conta as características implícitas no documento do estado da técnica tendo em vista o conhecimento geral comum na data de depósito do pedido. No caso de uma reivindicação na forma de meios mais funções o examinador deve interpretar tal reivindicação de produto assim definida como englobando todos os produtos que executem a mesma função. Desta forma, uma reivindicação para material de construção incorporando uma camada que isola o calor deve ser interpretado como um material de construção que incorpore qualquer produto que isole calor, ou seja, um material de construção feito em fibra de vidro ou poliestireno poderia servir para antecipar a novidade desta reivindicação. Os desenhos também devem ser levado em consideração nesta análise, no entanto a matéria que deve ter novidade é a definida na reivindicação, Assim uma reivindicação que pleiteie um travesseiro caracterizado por ímãs sem que seja reivindicado sua forma mas que mostre no desenho do pedido um travesseiro retangular, tem sua novidade prejudicada por um documento do estado da técnica que mostre um travesseiro dotado de ímãs em formato redondo, uma vez que a diferença dos formatos não foi objeto de reivindicação. [2]

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[1] http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/03_0203_e.pdf

[2] Treinamento JPO. Novety & Inventive Step. INPI, Rio de Janeiro, 18/09/2018

Insuficiência descritiva por parâmetro mal descrito

T1305/15 analisa se uma definição imprecisa de parâmetro em uma reivindicação conduz à insuficiência descritiva, impedindo que o técnico no assunto possa reproduzir a invenção sem esforço excessivo, ou se então isto pode causar um problema de clareza diante da imprecisão quanto ao escopo da reivindicação. A membrana reivindicada é caracterizada por um potencial zeta da superfície interna entre -3,0 mv e 0 mv a um pH de 7,5. Para a Câmara de Recursos o técnico no assunto deve ser capaz de reproduzir de maneira fiel a membrana tal como reivindicado. Os exemplos no relatório descritivo apresentam os detalhes quanto às condições do processo a ser aplicado para produção de tal membrana, mas a membrana sendo reivindicada por um parâmetro deve ser permitir que o técnico no assunto possa mensurar e verificar de maneira confiável se o potencial zeta incide ou não no intervalo indicado. A patente menciona que para medir zeta deve haver uma etapa de encapsulação da membrana em uma resina, contudo, os relatórios de ensaios apresentados pelo oponente mostram que as resinas convencionais penetram na membrana de modo que zeta varia dependendo da resina usada, dependendo do tempo de encapsulamento ou de como o encapsulamento é realizado. O técnico no assunto não teria necessariamente identificado esta correlação, ou ao menos teria de ter procedido a um programa de pesquisa para identificar qual resina que não apresentasse esse problema de penetração. A Câmara de Recursos está ciente das imprecisões nas medições de um parâmetro, porém isso não conduz necessariamente a uma insuficiência descritiva ou falta de clareza. Porém, em um caso em que o parâmetro é crucial para resolver o problema subjacente á invenção, o método de medição deve apresentar resultados coerentes de maneira a que o técnico no assunto possa reproduzir a invenção e saber se a solução resolve ou não o problema técnico colocado. Na patente em questão o parâmetro zeta é crucial para melhorar o desempenho da membrana. Devida á falta de informação o parâmetro zeta está mal definido de modo que o técnico no assunto não é capaz de saber se de fato a solução proposta resolve o problema técnico ou não. Isso coloca um peso indevido sobre o técnico no assunto, privando-o das promessas da invenção. [1]

[1] https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2018/09/t130515-parametre-mal-defini.html

Interfeca gráfica no USPTO

Em Ex parte Olsson (PTAB 2018) o USPTO considerou como não patenteável um interface gráfica GUI para localização de objetis enterrados tais como dutos  e cabos elétricos pelo uso de sensores para detectar emissões eletromagnéticas a partir dos objetos enterrados. A interface gráfica apresenta os dados obtidos dos sensores de modo a melhorar  desempenho do algoritmo de localização dos objetos. A exibição da qualidade do sinal de um modo mais preciso permite a identificação da direção do fluxo de corrente baseado na medição do campo magnético. A reivindicação de método de apresentação de interface gráfica para localização de objetos compreendendo as etapas de medição de um campo magnético, determinação do fluxo de corrente e sua direção e exibição da representação da direção do fluxo de corrente foi considerada uma ideia abstrata. Em Ex parte Ahn (PTAB 2018) o USPTO rejeitou um método de apresentação de dados em uma interface gráfica que permite o médico documentar procedimentos médicos e gerar automaticamente uma informação de pagamento. O pedido otimiza o tempo gasto para resumir os detalhes do procedimento e geração da conta bem como reduzir os erros na produção de tais contas. A reivindicação de meio não transitório lido por computador tendo sequências de instruções que quando executadas em um computador gera uma interface gráfica de usuário que representa uma sequência de procedimentos médicos foi considerada uma ideia abstrata que envolve o armazenamento, comparação e catalogação de dados.[1]

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[1] http://www.patentdocs.org/2018/08/a-look-at-recent-ptab-appeal-decisions-related-to-graphical-user-interface-claims.html

INPI órgão ou autarquia ?

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Segundo a Lei n° 5648 [1] de 11 de dezembro de 1970 o INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.

Mas qual afinal a diferença entre órgao e autarquia ?

Segundo Hely Lopes Meirelles [2]: "A Administração Pública em sentido formal é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo [...] O Governo e a Administração como criações abstratas da Constituição e das leis, atuam por intermédio de suas entidades (pessoas jurídicas), de seus órgãos (centros de decisão) e de seus agentes (pessoas físicas investidas em cargos e funções) [...] As entidades autárquicas são pessoas jurídicas de Direito privado de natureza meramente administrativa, criadas por lei específica, para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que as criou [...] Os órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem (p. 66)"

Segundo Hely Lopes Meirelles "As autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. São entes autônomos mas não autonomias[...] A autarquia é forma de descentralização administrativa, através da personificação de um serviço retirado da Administração centralizada [...} O decreto lei n° 200/67 assim conceitua Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada" (p.297)

Segundo o decreto lei n° 200/67

Art. 4° A Administração Federal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

        a) Autarquias;

        b) Emprêsas Públicas;

        c) Sociedades de Economia Mista.

        d) fundações públicas.  

Para José dos Santos Carvalho Filho [3]: "O estado manifesta sua vontade através de seus agentes, ou seja, pessoas físicas que pertencem a seus quadros. Entre a pessoa jurídica em si e os agentes, compõe o Estado um grande número de repartições internas, necessárias á sua organização, tão grande é a extensão que alcança e tamanhas as atividades a seu cargo. Tais repartições é que constituem os órgãos públicos. [...] O órgão público e o compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado (p.15) [...] O Estado, quando cria autarquias, visa a atribuir-lhes algumas funções que merecem ser executadas de forma descentralizada. Daí não poderem criar regras jurídicas de auto organização, nem terem capacidade política. Sua função é meramente administrativa (p.463) [...] Pode-se conceituar autarquia como a pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas de Estado" 

[1] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm
[2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasiileiro, São Paulo:Malheiros, 1998
[3] FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, São Paulo:Atlas, 2012

Qual o efeito prático dos prazos ?

PI0701075 teve nulidade administrativa negada e mantida a concessão de patente, no entanto, como não houve o pagamento referente da 10ª anuidade a patente teve publicada a Extinção com base no Art.78 inciso IV da LPI (não pagamento de anuidade) publicação 21.6 na RPI. Expirados o prazo extraordinário para pagamento foi publicada a manutenção da extinção 24.10 na RPI. No entanto, por decisão judicial subsequente (publicação 19.1 na RPI) o juiz conclui  por, unanimidade, em dar provimento à apelação interposta  de modo a se anular as publicações 21.6 e 24.10 de modo a manter a concessão da patente, aceitando-se os pagamentos feitos intempestivamente. 

O Judiciário em primeira instância havia concordado com o INPI em extinguir a patente mas o requerente entrou com recurso e como o INPI não se manifestou no prazo legal o TRF2 decidiu em favor do requerente anulando-se as extinções. No recurso o requerente invocou o artigo 13 da Resolução n° 113/2013 que trata dos casos em que há mais de uma retribuição anual inadimplente, o que não é o caso pois a questão envolve o não pagamento da 10a anuidade apenas. Houve portanto a notificação da extinção ao titular pela publicação do 21.6 antes que se fizesse a manutenção da extinção 24.10 na RPI. 

O requerente havia pago a 10a anuidade antecipadamente e o INPI recusou esse pagamento antecipado com base na Resolução n° 113/2013 artigo 3°.

Art.  3º  -  O  pagamento  antecipado  das  retribuições  anuais  vincendas  de patentes  poderá  ser  realizado  a  qualquer  tempo,  desde  que  de  uma  só  vez  e  para todas as anuidades futuras. 

§ 2º - Não se aplica a hipótese de antecipação prevista no caput aos pedidos de patente. 

Se um requerente, por exemplo, tem uma viagem marcada e resolve antecipar o pagamento de sua anuidade de seu pedido de patente, este pagamento não será considerado. O INPI adotou este entendimento depois que o sistema de publicações de arquivamentos e extinções por não pagamento de anuidades foi automatizado pelo SISAD. A aceitação de tais pagamentos antecipados complicaria muito a lógica do sistema automático e esta foi uma das razões para o INPI passar a não aceitar mais tais pagamentos. A exceção é que o pagamento antecipado só é permitido para patente se, e somente se, ele estiver recolhendo todas as anuidades devidas até o final da vigência. Os pagamentos antecipados podem ser restituídos ao requerente via processo de restituição de taxa e o interessado deve recolher a anuidade dentro do respectivo prazo. Se o requerente não der entrada neste pedido de restituição o valor pago fica com o INPI e o pedido é arquivado ou patente extinta. Portanto, se pago antecipadamente, o requerente deve pedir restituição para voltar a pagar no prazo correto, não se aplicando, neste caso a regra geral de aproveitamento dos atos das partes por economia processual.

Esta portanto foi uma decisão em que poderia ter sido esclarecida pela Judiciário a questão da não aceitação do pagamento adiantado das anuidades por parte do requerente, mas que acabou tendo um desfecho baseado em um fundamento (não pagamento de mais de uma anuidade) que nada tem a ver com o caso.

0156061-21.2017.4.02.5101      Número antigo: 2017.51.01.156061-5

11 - Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial 

Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho

APELANTE  : DARCI DOCKHORN

ADVOGADO  : IVAN BERNARDI

APELADO   : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADOR FEDERAL

REMETENTE: JUÍZO DA 25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/RJ

ÓRGÃO RESP : 1a.TURMA ESPECIALIZADA

Magistrado(a) ABEL GOMES

Originário: 0156061-21.2017.4.02.5101 - 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

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Sessão de Julgamento ocorrida em 10/05/2018 às 13:00

Processo: 0156061-21.2017.4.02.5101 -  Julgado  -  Reformada a Sentença

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A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Relator.

Consigna-se, de ofício, ter participado do julgamento do presente processo o Exmo. Sr. Desembargador Federal em exercício Gustavo Arruda Macedo, convocado nos termos do ATO Nº TRF2-ATP-2018/00065, de 1º de março de 2018, disponibilizado no e-DJF2R, Caderno Administrativo, de 7 de março de 2018, fl. 8.

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Inteiro Teor ¿ Ementa/Acórdão

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E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE PATENTE. NÃO CABIMENTO. RESTAURAÇÃO DE PATENTE. ARTIGO 87 DA LPI. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INVALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da validade do ato administrativo emanado pelo INPI, o qual determinou a extinção da patente concedida ao impetrante / apelante, sob a alegação de falta de pagamento de anuidade, justificando a manutenção da extinção por ausência de realização do procedimento de restauração, conforme o disposto nos artigos 14 e 15, da resolução nº 113/2013, do INPI.

2. A literalidade do art. 87 da Lei 9.279/96 determina a notificação do depositante ou do titular, acerca do arquivamento do pedido ou da extinção da patente por falta do pagamento da retribuição anual. Tal notificação é essencial para que se inicie a contagem do prazo para o exercício do direito à restauração.

3. Nos autos da Ação Civil Pública nº 2014.51.01.008879-6, este Colendo TRF-2 decidiu pela invalidade do art. 13 da Resolução do INPI nº 113/2013, declarando sem efeito todos os arquivamentos de pedidos de patente e de extinção de patente realizados com fundamento neste artigo. 

4. O artigo 87 da LPI prevê a restauração do pedido de patente e da patente, determinando a notificação do seu arquivamento, resguardando a garantia de manutenção do privilégio, caso venha o seu titular efetuar o pagamento da respectiva retribuição. A Resolução 113/2013, do INPI, portanto, contraria a previsão do artigo 87 da LPI, uma vez que o Instituto deve notificar o titular da patente ou pedido de patente que se encontrar inadimplente, e este poderá, conforme determinado na legislação que rege a matéria, no prazo de três meses contados da notificação, quitar sua dívida, de forma a restaurar o respectivo privilégio.

5. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou (REsp 1.669.131/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 17/06/2017) no sentido de impossibilidade de se afastar o caráter obrigatório da notificação, por ser necessária para o exercício de um direito garantido em lei ao depositante ou titular da patente. Naquela oportunidade, a Egrégia Corte destacou que, ainda que se entendesse que a restauração se aplica apenas ao não pagamento de uma única retribuição anual, nada justifica a ausência de notificação do depositante em razão do primeiro inadimplemento, quando, então, poderia requerer fosse restaurado seu pedido de patente, destacando que o STJ já rechaçou a caducidade automática pela falta de pagamento de anuidade. O Ministro relator ressaltou que se mostra aviltante que, depois de se aguardar por anos pelo exame de seu pedido de patente, o inventor veja sua patente extinta pelo inadimplemento de retribuições ocorridas há muito, sem possibilidade de proceder à restauração garantida em lei. Assim, concluiu que, ao editar o art. 13 do referido diploma infralegal, o INPI extrapolou seu poder regulamentar, uma vez que restringiu, sem autorização legal, um direito previsto na Lei de Propriedade Industrial. 

6. Verificada a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, concedida a liminar para que o INPI restabeleça a Carta Patente de Invenção em cotejo. 

7. Em razão da ausência de notificação do interessado e/ou de seu procurador, concede-se a segurança para reconhecer a nulidade do processo administrativo que cancelou o registro de patente do impetrante. O INPI deve restabelecer a Carta Patente de Invenção.

8. Apelação provida.

Suficiência descritiva teórica e prática

T383/14 OJ 2018 refere-se a tabela de classificação para remoção de corpos estranhos residuais misturadas com as bagas após a colheita das uvas EP2030498. Os interstícios 5 e as aberturas 6 são dispostos de maneira a respectivamente e sucessivamente deixar passar unicamente os pequenos corpos estranhos e permitir a passagem e a queda dos bagos de modo a classificar apenas as uvas. A Câmara de Recursos observa que na interpretação da suficiência descritiva o técnico no assunto deve excluir toda interpretação que não seja lógica ou que não faça sentido do ponto de vista técnico, devendo se pautar por uma perspectiva construtiva (de modo a aproveitar o pedido de patente) e não no sentido destrutivo (para indeferir o pedido a qualquer custo) levando em conta o pedido como um todo: “o técnico no assunto deve interpretar as reivindicações animado da vontade de compreender o pedido e evitar mal entendidos”. O pedido trata de uma tabela de classificação que em operação normal deve ser capaz de selecionar duas categorias de corpos estranhos, aqueles de tamanho menor que as bagas e aquelas de tamanho maior. Os corpos pequenos passam entre as aberturas enquanto que os detritos alongados não conseguem passar pelas aberturas 6. Uma passagem eventual de um detrito alongado é visto como uma falha ocasional. A reivindicação refere-se ao equipamento “de modo a permitir a passagem somente (uniquement) dos detritos de tamanho muito pequeno” de modo que o termo “unicamente” é claro na medida que está claro que corpos maiores como folhas, caracóis e galhos são excluídos. Para a Câmara uma reivindicação é escrita visando a situação ideal teoricamente, contudo o técnico no assunto compreende que ao implementar a invenção irá encontrar situações práticas que não são as ideais definidas pela reivindicação. No contexto de uma aplicação prática o técnico no assunto compreende que outros tipos de corpos estranhos que não foram levados em consideração no pedido de patente de modo que os termos usados na reivindicação devem ser interpretados de modo não exclusivo de modo que o pedido tem suficiência descritiva.

https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2018/09/t38314-interpretation-de-seulement-et.html