Emenda de uso para produto

Em T1471/14 OJ 2018 a Câmara de Recursos observa que G2/88 estabeleceu que uma emenda no quadro reivindicatório de produto para uso do produto em uma finalidade específica não constitui violação do artigo 123(3) da EPC de modo que tal emenda pode ser aceita. O objeto da patente em questão reivindica uma composição fortificante para leite humano tendo uma certa composição X na qual uma composição líquida é adicionada ao leite humano numa razão volume/volume de 1:3 a 1:9. A Câmara de Recursos considerou que o suplemento dietético da composição X de D1 é capaz de fortalecer o leite humano, de modo que a composição reivindicada não é nova, independente de sua utilização. O pedido inicial reivindicou a utilização de uma composição X como fortificante para o leite humano líquido de acordo com as proporções 1:3 a 1:9. A Câmara recorda G2/88, T401/95 e T282/09) de modo a distinguir entre um uso para obter um efeito e um uso para obter um produto. Esta segunda possibilidade equivale a uma reivindicação de processo para obter um produto de modo que neste caso, e somente neste caso, o produto obtido diretamente pelo processo é coberto pela reivindicação (artigo 64(2) da EPC). No presente caso a adição de uma composição líquida na proporção indicada constitui a etapa de um processo, de modo que a reivindicação é de processo e o leite humano fortificado é então coberto pela reivindicação, de modo que a emenda para leite humano fortificado pode ser aceita.[1]

[1] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2018/03/t147114-utilisation-et-article-1233.html

Patente da leflunomida (metabólito)

Em uma decisão de 24 de julho de 2012 do BGH o Supremo Tribunal de Justiça Alemão (X ZR 126/09) analisou patente EP896537 referente a um preparado farmacêutico envolvendo a combinação de dois princípios ativos (leflunomida e teriflunomida) em que a leflunomida era conhecida do estado da técnica, de tal modo que seguindo as instruções de preparação sugeridas pelo conhecimento atual, durante o período de armazenamento normal da leflunomida a mesma teria se transformado, através de uma reação química, numa combinação dos dois princípios ativos. É conhecido do estado da técnica que a leflunomida administrada através de formulações sólidas é quase que completamente metabolizada à teriflunomida no duodeno do paciente e que esta última substância é responsável pelo efeito farmacológico da leflunomida, constituindo o princípio ativo, motivo pelo qual sempre seria esperada a mesma ação biológica, independente do fato do princípio ativo ser administrado como leflunomida ou seu metabólito em formulações sólidas. O Tribunal alemão considerou como técnico no assunto neste caso um especialista químico ou farmacêutico com doutoramento e experiência industrial de muitos anos na área de imunologia. Desta forma, o BGH conclui que a patente é destituída de atividade inventiva. [1]

A leflunomida não é metabolizada em teriflunomida somente no meio básico do duodeno humano, mas a mesma transformação ocorre também durante o simples armazenamento da substância, caso não tenham sido tomadas precauções, não conhecidas na data de prioridade da patente. No decorrer deste processo de transformação a proporção de leflunomida que se transforma em teriflunomida alcança magnitudes dentro da faixa pleiteada na reivindicação da patente. O documento europeu EP797895 mesmo sendo de data posterior à data de prioridade da patente em litígio mostra que a produção de preparados medicamentosos contendo leflunomida, por exemplo em forma de comprimidos, leva à formação de 6% a 9% de teriflunomida durante seu armazenamento. Seria, contudo, incompatível com o Artigo 54 da EPC utilizar-se deste documento EP797895 contra a novidade da presente patente em litígio. Mas esta incompatibilidade não ocorre, se forem, utilizados somente os resultados informados naquele requerimento de patente em relação à transformação percentual de leflunomida para teruflunomida. Esses dados refletem tão somente a característica imanente e como descrito, baseada em sua estrutura química, de se transformar sozinho em teriflunomida. Esse processo ocorreu antes da data de prioridade da patente em litígio embora uma prova desta reação tenha sido publicada somente após a data de prioridade da patente em litígio. O Tribunal alemão não tem motivos para duvidar que os valores teriam sido idênticos numa data anterior. Ademais os testes descritos em EP797895, por causa do tempo de armazenamento de seis meses, foram sido iniciados muito tempo antes da data de prioridade da patente em litígio.

No Brasil a patente PI9708108 refere-se a composto utilizado no tratamento de doenças imunológicas e teve patente concedida e encontra-se em litígio na Justiça em ação junto ao TRF2 (2012.51.01.024644-7) movida pela Associação Brasileira das Indústria de Medicamentos Genéricos Pro Genéricos contra a titular da patente a empresa alemã Sonofi Aventis.[2] Ainda que a leflunomida isoladamente seja de domínio público, a titular da patente da combinação leflunomida e teriflunomida espera poder acionar por contrafação as empresas de genéricos que produzem a leflunomida uma vez que invariavelmente a simples conservação deste produto no estoque leva a produção de teriflunomida nos níveis reivindicados na patente e, por conseguinte caracterizando uma situação de contrafação. O metabólito deriva da degradação deste fármaco sob condições ambientes durante o armazenamento, contudo, não foi apresentado no exame da patente concedida nenhum documento público anterior que mostre uma combinação com as mesmas razões entre os componentes formada durante a degradação do medicamento quando de seu armazenamento (ou mesmo preparação). Segundo o TRF2 em decisão de 2017 com base em laudo pericial: “Analisando a literatura disponível, é possível constatar que os dois compostos em discussão neste processo (Leflunomida e Teriflunomida) já eram conhecidos há muito tempo. Além disto, era de conhecimento público que a teriflunomida é produzida quando a leflunomida é metabolizada pelo organismo. A questão que se coloca neste momento é: Com as informações disponíveis na literatura, um técnico no assunto seria capaz, de maneira obvia, de chegar as reivindicações apresentadas na PI9708108-6 ? Para responder esta pergunta, vamos lembrar que no relatório descritivo da patente PI9708108 é apresentado uma descrição de parte da patente EP0217206: “Preparados farmacêuticos contendo um composto 1 ou 2 em uma dose de 10 até 200 mg, de preferência, contendo, 50 até 100 mg, em solução de injeção em forma de ampolas (intravenosamente), especialmente à base do composto 2 ou de um sal do mesmo, 1 até 30mg, de preferência, 5 até 10mg e, no caso da administração retal, 50 até 300 mg, de preferência, 100 até 200 mg, podem ser aplicados. No entanto, a aplicação oral de 5mg/Kg ou 10 mg/Kg do composto 1 ou 2 respectivamente, isoladamente, não mostra qualquer ação significativa”. Ou seja, os testes apresentados na EP0217206 indicam que os compostos isoladamente, nas doses citadas, não teriam ação significativa. Com estas informações, talvez um técnico no assunto pensasse em misturar os compostos 1 e 2, ou seja, Leflunomida e Teriflunomida em uma dada formulação farmacêutica, uma vez que a teriflunomida é metabólito da leflunomida. A questão a ser respondida neste momento é, em qual concentração este técnico no assunto chegaria? As concentrações descritas na composição apresentada na PI9708108-6 seriam obtidas de forma obvia, sem a necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento? [...] Não acredito que um técnico no assunto, a luz da  documentação do estado da técnica disponível na época do depósito do pedido de patente em questão, chegaria de maneira obvia nas reivindicações apresentadas na patente PI9708108-6, sem a necessidade de investir em pesquisa e desenvolvimento. [...] A leitura do texto da decisão do Tribunal Alemão, apresentada na tradução desta decisão dá a entender que, neste caso, seria permitido considerar como estado da técnica uma informação que foi divulgada posteriormente a data de prioridade de uma dada patente, desde que os testes tenham sido realizados em período anterior. Na Legislação Brasileira isto não pode ser levado em consideração, pois, o Art. 11 da Lei no 9.279/96 descreve: (...) Assim, testes realizados antes da data de prioridade de uma determinada patente não podem ser considerados como estado da técnica, pelo simples fato de que eles não eram acessíveis ao público por uma descrição oral ou escrita”.[3]

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[1] http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/teriflunomide/

[2] http://www.jusbrasil.com.br/diarios/41432719/trf-2-jud-jfrj-15-10-2012-pg-325

[3] TRF2 AC 2012.51.01.024644-7, Pro Genericos v. Sanofi, Relator: Antonio Ivan Athié, Data Julgamento: 13/07/2017

Apresentação de Power Point vale como anterioridade ?

Em T843/15 OJ 2018 foi analisada a Câmara de Recursos não considerou como documento do estado da técnica uma apresentação em Power Point.  A Câmara observou o fato de que apresentações orais em uma conferência tem um caráter efêmero de modo que não se pode simplesmente presumir que uma divulgação oral concorde exatamente com o conteúdo do material escrito, nem tampouco se pode garantir que de fato o conteúdo do slide tenha sido de fato lido pelo apresentador integralmente. Para se determinar as informações de fato divulgadas ao público durante uma divulgação oral, geralmente, se fazem necessárias evidências adicionais, tal como declarações por escrito pelo público ou folhetos que tenham sido distribuídos ao público na ocasião. O tempo reservado para apresentação foi de apenas 20 minutos para um conteúdo escrito de 18 páginas de informações detalhadas. È possível que o conferencista tenha se afastado dos elementos os quais tinha intenção de apresentar, ou os apresentou de tal maneira que o público não tenha tido a capacidade de fazer anotações. O slide 15, elemento essencial como anterioridade no presente exame, não se pode presumir que o orador o tenha descrito com profundidade de tal maneira que o público, mesmo que fosse composto por especialistas, tenha conseguido compreender todo seu conteúdo técnico. A simples afirmação do orador não é suficiente para eliminar todas as incertezas sobre este ponto, principalmente quando se constata que sua capacidade de lembrar, após oito anos, do conteúdo exato do que de fato apresentou, não é confiável. [1]

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[1] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2018/03/t84315-caractere-public-dune.html

Conversão de Certificado de Invenção

O certificado de adição é acessório da patente e acompanha-a para todos os efeitos legais (artigo 77 da LPI). Conforme a instrução Normativa n° 30/2013 no artigo 25 “A concessão do Certificado de Adição de Invenção estará condicionada à concessão da patente principal, podendo ocorrer de forma simultânea”. O despacho de 11.17 foi criado pela DIRPA em janeiro de 2009. Neste caso é arquivado o pedido de Certificado de Adição de Invenção uma vez que não há uma patente de invenção da qual o mesmo possa ser acessório. Desta data corre o prazo de 60 dias para eventual recurso do depositante. O certificado de adição é considerado sempre como acessório a patente (artigo 77 da LPI). Segundo a Norma Operacional n° 1/2013 artigo 5° o pedido de certificado de adição será arquivado sempre que ocorrer uma das hipóteses abaixo: (i) manutenção de arquivamento do pedido principal (por exemplo C19802001, em que o principal teve 8.11) (ii) indeferimento do pedido principal (9.2) sem que tenha sido interposto recurso, (iii) manutenção do pedido indeferimento do pedido principal em grau de recurso (negado provimento rde recurso 111), (iv) homologação de desistência do pedido principal (10.1), (v) arquivamento definitivo do pedido principal (11.1.1, 11.2, 11.4, 11.6, 11.11 por exemplo C10008218, em que o pedido principal teve 11.2), (vi) arquivamento do pedido principal (11.5) sem que tenha sido interposto recurso, (vii) manutenção do arquivamento principal em grau de recurso (negado provimento de recurso mantido arquivamento 112), (viii) mudança de natureza do pedido principal de PI para MU (por exemplo, C10300772); (ix) anulação da patente principal; (x) deferimento  do pedido de caducidade da patente principal sem que tenha sido interposto recurso (15.10); (xi) manutenção da caducidade da patente principal em grau de recurso (18.3, recurso negado provimento mantida a caducidade 114), (xii) nulidade provida do pedido principal e anulado o privilégio (18.3), (xiii) extinção da patente principal (21.1, 21.2, 21.6, 21.7). De cerca de 150 arquivamentos 11.17 publicados até o início de 2017, em apenas em 7 casos foi solicitado recurso pedindo a conversao para patente de invenção, em nenhum destes casos foi contemplada a situação de indeferimento do pedido principal, ou seja, não foi indentificada nenhuma situação em que o depositante tendo seu pedido principal indeferido seguido do arquivamento de seu certificado de adição (11.17) tenha solicitado recurso deste arquivamento. Tais recursos foram identificados apenas em casos de arquivamento do pedido principal. Na fase de recurso o requerente poderá solicitar a conversão como patente de invenção conforme o artigo 76 § 4^o. A Instrução Normativa  n° 30/2013 no artigo 26 estabalece que o depositante poderá, no prazo de recurso contra o indeferimento do pedido do certificado de adição, por não apresentar o mesmo conceito inventivo, requerer a sua transformação em pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Este parágrafo embora se referindo ao parágrafo 3^o não se limita aos casos de indeferimento do certificado de adição por falta de mesmo conceito inventivo do pedido principal, uma vez que o artigo 212 da LPI prevê a possibilidade de recursos para quaisquer decisões do INPI, salvo expressa disposição em contrário.

O parágrafo 4^o do artigo 76 por enxergar uma possibilidade de se aproveitar o certificado de adição prevê a possibilidade de conversão em grau de recurso. Da mesma forma, seguindo a mesma linha de raciocínio, embora a Lei seja omissa a esse respeito, entende-se que se o pedido principal é indeferido, porém o certificado de adição contém matéria considerada patenteável, então o depositante deve ter a possibilidade de converter seu pedido de certificado de adição em pedido de patente independente. Os integrantes do escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira igualmente entendem que se um pedido de patente principal é indeferido, porém o pedido de certificado de adição contém matéria considerada patenteável, então o depositante deveria ter a possibilidade de converter seu pedido de certificado de adição em pedido de patente independente[1].

O pedido PI9205826 foi indeferido porque não tinha atividade inventiva face a patente PI8705289 do mesmo inventor. O depositante solicitou converter PI9205826 em certificado de adição de PI8705289, pois sendo PI8705289 uma anterioridade para PI9205826 ambos possuem mesmo conceito inventivo exigido pelo artigo 76 da LPI para um certificado de adição. O parecer da Procuradoria do INPI de 29.01.2001 analisando o caso conclui: “se nos afigura inexistir qualquer óbice a que se aproveite de um pedido apresentado sob a forma de certificado de adição para, em sendo assim verificado viável tecnicamente, considerá-lo como convertido em pedido de privilégio, tal como se assim tivesse originalmente requerido, assegurada a precedência da data do depósito originalmente realizado”. Segundo o parecer PROC/DICONS 864/2002 de 26.03.2002 “tem-se por curial e indiscutível, salvo constatação técnica em contrário, que o pedido aqui enfocado PI9205826 não encontra obstáculo no seu próprio privilégio anterior PI8705289, mas antes, é complemento dele, na medida em que constitua realmente aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva (artigo 77 LPI). Assim nada impede e até tipifica, claramente, a hipótese de certificado de adição”. O parecer PROC DICONS 057/02 de 24.05.2002 igualmente entende não haver obstáculos legais para a transformação sugerida.

 

Considerando pedidos com arquivamento do certificado de adição (11.17) que tenham tido recurso (12.3 ou 12.6) e que tenham tido mudança de natureza (15.10) foram encontrados os pedidos: C19802001 (recurso negado), C19903331 (recurso provido mas pedido posteriormente indeferido na nova natureza), C10006569 (recurso provido mas pedido arquivado por não pagamento de anuidade 8.11), C20006569 (recurso provido), C10008218, C10104752, C40104752, C10300772, 132014026942, C10800380, C10202226. Não há registro de pedido com recurso contra 11.17 provido e que tenha sido deferido na nova natureza. Os pedidos seguintes promoveram a mudança de natureza a partir de um certificado de adição antes de terem recebido o 11.17 e portanto sem entrarem com recurso: C10004954 (concedido como MU8103396), C10504055 (arquivado por não pagamento de anuidade 8.11), C10604204 (pedido convertido em MU8903427 mas anulado 15.21 por não atender a exigência formal na renumeração das reivindicações), C19502334 (concedido como PI9816347), C19904083 (concedido como MU8103398). A conclusão é que pela via direta, antes de aguardar o arquivamento 11.17, o requerente tem mais chances em ter seu pedido de certificado de adição ter ser o exame prosseguido na nova natureza.

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[1] Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro:Renovar, 2001, p. 177

Decisões dos pedidos de patente da Monsanto

Foi feita uma consulta nos dados da RPI dos pedidos de patente depositados pela Monsanto e decididos procurando-se as decisões de 9.1 (deferimento) e 9.2 (indeferimento) publicadas, e calculando a taxa de concessão por ano dada pela razão entre o total de deferimentos e a soma de deferimentos e indeferimentos. A data se refere à data de depósito do pedido de modo que os pedidos que após 2011 em sua grande maioria ainda não foi examinado. Se observa claramente um declínio na taxa de concessão ao longo dos anos, característica presente também se tomarmos todo o conjunto de pedidos de patente decididos, independente do depositante.

 

 

Prazos de resposta de exigências formais ampliados de 60 para 90 dias

O INPI formula exigências formais de complementação de retribuição de pedido de exame sempre que, por exemplo, em uma mudança de quadro reivindicatório o depositante acrescente reivindicações sem a complementação dos valores devidos. O despacho neste caso é o de 6.7, normalmente usado para complementação de retribuição de pedido de exame por conta da apresentação de novo quadro reivindicatório ou, por exemplo, para necessidade de apresentação de procuração. Caso não pagasse a complementação de retribuição, o exame era feito com base no quadro reivindicatório anterior e seguia o exame. Caso não apresentasse a procuração, a petição em questão seria desconsiderada. A base legal era o artigo 34 da LPI e o prazo para cumprimento desta exigência formal era de 60 dias.

Mas desde 08/11/2016 esta mesma exigência passou a ter o prazo de cumprimento aumentado para 90 dias e, caso não cumprida exigência, o pedido é arquivado em definitivo com base no artigo 36 da LPI, até então só invocado para exigências 6.1 e ciências  de parecer 7.1. 

Tais exigências de complementação de retribuição de pedido de exame continuam sendo 6.7, mas não são mais entendidos pelo art. 34, mas sim pelo art. 36 da LPI. Não respondida a exigência formal de 6.7 o pedido é arquivado definitivamente. A Instrução Normativa n° 03/2016 estabelece que esta exigência se aplica, mas não exclusivamente, ao complemento de retribuição relacionada ao número de reivindicações do pedido, independentemente da categoria das reivindicações ou se as reivindicações são independentes ou dependentes. O pedido MU8501402, por exemplo, sofreu um 11.2 por não manifestação de um 6.7 segundo o artigo 36 da LPI, bem como o PI0110831 por uma exigência para complementação de taxa de exame.

Com isto a especificação do código 6.7 sofreu modificações:

RPI2391 de 01/11/2016

6.7 Outras Exigências Outras exigências que não as especificadas nos subitens anteriores (6.1 e 6.6). Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular da patente, aguardará pelo prazo de 60 (sessenta) dias o atendimento da exigência formulada. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela “e-parecer”.

RPI 2392 de 08/11/2016

6.7 Outras Exigências Suspensão do andamento do pedido de patente para que seja feita a instrução regular do pedido de patente. O depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - No Acesso rápido – Faça uma busca - Patente. Para acessar, cadastre-se no Portal do INPI e use login e senha. A não manifestação do depositante no prazo de 90 (noventa) dias desta data acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

Disclaimer na EPO

Philip Grubb destaca que por muito tempo a Câmara de Recursos permitiu disclaimers para contornar uma objeção de novidade[1] mesmo que não houvesse fundamento para tal disclaimer no relatório descritivo original, os chamados undisclosed disclaimers. [2] Na EPO T4/80 OJ 1982, T433/86 OJ 1987 e T170/87 OJ 1989 admitem o uso de disclaimer para restaurar a novidade de um pedido.[3] Segundo T 4/80 OJ 1982 o disclaimer é permitido quando uma matéria reivindicada de forma mais ampla é restringida e não há outra forma que não por um disclaimer para definir de forma concisa as características que se deseja proteger.[4] Um disclaimer não deve eliminar mais do que o necessário para restaurar a novidade da reivindicação ou eliminar matéria não patenteável por não ser considerada matéria técnica. Em T597/92 OJ 1995 tal disclaimer para evitar contestação de novidade somente poderá ser usado quando não comprometer a clareza da reivindicação. Em T871/96 OJ 1998 a análise de atividade inventiva deve ser realizada como se o disclaimer não existisse.[5] Em T170/87 OJ 1987 um disclaimer não pode tornar um conceito óbvio em inventivo. Mesmo nos casos onde a novidade é aceita com a inserção de um disclaimer isso não necessariamente significava que a reivindicação possui atividade inventiva.[6]

A EPO com base nas decisões G1/03 e G2/03 OJ 2004 tende a ser mais liberal em aceitar um disclaimer[7] nos casos em que não houver outra forma melhor de definir de modo claro e conciso a invenção. [8] O Enlarged Board of Appeal em G1/03 OJ 2004 destaca que o disclaimer somente se justifica nas seguintes situações:

1) como uma forma de se contornar um questionamento de falta de novidade segundo o Artigo 54(3) e (4) da EPC relativos a pedidos de patente em sigilo; nesta situação o uso de disclaimer pode ser particularmente relevante para se evitar o duplo patenteamento,

2) para restaurar a novidade contra um documento acidental segundo o Artigo 54(2) da EPC (uma antecipação é considerada acidental se ela é tão distante da invenção reivindicada que o técnico no assunto jamais a levaria em consideração ao implementar a invenção), ou

3) para excluir matéria considerada não patenteável por não ser considerada matéria técnica, por exemplo, ao inserir uma referência a “não humano” de modo a atender os requisitos do artigo 53 da EPC que veta a possibilidade de patenteabilidade para métodos de tratamento humano ou animal por exemplo. Um método para seleção do sexo de uma criança seria considerado contra moral, porém, não haveria maiores problemas caso sua aplicação fosse a seleção de vacas, desta forma, um disclaimer excluindo seres humanos seria aceitável neste caso.

Reinhard Spangenberg observa que o uso de disclaimers tem sido aceito na EPO para contornar antecipações consideradas acidentais como em T608/96 OJ 2000.[9] No caso de um documento da área técnica relevante que o técnico no assunto teria como conhecer, do mesmo campo técnico (T500/00 OJ 2007), uma emenda com o disclaimer para escapar à uma objeção de falta de novidade, será considerada tardia e não será aceita, pois o depositante mesmo tendo conhecimento deste documento preferiu não fazer o disclaimer quando do depósito do pedido, portanto, ele solicitou uma reivindicação indevidamente ampla mesmo sabendo da existência de documento que atingia a novidade de parte de sua reivindicação, portanto, neste caso não caberia um disclaimer. O fato de se tratar de um documento muito distante da área técnica pode justificar o fato do depositante não ter feito o disclaimer no depósito original, uma vez que ele desconhecia a existência deste documento, nem era sua intenção incluí-lo no escopo de proteção de sua patente. Trata-se de uma anterioridade acidental neste caso e o disclaimer é aceito. O simples fato do documento do estado da técnica não ser considerado closest prior art não é suficiente para enquadrá-lo como acidental.[10] Nos casos em que o documento do estado da técnica contraindique aquela solução (T14/01 OJ 2006) ou que se trate de documento de difícil acesso (T1049/99 OJ 2002) nada disso pode ser invocado como documento acidental. Exceto por estas hipóteses o disclaimer não deve ser aceito como mecanismo do requerente para reformular a reivindicação de forma arbitrária.[11] Muitas decisões da Câmara de Recursos concentram a permissão do disclaimer na questão de se saber se o documento apresentado contra novidade pode ser considerado como acidental ou não, ou seja, se configurado que o técnico no assunto nunca seria levado a levar este documento em consideração.[12] Segundo Robert Young embora G1/03 e G2/03 OJ 2004 admitem o disclaimer sem fundamentação no pedido original (undisclosed disclaimer) no caso de citações acidentais, no final das contas, é muito raro de ser usado na prática e, assim, o undisclosed disclaimer torna-se um instrumento de pouco uso.

Em T201/99 OJ 2004, uma decisão após G1/03 e G2/03 OJ 2004, a Câmara de Recursos discutiu uma emenda que modifica uma faixa de tratamento de 1 a 10 minutos no pedido original, para 1 a 6 minutos. O requerente alegou que se trataria de um disclaimer da faixa de 6 a 10 minutos, porém, escrito numa forma positiva. O disclaimer é aceito apenas para remover estritamente aquela faixa compreendida pelo estado da técnica, afim de restaurar a novidade da reivindicação, de modo que qualquer emenda que exclua da reivindicação original mais do que o necessário deverá ser rejeitada por violar o Art. 123(2) da EPC (G1/03), o que ocorreu no presente caso. A necessidade de um disclaimer não pode significar um artifício para o depositante ampliar a matéria reivindicada arbitrariamente. Philip Grubb atenta para o requerente evitar um disclaimer excessivo, pois isso pode dar fundamento a oposição de uma patente pelo Artigo 100(c) da EPC com base em acréscimo de matéria. Durante os procedimentos de oposição o titular já não poderá restringir o disclaimer para os limites corretos pois isso será interpretado como ampliação indevida da matéria reivindicada, o que é proibido pelo Artigo 123(3) durante os procedimentos de oposição.[13] O artigo 123(2)[14] veda a possibilidade de emendas em uma patente concedida que ampliem o conteúdo da matéria originalmente depositada.[15] Na EPC1973 este mesmo artigo vetava tais emendas mesmo para pedidos de patente.[16]

Ademais a Câmara de Recursos destacou em T201/99 OJ 2004 que colocado numa forma positiva, a reivindicação não deixa claro que uma determinada faixa está sendo deliberadamente excluída da reivindicação, ou seja, trata-se de um disclaimer disfarçado, o que compromete a transparência da reivindicação, ou seja a clareza exigida pelo Artigo 84 da EPC.[17] Em T2130/11 OJ 2015 a Câmara de Recursos conclui que a única maneira de elaborar um disclaimer para cinco exemplos relevantes citados no documento de anterioridade seria usar os termos exatos de cada um destes exemplos. A generalização destes cinco exemplos foi considerada como não atendendo ao Artigo 84 da EPC de se ter uma reivindicação clara e precisa. Para a Câmara de Recursos a dificuldade de se redigir um disclaimer não pode justificar uma exceção à Regra 84 da EPC. [18]

Quanto aos disclaimers que encontram amparo no relatório descritivo original (disclosed disclaimers) ainda haviam conclusões divergentes da Câmara de Recursos. Algumas decisões (T1107/06 OJ 2008 e T1139/00 OJ 2005) aceitavam tal disclaimer que funcionaria como uma renúncia (waiver) de direitos e não haveria violação do artigo 123(2). Outras decisões, no entanto, aplicavam as decisões G1/03 e G/03 OJ 2004 de modo que suas decisões não se limitariam aos undisclosed disclaimers (T1050/99 OJ 2005, T1102/00 OJ 2004, T1559/05 OJ 2007, T795/05 OJ 2007). Um novo questionamento ao Enlarged Board of Appeal foi proposto para a seguinte pergunta: Um disclaimer infringe o artigo 123(2) da EPC se sua matéria é revelada no pedido tal como depositado? G2/10 OJ 2011 responde que será considerado acréscimo se a matéria restante na reivindicação após a introdução do disclaimer não puder ser, seja explicitamente ou implicitamente, diretamente e de forma não ambígua ser revelada ao técnico no assunto usando o conhecimento geral comum a partir do pedido depositado. O disclaimer nestes casos ocorre como forma de se contornar a falta de novidade diante de documento encontrado nas buscas pela EPO. Para a Câmara de Recursos o critério a ser usado não é o de saber se a parte excluída está prevista ou não no depósito original (critério que vinha sendo adotado), mas se a parte restante da reivindicação modificada após a inserção do disclaimer encontra suporte no pedido original.[19] O uso de disclaimer para contornar uma objeção de falta de novidade[20] é, portanto, aceito desde que a reivindicação restante não possa ser definida de forma mais clara e concisa através de características positivas ou se tal definição positiva limitaria indevidamente o escopo da reivindicação.[21] Em T437/14 OJ 2016 a Câmara de Recursos destaca que se você morde uma maçã o que resta da maçã já não é a maçã original. Muito embora ainda seja uma maçã não se pode considerar que o que resta da maçã seja algo revelado de forma direta e não ambígua da maçã original[22]. T437/14 OJ 2016 faz novo questionamento ao Enlarged Boards of Appeal se em relação a G2/10 ao permitir disclaimers revelados (disclosed disclaimers) como não violando o artigo 123(2) da EPC se esta conclusão também se aplica aos disclaimers não revelados.[23]  

Em G1/16 o Enlarged Board of Appeal decidiu que a introdução de um disclaimer não divulgado undisclosed disclaimers não deve fornecer uma contribuição técnica ao objeto divulgado quando do depósito do pedido. Em particular ele não deve ser relevante seja para apreciação da atividade inventiva do pedido ou para análise de suficiência descritiva do mesmo pedido. Em T660/14 OJ 2018 a atente examinada diz respeito a um dispositivo de comando de uma bicicleta. O pedido apresentou dois disclaimers não divulgados no pedido depositado. O primeiro diz respeito ao elemento de acionamento do freio e o elemento de comando de troca de velocidade que estão dispostos para poder pivotar em relação aos eixos de modo não coincidente ao longo do percurso de acionamento dos freios. Tanto o elemento de acionamento do freio como o elemento de comando não podem ser pivotados em conjunto com um destes eixos de deslocamento. A Câmara observou que, de acordo com a patente a disposição dos elementos de acionamento e comando de modo que possam ser pivotados em relação aos eixos paralelos do deslocamento proporciona uma vantagem ergonômica para o ciclista.  A capacidade de pivotamento é uma característica de natureza técnica. A precisão segundo o qual tais elementos não possam ser pivotados em conjunto é uma outra diferença técnica em relação à prevista no pedido depositado. Ao excluir a possibilidade de pivoteamento em conjunto ao longo desses eixos as considerações ergonômicas foram modificadas resultando em uma mudançano ensinamento técnico original que é algo de natureza qualitativa no sentido de que a posição do titular em relação à atividade inventiva é modificada. Os disclaimers não são, portanto, permitidos neste caso pois impactam na avaliação de atividade inventiva. [24]

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[1] YOUNG, Robert. EPO boards of appeal and key decisions: a review by internal and external experts https://e-courses.epo.org/wbts_int/caselaw2012/pdf/prae_05.pdf

[2] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 331

[3] STAUDER, Dieter; SINGER, Margareth; European Patent Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 381

[4] STAUDER, op.ct, p. 381

[5] STAUDER, op.cit. p. 382

[6] GRUBB, op.cit., p.219

[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Disclaimer_(patent)

[8] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 263

[9] STAUDER, Dieter; SINGER, Margareth; European Patent Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 117

[10] Catalogue of remaining differences 2012 update of the CDP 2011, IP5 Offices, p. 77

[11] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 265, 336

[12] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 333

[13] GRUBB, op.cit, p.220

[14] The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar123.html

[15] YOUNG, Robert. Disclaimers: legal basis especially in the light of decisions G1/03, 2/03 e 2/10. Possible consequences for their use as an instrument of patent prosecution, 2012 https://e-courses.epo.org/wbts/caselaw2012/index.html

[16] A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar123.html

[17] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 264

[18] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2015/03/t213011-un-disclaimer-ni-clair-ni-concis.html

[19] An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed. (G 00002/10)

[20] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 262

[21] As was said in decision T 1107/06, point 45. of the Reasons, the decisive question to ask under Article 123(2) EPC is not whether the skilled person could infer from the original disclosure that the applicant intended to exclude the disclaimed subject matter from the scope of protection. Rather it has to be ascertained whether there is a clear and unambiguous disclosure, be it explicit or implicit, of the subjectmatter remaining in the claim. (G 2/10)

[22] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2016/10/disclaimers-la-grande-chambre-nouveau.html

[23] http://dp-patentlaw.blogspot.com.br/2016/10/t-43714-new-questions-on-disclaimers.html

[24] http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com.br/2018/03/t66014-application-de-g116.html

O problema técnico na perspectiva do inventor ou do técnico no assunto ?

O problema técnico deve ser definido sob a perspectiva do técnico no assunto e não a do inventor. Os desenvolvimentos subsequentes podem mostrar que o problema apresentado pelo inventor que desencadeou a invenção mostra-se equivocado. Telescópios de reflexão já haviam sido desenvolvidos pelo escocês James Gregory em 1663[1]. Outros modelos foram inventados pelo italiano Bonaventura Cavalieri, discípulo de Galileu Galilei, e pelos franceses Marin Mersenne e Nicolas Cassegrain em 1672. O esquema de Cassegrain era conhecido por Isaac Newton que o menciona no texto Opticks. No entanto, a primeira explicação teórica consistente destes instrumentos somente foi possível com os trabalhos de Isaac Newton como forma de superar os problemas de aberração cromática presente nos telescópios esféricos. Com a teoria da luz proposta por Newton, compreendeu-se que uma a luz branca é uma composição de diferentes cores, cada qual com seu índice de refração. Newton então conclui que não haveria como construir uma lente esférica capaz de focalizar todos os raios sob um mesmo ponto. Então Newton partiu para uma outra solução: concebeu a utilização de uma objetiva refletora, não existente no esquema de Cassegrain, a fim de evitar aberrações da imagem, quando olhada diretamente. O telescópio refletor de Newton empregava a reflexão por espelhos curvos ao invés da refração de lentes. [2] Graças ao telescópio construído em 1688, Newton pode ser aceito quatro anos mais tarde na Royal Society, ano em que publica na Transactions of the Royal Society sua teoria das cores.[3] O desenvolvimento posterior mostrou que Newton estava errado, uma vez que a dispersão das cores não é a mesma em todos os meios transparentes e, portanto, ao contrário do que ele supunha é possível se construir, utilizando-se diferentes tipos de vidros, uma lente capaz de compensar os seus efeitos cromáticos e obter um acromatismo satisfatório. Este “erro de Newton” detectado por Euler foi aceito sem discussão na primeira meta do século XVIII[4]. Lentes acromáticas foram desenvolvidas por Chester Hall em 1758 baseado na analogia com o que se conhecia na época do funcionamento olho humano.[5] A aberração cromática em microscópios foi corrigida apenas em 1820 com o aparecimento da objetiva de imersão.[6]

telescópio segundo modelo proposto por Newton

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[1] RONAN, Colin. História Ilustrada da Ciência: Da Renascença à Revolução Científica. v.3, SP:Jorge Zahar, 2001, p.113

[2] ZIMAN, John. A força do conhecimento, São Paulo:USP, 1981, p.31

[3] Scientific American Brasil, Gênios da Ciência, v.7. Newton: o pai da física moderna, 2013, p. 29

[4] CROZON, Michel. A física. In: COTARDIÈRE, Philippe. História das ciências: da antiguidade aos nossos dias, Rio de Janeiro:Saraiva, 2011, p.57; TATON, René. A ciência moderna: o século XVII, tomo II, v.2, São Paulo:Difusão, 1960, p.138

[5] RONAN, Colin. História Ilustrada da Ciência: Da Renascença à Revolução Científica. v.3, SP:Jorge Zahar, 2001, p.115

[6] ABRIL Cultural, Medicina e Saúde. História da Medicina, v.II, São Paulo, 1970, p. 472