Em Arendi S.A.R.L v. Google LLC (Fed. Cir. 2018) o PTAB analisou um pedido de interpartes review com base em obviedade. Arendi durante o processamento do pedido apresentou emendas com um disclaimer no intuito de contornar um documento do estado da técnica e provar que o pedido não é óbvio. Em um primeiro momento o PTAB não aceitou que este disclaimer fosse levado em conta pois foi proposto pelo depositante e não pelo USPTO. Em um segundo momento o PTAB afirmou que mesmo que se considerasse tal disclaimer isso não mudaria a conclusão de obviedade. O Federal Circuit ao analisar o caso conclui que o PTAB errou no primeiro parecer ao não considerar o disclaimer e conclui que o prosecution history deve ser consultado para interpretação do escopo das reivindicações uma vez que mesmo tendo sido o depositante a proposta de emenda, o examinador aceitou e compreendeu as razões para tal limitação. O Federal Circuit concordou com o segundo parecer do PTAB de que o pedido é óbvio ainda que o disclaimer seja considerado, ou seja, o disclaimer não foi suficiente para tornar o pedido inventivo. [1]
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