No USPTO o inventor deve
assinar uma declaração em que se reconhece como inventor (35 USC 111). Conforme
manual de exame 37 CFR 1.56 o requerente tem o dever (duty of candor) de comunicar ao escritório de patentes a existência
de qualquer documento relevante[1]
que possa ser considerado útil na avaliação da patenteabilidade de seu pedido
em exame em documento hábil, conhecido como Information
Disclosure Statement (IDS). No IDS o inventor deve citar todos os
documentos relevantes que tem conhecimento, caso cite documentos irrelevantes
as Cortes podem considerar isso uma manobra para enganar o USPTO.[2] Esta
comunicação, feita em formulário próprio, poderá ser feita pelo requerente no
momento do depósito ou a qualquer momento até o fim de exame. [3] Sempre
que o inventor soubre de uma anterioridade relevante citado no exame de algum
outro país, ele deve se apressar em apresenta-la ao USPTO solicitando um novo
formulário de IDS[4]. Joseph Root destaca que
no entendimento das Cortes a má-fé do inventor se configura através da
materialidade do fato (omissão de um documento importante do estado da técnica
que era do conhecimento do inventor) e intenção em enganar o USPTO e não apenas
negligência ainda que grosseira. [5]
Esta por sua vez deve ser demonstrada através de evidência clara e convincente
(clear and convincing evidence). Mark
Lemley destaca que uma vez em litígio existe menos probabilidade de uma patente
ser invalidada por documentos citados como estado da técnica pela própria
patente, o que tem levado a muitios depositantes a citar extensamente o estado
da técnica como forma de reforçar a validade de suas patentes.[6] Em
Hoffman La Roche Inc. v. Promega Corp. diante da acusação de omissão de documentação
do estado da técnica relevante para o USPTO que poderia na pior das hipóteses
ser considerada como negligência por parte do titular o juiz aponta que esta
tática de de se tentar anular patente tem sido utilizada de forma abusiva em
mjuitos litígios a ponto de se referir á mesma como uma “nova praga” no sistema
de patentes. [7]
[1] LUNDBERG, Steven;
DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of
National Affairs, 2005, p.9-9
[3] Intellectual
Property for Paralegals: the Law of trademark, copyrights, patents and trade
secrets, Deborah Bouchoux, West Law Studies, Canada:Thomson, 2005, p.325, 328
[5] ROOT,
Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford
University Press, 2011, p.420
[6] BURK, Dan
L.; LEMLEY, Mark, A. The patent crisis and how the Courts can solve it. The
University of Chicago Press, 2009, p.52
[7] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.201
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