Catch 22: USPTO evitando o exame de obviedade

Em G1/93 o Enlarged Boards of Appeal discute uma situação conhecida como “Catch 22” situação descrita no livro de mesmo nome de Joseph Heler em que tripulações de aviões da Segunda Guerra que desejavam se livrar de missões consideradas perigosas alegavam desejar realizar testes psicológicos para demonstrar sua insanidade. No entanto, a própria solicitação do exame era considerada uma comprovação de sua sanidade, ou seja, consciência de seus atos. De forma similar se um requerente deseja emendar sua patente durante um procedimento de oposição de modo a contornar uma objeção de acréscimo de matéria (contrariando o Artigo 100(b) da EPC), esta eliminação de matéria, por exemplo, de algum detalhe da invenção, pode representar o aumento de escopo da matéria reivindicada. Portanto, se por um lado, os problemas com o Artigo 100(b) da EPC são contornados, o aumento de escopo da matéria reivindicada, causada com esta correção, levam a patente a ser anulada por violação do Artigo 123(3) da EPC.[1] Nos Estados Unidos uma situação similar de catch 22 ocorrre no exame de patenteabilidade (seção 101) e de novidade (seção 102) que algumas vezes se superpõe: alguém pode usar uma anterioridade para alegar que um elemento é convencional e atacar a validade de uma patente pela seção 101, mas o titular não pode se defender alegando a ausência de tal anterioridade para se defender, pois ainda assim ele pode ser questionado de violação da seção 101. Aos que desejam atacar uma patente, portanto alegar violação da seção 101 tornou-se mais atrativo do que invocar a vilação das seções 102 (novidade ) e 103 (não obviedade) por serem estas mais difíceis de defender. Em Prism Technologies v. T-Mobile USA (Fed. Cir. 2017) trata de método de controle de acesso a recursos de um computador usando um servidor de autenticação. Considerando tratar-se de técnica de autenticação usal, a Corte conclui tratar-se de ideia abstrata e portanto inválida pela seção 101. A ironia neste caso é que haveria ampla documentação para mostrar que a reivindicação é óbvia e não atende a seção 103. Para Michael Borella uma decisão por obviedade seria menos problemática e chegaria ao memso resultado de não se conceder a patente.[2]

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[1] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.207; LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.10-14

[2] http://www.patentdocs.org/2017/06/prism-technologies-llc-v-t-mobile-usa-inc-fed-cir-2017.html