O certificado de adição
é acessório da patente e acompanha-a para todos os efeitos legais (artigo 77 da
LPI). Conforme a instrução Normativa n° 30/2013 no artigo 25 “A concessão do Certificado de Adição de
Invenção estará condicionada à concessão da patente principal, podendo ocorrer
de forma simultânea”. No caso do pedido principal ter seu indeferimento
confirmado (9.2.4 ou recurso não provido), arquivado definitivamente por não
manifestação de exigência técnica (11.12, por exemplo C10008218), ou arquivado
em definitivo por não pagamento de anuidade (8.11, por exemplo C19802001), o
certificado de adição não é examinado e
recebe despacho 11.17 referente a arquivamento do pedido de Certificado de
Adição de Invenção conforme Artigo 77 da LPI. O despacho de 11.17 foi criado
pela DIRPA em janeiro de 2009. Neste caso é arquivado o pedido de Certificado
de Adição de Invenção uma vez que não há uma patente de invenção da qual o
mesmo possa ser acessório. Desta data corre o prazo de 60 dias para eventual
recurso do depositante. O certificado de adição é considerado sempre como
acessório a patente (artigo 77 da LPI). De cerca de 150 arquivamentos 11.17 publicados
até o início de 2017, em apenas em 7 casos foi solicitado recurso pedindo a conversao
para patente de invenção, em nenhum destes casos foi contemplada a situação de
indeferimento do pedido principal, ou seja, não foi indentificada nenhuma situação
em que o depositante tendo seu pedido principal indeferido seguido do
arquivamento de seu certificado de adição (11.17) tenha solicitado recurso
deste arquivamento. Tais recursos foram identificados apenas em casos de
arquivamento do pedido principal. Na fase de recurso o requerente poderá
solicitar a conversão como patente de invenção conforme o artigo 76 § 4o.
A Instrução Normativa n° 30/2013 no
artigo 26 estabalece que o depositante poderá, no prazo de recurso contra o
indeferimento do pedido do certificado de adição, por não apresentar o mesmo
conceito inventivo, requerer a sua transformação em pedido de patente de
invenção ou de modelo de utilidade. Este parágrafo embora se referindo ao
parágrafo 3o não se limita aos casos de indeferimento do certificado
de adição por falta de mesmo conceito inventivo do pedido principal, uma vez que
o artigo 212 da LPI prevê a possibilidade de recursos para quaisquer decisões
do INPI, salvo expressa disposição em contrário.
O parágrafo 4o
do artigo 76 por enxergar uma possibilidade de se aproveitar o certificado de
adição prevê a possibilidade de conversão em grau de recurso. Da mesma forma,
seguindo a mesma linha de raciocínio, embora a Lei seja omissa a esse respeito,
entende-se que se o pedido principal é indeferido, porém o certificado de
adição contém matéria considerada patenteável, então o depositante deve ter a
possibilidade de converter seu pedido de certificado de adição em pedido de
patente independente. Os integrantes do escritório
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira igualmente entendem que se um pedido de
patente principal é indeferido, porém o pedido de certificado de adição contém
matéria considerada patenteável, então o depositante deveria ter a
possibilidade de converter seu pedido de certificado de adição em pedido de
patente independente[1].
O pedido PI9205826 foi
indeferido porque não tinha atividade inventiva face a patente PI8705289 do
mesmo inventor. O depositante solicitou converter PI9205826 em certificado de
adição de PI8705289, pois
sendo PI8705289 uma anterioridade para PI9205826 ambos possuem mesmo conceito
inventivo exigido pelo artigo 76 da LPI para um certificado de adição. O
parecer da Procuradoria do INPI de 29.01.2001 analisando o caso conclui: “se nos afigura inexistir qualquer óbice a
que se aproveite de um pedido apresentado sob a forma de certificado de adição
para, em sendo assim verificado viável tecnicamente, considerá-lo como
convertido em pedido de privilégio, tal como se assim tivesse originalmente
requerido, assegurada a precedência da data do depósito originalmente realizado”.
Segundo o parecer PROC/DICONS 864/2002 de 26.03.2002 “tem-se por curial e indiscutível, salvo constatação técnica em
contrário, que o pedido aqui enfocado PI9205826 não encontra obstáculo no seu
próprio privilégio anterior PI8705289, mas antes, é complemento dele, na medida
em que constitua realmente aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no
objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva (artigo 77
LPI). Assim nada impede e até tipifica, claramente, a hipótese de certificado
de adição”. O parecer PROC DICONS 057/02 de
24.05.2002 igualmente entende não haver obstáculos legais para a transformação
sugerida.
[1]
Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Dannemann, Siemsen,
Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro:Renovar, 2001, p. 177
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