Relação entre novidade e escopo de uma patente

Considere um pedido de patente que reivindique cadeira caracterizada por quatro pés. Nas buscas é encontrada um documento D1 que descreve uma cadeira dotada de cinco pés. Este documento D1 não pode ser usado contra novidade do pedido, da mesma forma que uma anterioridade que mostrasse uma cadeira com três pés não o seria. É importante que todos os elementos da reivindicação estejam presentes em um único documento para que a novidade seja antecipada. Eventuais acréscimos independentes na anterioridade não desconfiguram a novidade, uma vez que vale a regra geral de que o específico antecipa a novidade do mais genérico. Porém, neste caso não se trata de um acréscimo independente da invenção. O acréscimo de uma perna diz respeito exatamente à contribuição ao estado da técnica do pedido que no caso é o número de pés de uma cadeira. Se o acréscimo fosse referente a um aspecto independente do número de pés da cadeira, por exemplo o encosto, então o documento do estado da técnica poderia ser usado contra a novidade da reivindicação em exame. Uma patente para cadeira caracterizada por cinco pés não seria uma patente dependente de uma outra patente de cadeira caracterizada por quatro pés. Uma patente para cadeira de cinco pés não é uma implementação mais específica de uma outra patente de cadeira caracterizada por quatro pés, de modo que neste caso não se trata do específico antecipar o geral.

A proteção de uma patente de produto tem em seu escopo todas as demais patentes dependentes desta patente de produto. Segundo o artigo 70 parágrafo 2º da LPI considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. Embora este parágrafo se restrinja a aplicação de licenças compulsórias, pode-se tomar tal definição de patentes dependentes válida não apenas para a aplicação de tais licenças. Considere uma patente referente a uma panela X. Uma patente referente a uma panela Y dependente desta panela X é caracterizada por frisos laterais que proporcionam em efeito técnico ao conjunto ao facilitar a limpeza. O fabricante desta segunda panela Y terá de ter autorização do titular da patente da panela X. Isto porque o direito de uma patente confere a seu titular não o direito de fabricar o produto da patente, mas o de excluir terceiros de fabricar o mesmo produto. Mesmo este segundo inventor tendo esta patente para penela Y que consiste na panela X com frisos laterais, o titular da patente da panela X ainda continua com o direito de excluir este segundo inventor de fabricar uma panela X. Seria um erro imaginar que com a concessão da patente para a panela Y o primeiro titular teria uma patente para panela X exceto para panela Y, como se a cada aperfeiçoamento patenteado um novo disclaimer fosse inserido na patente da panela X. Mesmo com a concessão da patente da panela Y aperfeiçoada o direito do titular da panela X manteve-se inalterado. Mesmo sendo dependente da patente X, como um caso específico de X, a patente Y tem novidade diante de X. Desta forma, é possível uma patente Y estar dentro do escopo de outra patente X e ao mesmo tempo Y ter novidade diante de X, pois escopo e novidade de uma patente são dois conceitos distintos.

A análise de novidade não envolve investigar se o documento do estado da técnica “está dentro do escopo” ou “está fora do escopo” da patente em exame, porque o conceito de escopo de uma patente remete ao conceito de equivalência usado em contrafação, que por sua vez está mais próximo do conceito de atividade inventiva do que de novidade. Assim dada consiere, por exemplo, uma patente de uma cadeira dotada de encosto A, se um documento D1 trata de cadeira em que o encosto A foi substituído por encosto equivalente B, então temos que D1 está dentro do escopo da reivindicação, mas D1 não antecipa a novidade da patente porque dizer que é A é equivalente a B é o mesmo que dizer que é obvio trocar o elemento A por B, ou seja, esta é uma análise de atividade inventiva. Há uma imprecisão conceitual quando se diz que documento D1 está dentro do escopo da reivindicação e, portanto, esta não tem novidade, pois isso nem sempre será verdadeiro.