Segundo o guia de exame
da EPO (F-IV-4.23) no caso de discrepâncias entre as reivindicações e o
relatório descritivo, as reivindicações não estarão suportadas pelo relatório
descritivo (artigo 84 da EPC) e também, na grande maioria dos casos, a invenção
não terá suficiência descritiva (artigo 83
da EPC)[1]. Se alguma invenção
englobada no escopo da reivindicação possuir insuficiência descritiva, isto
poderá justificar a insuficiência descritiva do pedido. Por exemplo considere
um sistema computacional descrito no relatório como utilizando memória RAM.
Como o sistema prevê a atualização de dados, o técnico no assunto entende tal
sistema não funcionaria se usado memória ROM. Na reivindicaão, contudo, o
depositante pleiteia sistema computacional para memórias em geral. Neste caso
não há suporte para tanta generalidade e também não há suficiência descritiva,
uma vez que o sistema não funcionaria com memórias ROM. A emenda possível neste
caso seria o depositante restringir sua reivinidcalão para um sistema com
memórias RAM. A descrição de um modo de implementação da invenção somente será
considerada suficientemente descrita se a mesma permitir a invenção ser
realizada para todo o escopo reivindicado ao invés de apenas em alguns dos
membros englobados pela mesma reivindicação (T409/91).[2] A
patente em questão trata de óleo combustível contendo cristas de tamanho
inferior 4000 nanometros. No entanto o
relatório descritivo encontra suporte apenas para partículas inferiores a 1000
nanometros. De modo a atender as exigências de suficiência descritiva do artigo
83 da EPC o pedido deve deve conter informação suficiente para que o técnico no
assunto usando o conhecimento geral comum possa executar a invenção por toda a
extensão em que é reivindicada, desta forma a falta de suporte apontada implica
na insuficiência descritiva do pedido. Este entendimento foi adotado pela Corte
de Apelações na Inglaterra em Biogen v. Medeva [1995] RPC 68 (CA). [3] Se
a reivindicação genérica se refere a um produto, independente de como ele seja
feito, se o relatório descritvo revela uma forma de fazer tal produto e existe
evidência de que existam outras formas de fazê-lo dentro do escopo desta
reivindicação, então, a reivindicação será considerada como não tendo
suporte,devendo se restringir a forma descrita no relatório descritivo. Em
T1173/00 foi reivindicado uma unidade de tração ferroviária com um
transformador supercondutor refrigerado por nitrogênio líquido. O pedido
contudo não apresentada suficiência descritiva para esta invenção. O requerente
alegou que uma variante de sua invenção usando um transformador refrigerado a
hélio líquido poderia ser usada para justificar a suficiência descritiva da
invenção. A Corte discordou do argumento uma vez que esta variante não se
enquadra no escopo fundamental da invenção reivindicada devido a não alcança o
mesmo resultado técnico.[4] Na
EPO, o Boards of Appeal em diversas decisões (T292/85 OJ 1989, T81/87, T301/87)
confirmou o entendimento de que uma invenção em princípio é suficientemente
descrita se pelo menos uma implementação é claramente indicada de forma a
permitir que o técnico no assunto possa realizar a invenção, não importa o
quanto genérica seja a reivindicação, desde que tais reivindicações genéricas
encontrem suporte no relatório descritivo.[5] A
não disponibilidade de formas variantes apresentadas é irelevante para
suficiência descritiva do pedido como um todo.[6] Neste
sentido que a Regra 42(1)(e) da EPC2000 estabelece que o relatório descritivo
deva descrever em detalhes pelo menos um modo de implementação da invenção
reivindicada. Em T292/85 OJ 1989 observou que em uma reivindicação referente a
plasmídeos recombinantes a não disponibilidade para algumas das variantes
englobadas pela reivindicação é considerada irrelevante uma vez que existam
outras variantes adequadamente descritas que alcancem o mesmo efeito. [7]
[2] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
232 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[3] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.205; CORNISH, William, LLEWELYN, David. Intellectual property: patents,
copyright, trademarks and allied rights. London: Sweet&Maxwell, 2007. p.
239
[4] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
235 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[5] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.259
[6] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
231 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[7] Case Law of
the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p.
240 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
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