Em 2015 o PTAB em JP Morgan Chase v.Intelectual Ventures[1] declinou em aplicar a revisão relativas a
patentes de métodos financeiros (CBM review – Covered Business Method) previsto
na seção 18(a)(1)(C) do America Invents Act. Segundo a definição legal uma
patente de método financeiro significa que a patente reivindica um método ou
aparelho correspondente para executar o processamento de dados ou outras
operações usadas na prática, administração ou gerenciamento de um produto ou
serviço financeiro, exceto pelo fato de que o termo não inclui as patentes para
invenções tecnológicas. [2] A patente em questão US5745574 da
Intelllectual Ventures tratava de método que usava criptografia de chave
pública para certificar comunicações eletrônicas de forma segura. A JP Morgan
alegou que a técnica de criptografia é usada no estado da técnica para quase
todas as transações financeiras eletrônicas e, portanto, a patente se dirigia a
uma atividade relativa ao processamento de dados financeiros. O PTAB, contudo,
entendeu que as reivindicações tinham aplicação geral e não estavam limitadas a
uma aplicação específica e, portanto, não se enquadrava na previsão do AIA como
método financeiro. Em Google Inc. v. Unwired Planet, LLC[3] o PTAB entendeu que a patente poderia ser
enquadrada como método financeiro e confirmou que este enquadramento não está
limitado a produtos ou serviços da indústria de serviços financeiros apenas. A
patente US7203752 trata de método de controle de acesso a informações locais
para dispositivos de comunicação sem fio que é solicitada por um aplicativo do
cliente. O método é usado de forma complementar a produtos ou serviços
financeiros tais como bancos. O sistema detecta quando um dispositivo sem fio
está presente na área de um banco para iniciar o envio de informação de
propagando relevante. Em Experian Marketing Solutions v. Rpost Communications uma
patente referente a método de comprovação de envio de email foi considerado um
método financeiro porque as reivindicações citavam a aplicação em e-commerce: “a presença da implementação e-commerce torna
claro que as reivindicações de método tem utilidade em processos financeiros”.
Em Motorola Mobility v. Intellectual Ventures trata de serviços de distribuição
para atualização automática de computadores foi considerado uma invenção
tecnológica (technological invention) e portanto não se enquadra no sistema
CBM. Em Square Inc. v. Think Computer Corporation um sistema de pagamentos
eletrônico em que os participantes podem agir seja como ccompradores ou
vendedores foi considerado uma invenção não técnica (non technical invention). [4]
Em agosto de 2015 em Microsoft Corp. v. ADC Technology [5] a
patente é referente a transmissão de um software de um videgame e karaokê que
inclui um sistema de cobrança quando a transmissão é completada. O PTAB
entendeu que não é necessário nestes casos uma citação literal na reivindicação
para um porduto ou serviço financeiro para que haja o enquadramento como método
de fazer negócios. A atividade financeira pode ser considerada indidental ou
complementar. O titular por sua vez argumentou que a reivindicação resolve um
problema técnico ao prevenir o acesso não autorizado ao programa ou dados. O
PTAB, contudo, entendeu que as reivindicações eram dirigidas a um hardware
genérico combinado com programação de rotina não identificando um problema
técnico, uma vez que o problema em questão era relativo a compra de cartuchos
de jogos. A patente portanto, foi enquadrada para revisão pelo sistema CBM.
Portanto se um elemento do relatório descritivo executa uma atividade
financeira e a reivindicação não menciona nada mais do que um hardware
convencional e software de rotina, a patente provavelmente será enquadrada no
sistema CBM.[6]
Em decisão de outubro de 2015 o PTAB considerou como ideia abstrata uma
reivindicação de método de agendamento de reuniões em uma rede de estações de
trabalho interativas e que compreende a apresentação de um convite de
participação ao usuário, a habilitação para se definir atributos deste convite,
assim como atribuir priorizações de cada atributo de modo a determinar o nível
de prioridade da reunião. O PTAB considerou ideia abstrata o conceito de
agendamento de reuniões e que a reivindicação não utiliza seja explicitamente
ou implicitamente qualquer máquina particular para esta função. As
reivindicações de sistema de de controle de reuniões e mídia de computador
tendo gravado um programa de computador, ambas reproduzindo as memos elementos
da reivindicação de método, foram compreendidas como igualmente ideias
abstratas uma vez que Alice determina que as categorias de reivindicações não
impactam na decisão de patenteabilidade da reivindicação como um todo.[7]
Em dezembro de 2015 em Apple v. Smartflash o PTAB analisou o
enquadramento como pedido de revisão pelo CBM (covered business method) um
sistema de acesso e armazenamento de dados para habilitar o download e
pagamento de dados. O depositante alegou que o pedido não se enquadrava como méto
financeiro, no entanto o PTAB discordou ao entender que o enquadramento como
financeiro pelo CBM não deve se restringir a produtos e serviços somente da indústria
financeira. Além disso o histórico legislativo índice que a frase “produtos ou
serviços financeiros” deva ser interpretado de forma ampla. O PTAB conclui que
a reivindicação não se enquadra como “invenção tecnológica” segundo o §
18(d)(1) do AIA porque as reivindicações não citam uma característica técnica
que seja nova e não óbvoa dante do estado da técnica, além disso o porblem
sendo resolvido é um “problema financeiro” ou seja, pirataria de dados. [8]
[1]
J.P Morgan Chase v. Intellectual Ventures II LLC, CBM2014-00160 (PTAB Jan. 29,
2015) cf. GANDHI, Manoj. PTAB limits the scope o covered business method patent
revies, 13/02/10215 http://www.lexology.com
[2] (a) For purposes of this section, the term
“covered business method patent” means a patent that claims a method or
corresponding apparatus for performing data processing or other operations used
in the practice, administration, or management of a financial product or
service, except that the term does not include patents for technological
inventions. (b) Technological invention. In determining whether a patent is for
a technological invention solely for purposes of the Transitional Program for
Covered Business Methods (section 42.301(a)), the following will be considered
on a case-by-case basis: whether the claimed subject matter as a whole recites
a technological feature that is novel and unobvious over the prior art; and
solves a technical problem using a technical solution 37 CFR § 42.301
http://www.bitlaw.com/source/America-Invents-Act/18.html
[3]
CBM2014-00006, Paper 11 (April 8, 2014) cf. WEISENBERGER, Theresa. CBMS not
limited to products or services of the financial services industry, 30/04/2014
http://www.lexology.com
[4]
DAY, Jones. Defining the Covered Business Method Patent, agosto 2015,
http://www.jonesday.com/defining-the-covered-business-method-patent-08-27-2015/
[6]
EMERY, McDermott. More guidance on “financial service or product” for
instituting CBM review, 27/08/2015 http://www.lexology.com
[7]
HERNDON, Joseph. PTAB Issues Questionable 101 Decision, 26/10/2015
http://www.patentdocs.org/2015/10/ptab-issues-questionable-101-decision.html
[8] A Solution to Business
Problems May Not Be a Technological Invention, 23/12/2015,
http://www.lexology.com
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