No USPTO de acordo com o 35 USC §112 parágrafo 6 um elemento em uma reivindicação de combinação de elementos pode ser descrita pelos meios ou etapas para executar determinada função sem a descrição de características estruturais para realização da mesma e tal reivindicação tem o escopo de proteção que inclui a descrição estrutural presente no relatório descritivo ou seus equivalentes[1]. Segundo Janice Mueller este tipo de reivindicação é mais comum na área mecânica do que em química. Esta disposição do USC surge originalmente em 1952. Com o dispositivo legal fala de combinação de elementos, não é permitido uma reivindicação de meios mais função para um único elemento. Assim uma reivindicação do tipo “dispositivo compreendendo um meio para fixar A com B” não é permitida, porém “dispositivo compreendendo A, B e um meio para fixar A com B” é permitida. [2]
Janice Mueller destaca que o 35 USC §112 parágrafo 2 exige que um elemento funcional das reivindicações deva apresentar a descrição de sua estrutura correspondente no relatório descritivo. Por exemplo, uma reivindicação que descreva um tênis dotado de sola e meios para fixação da sola, deve apresentar no relatório descritivo exemplos de meios que poderiam ser usados para tal finalidade, por exemplo, botões, laços, etc.[3] A autora destaca que estes meios ou seus equivalentes devam ser conhecidos à época da concessão da patente. Caso um meio inventado posteriormente, ainda que dentro da mesma função, por exemplo o velcro, venha a ser usada, esta reivindicação de meios mais funções não teria o condão de proteger. Na decisão In re Donaldson a Corte entendeu que embora fazendo uso de uma reivindicação do tipo means plus function, o pedido de patente deve conter em sua descrição ao menos uma forma de realização em que apresente os elementos estruturais utilizados para alcançar tais funcionalidades[4].
Na decisão a Corte analisou uma patente que descrevia em sua reivindicação um coletor dotado de meio responsivo a pressão para com jatos de ar eliminar poeira de um coletor. O relatório descritivo apresentava tal coletor como sendo flexível, elemento importante para realização da função, embora não detalhado na reivindicação. A Corte entendeu que um documento que apresentava mesma funcionalidade porém com coletor rígido não constituía anterioridade. Durante o exame o requerente poderia modificar seu quadro reivindicatório para trazer este elemento para a reivindicação.
Em In re Aoyama o Federal Circuit julgou em 2011 que reivindicações do tipo means plus function que não atendam a suficiência descritiva em sua parte estrutural não atende os requisitos do 35 USC § 112. Para invenções implementadas por programa de computador será importante descrever o computador de propósito específico para tais funcionalidades de algoritmo em particular, caso contrário tais reivindicações de meios mais funções não atendem a exigência legal de suficiência descritiva.[5] No caso em discussão a Corte entendeu que o fluxograma descrito no relatório trata apenas dos resultados alcançados sem descrever como alcançar tais resultados.[6]
Em Media Rights Technologies, Inc. v. Capital One Financial Corp (Fed. Cir. 2015)[7] a Corte mesmo nos casos de redação que não incodem diretamente na forma menos plus function ainda assim é possível o enquadramento no 35 USC § 112. A reivindicação de US7316033 refere-se a método de prevenão de cópias em mídia digital que envolve a ativição de um “mecanismo de conformidade” (compliance mechanism). A Corte Distrital considerou o termo indefinido pois o relatório descritivo não sugere qual seria a estrutura deste mecanismo de conformidade e tampouco o algoritmo de programação usado para sua implementação limitando-se a descrever a funcionalidade de tal mecanismo o que o enquadra como um termo do tipo means plus function o que exige sua definição estrutural segundo a seção 112. O Federal Circuit concordou que o termo era do tipo means plus function ainda que não utilize as “palavras mágicas” “meios para”. A ausência do algoritmo de computação sugere que de fato o termo esteja indefinido. [8] Para tanto seria necessário que o relatório descritivo revelasse o algoritmo para a função descrita. O código fonte citado no relatório descritivo meramente se refria e exibição de mensagens de erro sem contemplar a função correspondente descrita na reivindicação.[9]
Em Eon Corp. IP Holdings, LLC v. AT&T Mobility, LLC (Fed. Cir. May 6, 2015) o Federal Circuit confirm o entendimento em WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339 (Fed. Cir. 1999) de que para invenções implementadas por software é importante que os elementos na forma de menos plus function especifiquem a estrutura correspondente na forma de um algoritmo para execução da dita função, seja atraés de fluxogramas, texto, fórmulas, por exemplo. Em Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. June 16, 2015)(en banc) o Federal Circuit conclui que a presunção contra o tratamento de reivindicações de meios mais funções deva ser superada, ou seja, não é necessário o uso das palavras mágicas “meios para” para que a reivindicação seja enquadrada como meios mais funções como no caso da patente em questão que se refere a “módulo de controle de aprendizado distribuído” que não se encontra suficientemente descrito. [10]
O PTAB em decisão de 2015 em Boku v. Zilidev referente a sistema e método para compra de produtos usando dispositivo portátil sem que se exija que o usuário entre informações de pagamento para cada transação de venda. O requerente alegou que a reivindicação era indefinida por conta da expressão “meios para completar um pedido de transação” uma vez que por ser uma reivindicação do tipo meios mais funções necessariamente a seção 112 exige que uma implementação de tal função deveria ter sido descrita no relatório do pedido. O PTAB baseado em Williamson v. Citrix Online afirma que “se o técnico no assunto é incapaz de reconhecer a estrutura no relatório descritivo e associá-la a função correspondente na reivindicação, esta cláusula de meios mais funções presente na reivindicação será considerada indefinida”.[11]
[1] “An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof."
[2] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.87
[3] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.89
[4] Electronic and Software Patents, Law and Practice, Steven W. Lundberg, Stephen C. Durat, Ann, M. McCrackin, the Bureau of National Affairs, Washington, 2005, p. 4-37
[5] US Patent Application 10/798,505, Reivindicação 11: Sistema para a gestão da cadeia de suprimentos, incluindo: um sistema controlador de ordem, incluindo meios de logística reversa para a geração de transferência de dados, e um sistema de armazém para receber a transferência de dados e meios de geração de dados de navegação. http://alleylegal.com/2011/09/in-re-aoyama-%E2%80%93-application-drafting-lessons/
[6] In re Aoyama, No. 2010-1552 (Fed. Cir. Aug. 29, 2011), http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7FZCH7S
[7] Case Nos. 14-1218 (Fed. Cir., Sept. 4, 2015)
[8] HERNDON, Joseph. Media Rights Technologies, Inc. v. Capital One Financial Corp. (Fed. Cir. 2015), 09/09/2015 http://www.patentdocs.org/2015/09/media-rights-technologies-inc-v-capital-one-financial-corp-fed-cir-2015.html
[9] OTT, Alexandre, “Mechanism” claim term found to be an indefinite means-plus-function elemento, 30/10/2015, www.lexology.com
[10] MCCLENNEN, Nutter. Means-plus-function claiming: recent invalidity decisions provide important lessons, 31/08/20015 http://www.lexology.com
[11] A means-plus-function claim was found unpatentable as indefinite for absence of corresponding structure CBM2014-00140, 148, 15/11/2015, http://ptabtrialblog.com/a-means-plus-function-claim-was-found-unpatentable-as-indefinite-for-absence-of-corresponding-structure-cbm2014-00140-148/
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