Problemas de tradução em acordos internacionais

Artigo 23b TRIPs

Segundo o Artigo 23.3.b de TRIPs “Os Membros também podem considerar como não patenteáveis plantas e animais, exceto micro-organismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos”. No inglês: “Members may also exclude from patentability: plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes”. Segundo a FGV: “A versão em português [do Artigo 27.3 (b) de TRIPs] se equivoca ao colocar a vírgula após “animais” e não após “micro-organismos”. Essa alteração resulta na exclusão dos micro-organismos e processos essencialmente biológicos da categoria plantas e animais. Nesse sentido, a versão traduzida leva ao entendimento de que o TRIPS não concede a possibilidade aos Membros de considerar como não patenteáveis os processos essencialmente biológicos. O que o artigo estipula, em verdade, é que os Membros podem considerar como não patenteáveis plantas e animais, com exceção dos micro-organismos, ou seja, os micro-organismos não poderão ser incluídos nesta possibilidade de não patenteabilidade. Já os procedimentos essencialmente biológicos devem ter o mesmo tratamento dado às plantas e animais, e não serem excepcionados como os micro-organismos”.[1]

 

Artigo 27.2 TRIPs

Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law

Daniel Gervais chama a atenção que o texto do Artigo 27.2 de TRIPS faz referência a “public order or morality” o que seria uma tradução inapropriada do francês “ordre public” que tem outro sentido.[2] O termo em françês se aproxima mais de “public policy” ou seja, “política pública”. Enquanto “public order” ou “ordem pública” que consta do Artigo 18 da LPI e da tradução em português do TRIPS significa a manutenção da segurança pública, o termo francês “ordre public” diz respeito a um conceito mais amplo, aos fundamentos que não podem ser derrogados sob risco de ameaçar a estabilidade das instituições de uma dada sociedade. Segundo a FGV “A expressão “ordem pública” empregada na tradução em português deve ser lida com a carga axiomática da expressão em francês “ordre public”, por mais que se possa literalmente apresentar uma tradução.”[3]

Artigo 53b EPC

European patents shall not be granted in respect of:  (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof

A versão da EPC em alemão teve a redação do Artigo 53(b) modificada substituindo o termo Tierarten na EPC1973 (espécie animal) para Tierrassen (raças animais), uma vez que o primeiro termo tinha um significado mais restrito que o termo em inglês animal varieties, gerando problemas de interpretação uma vez que tanto o inglês como o alemão são idiomas oficiais da EPC. A expressão “animal varieties”[4] assim como o termo em francês “races animales” referem-se somente a subespécies, ao passo que o termo em alemão “Tierarten” refere-se a espécie animal inteira[5]. Assim, podem ser concedidas, por exemplo, patentes para animais produzidos por um processo microbiológico, ainda que este termo não esteja definido na EPC.[6] Pollaud Dulian observa que as raças animais na linguagem científica significam uma subdivisão da espécie. Vetar patentes para animais poderia significar uma restrição excessiva. Embora a expressão <race animale> (Artigo 4º da Diretiva de Biotecnologia Europeia 44/98/CE)[7] seja imprecisa, ela admite a patenteabilidade de animais obtidos por processos não essencialmente biológicos. As patentes relativas a animais são patenteáveis se estas não estão tecnicamente limitadas a uma raça animal específica.[8] De qualquer forma a Diretiva Europeia 98/44/CE permite a possibilidade de rejeitar patentes de animais quando isto for contrário à ordem pública e as boas maneiras.

Artigo 4G - CUP

O conceito de unidade de invenção está presente no artigo 4G da CUP: “Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo poderá o requerente dividir num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade”. Segundo Bodenhausen “Pode ocorrer, de acordo com a legislação do país em que se efetue o exame, que se considere que um pedido de patente é complexo por razões distintas da falta de unidade de invenção, por exemplo, porque contém uma combinação proibida de reivindicações para fabricação e utilização do mesmo objeto inventado. Em tais casos se aplica igualmente o artigo 4G, embora provavelmente este seja utilizado com mais frequência nos casos em que o pedido tenha mais de uma invenção”. [9]

Segundo o artigo 22 da LPI “o pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo”, o que sugere que uma vez o exame tendo identificado falta de unidade de invenção o depositante terá oportunidade para dividir seu pedido conforme artigo 35 da LPI. No entanto, esta não é a única possibilidade em que o INPI pode emitir parecer técnico relativo a divisão do pedido, uma vez que a LPI não define as situações em que o INPI pode fundamentar um pedido de divisão. O Ato Normativo nº 127/97 de 5 de março de 1997 no item 6 prevê que esta situação possa ocorrer “quando o exame técnico revelar que o pedido é complexo ou que contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”. Na Instrução Normativa nº 30/2013 de 4 de dezembro de 2013, contudo, este trecho do Ato Normativo nº 127/97 foi reescrito como “quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”. Já não há mais referência a possibilidade do INPI fundamentar uma solicitação de divisão de pedido com base no pedido ser complexo. Como a CUP deixa para as legislações nacionais a definição das condições em que se pode solicitar ao depositante a divisão do pedido, não há qualquer contradição com a CUP seja no Ato Normativo nº 127/97 ou na Instrução Normativa nº 30/2013 apenas que esta última aceita como única justificativa para o INPI solicitar a divisão do pedido o fato do pedido não ter unidade de invenção.

Nuno Carvalho observa que a tradução da CUP ao português presente no Decreto n.º 75572 de 8 de abril de 1975 refere-se a “que um pedido de patente é complexo” quando o texto do artigo 4g da CUP em inglês refere-se a “a patent contains more than one invention”. No entanto no texto autêntico em francês o mesmo trecho refere-se a “Si l’examen révèle qu’une demande de brevet est complexe”, ou seja, o decreto brasileiro traduziu corretamente a partir do texto autêntico em francês[10]. Bodenhausen já em 1969 observava que esta tradução para o inglês não é muito precisa porque um pedido pode ser complexo por razões outras que não a falta de unidade de invenção, por exemplo a complexidade do quadro reivindicatório. Para Nuno Carvalho o termo “complexo” pode se referir a complexidade técnica da invenção o não está de acordo com o sentido original do texto da CUP.[11] No entanto, no âmbito jurídico encontramos o significado do termo como representando algo que abranja duas tecnologias distintas e talvez tenha sido essa a razão do uso desta palavra. O Código de Processo Civil no artigo 431B[12] estabelece que “tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e à parte indicar mais de um assistente técnico”[13]. Na França Pollaud Dulian também observa que para pedidos de patentes complexos (demande complexe) podem ensejar a divisão do mesmo.[14] A legislação francesa se refere à unidade de invenção no artigo L.612-4 a qual Schmidt Szalewski associa a pedidos complexos com base na jurisprudência, embora o julgados citados que utilizam tal expressão sejam decisões de 1901[15] e de 1879[16]. A Corte francesa se refere a patente com o “vício da complexidade (le vice de complexité)” embora esta não seja considerada uma causa para nulidade da patente.

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[1] FGV, Projeto releitura dos acordos da OMC, 2012 capítulo 15. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) http://ccgi.fgv.br/node/132

[2] TRIPS 27.2 Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law

[3] FGV, Projeto releitura dos acordos da OMC, 2012 capítulo 15. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), p.95 http://ccgi.fgv.br/node/132

[4] http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar53.html

[5] CORNISH, William, LLEWELYN, David. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights. London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 228

[6] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010, p. 44 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html

[7] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0044&from=PT

[8] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.156

[9] BODENHAUSEN, Guia para la aplicacion del Convenio de Paris para la proteccion de la propriedad industrial revisado em Estocolmo, 1967, WIPO:Genebra, 1969 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf

[10] http://www.wipo.int/wipolex/en/wipo_treaties/details.jsp?treaty_id=2

[11] CARVALHO, Nuno. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado. presente e futuro. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2009, p.93

[12] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm

[13] O escopo da prova pericial e critérios para a escolha do perito, Alexandre Freitas Câmara, In: Revista da ABPI,n.89, jul/ago 2007, p.17 Lei No 5.869, de 11/01/1973 que Institui o Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 10.358, de 2001, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869compilada.htm

[14] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.261

[15] Cons. d’État, 5 agosto 1901 cf. SZALEWSKI,J.Schmidt; PIERRE,J.L. Droit de la propriete industrielle,Paris:Litec, 1996, p.59

[16] Cons. d’État, 12 agosto 1879 cf. CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1976, p.47

Defesa Gillette contra contrafação

A Corte Federal de Justiça da Alemanha BGH  em Formstein [1986] GRUR 11, 803 [BGH] e [1991] RPC 597 estabeleceu que o meio substituído deve produzir o mesmo efeito técnico que o meio especificado nas reivindicações (mesmo efeito). O técnico no assunto deve ser capaz de concluir, sem considerações consideradas inventivas, que esta substituição atinge a mesma função (obviedade) e por fim ele deve considerar esta variante como uma solução equivalente (equivalência). Esta decisão embora não formalmente adotada pela EPC é considerada uma contribuição importante para o esclarecimento da questão[1]. A contrafação se estabelece desta forma: (i) quando a matéria se enquadra no sentido literal das reivindicações,, (ii) quando a matéria se enquadra no elementos literais e equivalentes diretos (glatte aequivalente), por exemplo ao substituir um prego por um parafuso, ou (iii) quando a matéria se enquadra na mesmo conceito inventivo, o que pode incluir elementos considerados não equivalentes diretos da reivindicação (nicht glatte aequivalente).[2] Segundo a chamada objeção Formstein um réu de contrafação pode alegar em sua defesa que a implementação impugnada como equivalente não é uma invenção patenteada, mas ao invés disso, óbvia em relação ao estado da técnica pelo técnico no assunto e desta forma não deveria ser considerada como contrafação da patente.[3] O acusado de contrafação se conseguir mostrar que seu produto é uma variação óbvia do estado da técnica, à época do depósito da patente em questão, não estará em contrafação. [4]Assim segundo o critério em Formstein a implementação modificada não é considerada contração por equivalência se esta modificação for considerada óbvia  no estado da técnica para o técnico no assunto.[5] Estas mesma conclusão também é observada nos Estados Unidos em Wilson Sporting Goods v. David Geoffrey & Assoc[6] e na Inglaterra em Gillette Safety Razor v. Anglo American Trading (1913) 30 RPC 465 (House of Lords) conhecida como “defesa Gillette”.[7]

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[1] STAUDER, Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary.  Thomson:Cologne, 2003, p. 247

[2] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.425

[3] STAUDER, Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary.  Thomson:Cologne, 2003, p. 247

[4] FRANZOSI, Mario. Non-Obviousness, The Journal of World Intellectual Property, v.6, n.2, March 2003, p.245

[5] BAECHTOLD, Robert. The intellectual property review. Law Business Research:Londres, 2014, p.101

[6] 904 F.2d 677, USPQ 2d 1942 (Fed. Cir. 1990)

[7] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.438; CORNISH, William, LLEWELYN, David. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights. London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 172

Sham Litigation no Brasil

A Aventis ajuizou uma ação na Justiça buscando estender o prazo de vigência de uma de suas patentes. Na ação o juiz considerou que a conduta da empresa não poderia ser enquadrada como litigância de má fé e qualquer efeito competitivo desta conduta seria indireto e intermediado por uma decisão de negócios por parte dos competidores. [1] Em contraponto, Pedro Barbosa observa que o Judiciário brasileiro tem se manifestado favorável ao enquadramento de tal comportamento como má-fé passível de punição. Pela primeira vez a Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, em decisão de inédito conteúdo, multou tal prática pelo exercício da litigância de má-fé, nos termos do artigo 17, III, do Código de Processo Civil, pela utilização da medida processual como forma de se alcançar objetivo ilegal: “forçoso é reconhecer que, ao ajuizar a presente ação no último dia de vigência da patente, a parte autora obteve, de fato, a extensão do prazo de seu monopólio por um ano, eis que dificilmente alguma outra empresa lançará o mesmo produto no mercado, sob a ameaça de infringir indevidamente a patente da autora. Considero, assim, que a empresa autora agiu como litigante de má-fé” [2]. Sobre o tema, em outra época, manifestou-se Gama Cerqueira: “Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal” [3].

Segundo Ana Maria Melo Netto, no Brasil a “sham litigation” é passível de punição nos termos da Lei nº 8.884/94 de Defesa da Concorrência “Art. 21, inc. XVI -açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia”. Entre as denúncias recebidas pela SDE encontram-se o caso ANFAPE: denúncia contra as montadoras de automóveis por uso abusivo do direito de ação na tentativa de proteger direito de propriedade sobre desenho industrial conferidos a autopeças. O caso Tacógrafos: Siemens VDO, detentora de 85% do mercado nacional de tacógrafos, adotou série de medidas judiciais para impedir / retardar entrada de novo tacógrafo pela concorrente SEVA, com 2% do mercado (recomendação de condenação por prática de cartel, mas não por sham litigation) [4]. O Caso Perfis de Alumínio: suposto abuso de posição dominante da Alcoa por meio da requisição, junto ao INPI, de direitos de propriedade industrial de perfis de alumínio já existentes no mercado também foi além alegada conduta de sham litigation embora não acolhida pelo Cade. O caso Shop Tour pode ser definido como o primeiro caso explicitamente de sham litigation envolvendo DPI no Brasil. O CADE utilizou o padrão de processo civil de litigância de má-fé, identificando efeito anticompetitivo do uso de liminares[5].

Para Lucia Salgado, Graziela Zucoloto e Denis Barbosa[6] a litigância predatória consiste em um litígio anticompetitivo sem fundamento legítimo e pode ocorrer por exemplo nas ações entre concorrentes envolvendo práticas colusivas; ações frívolas iniciadas pela firma dominante com o objetivo de limitar a atuação de concorrentes potenciais; e ações frívolas movidas contra agências governamentais com o objetivo de ganhar tempo e manter, artificialmente, direitos de propriedade intelectual em curso. Segundo os autores: “O predador não espera lucrar a partir do resultado do processo em seus méritos, mas, sim, devido a um maior preço de mercado causado pela limitação na atuação do concorrente, gerando, em consequência, ganhos monopolistas ao litigante”.

Para Karina Pinhão o sham litigation cuida do “exercício abusivo do direito de ação e não mera conduta de má fé no curso do processo. Nesse sentido, pode-se observar que a ação demanda pode ser abusiva sem que nenhuma das partes, no curso do processo, incorra em nenhuma das condutas de má fé dispostas no artigo 17 do CPC [...] Desta forma qualquer infração à Ordem Econômica (de que cuida o artigo 170 e seguintes da Constituição) ensejará uma responsabilidade objetiva na lei antitruste à qual não está imune o direito de ação”. Esta posição se opõe à prática nos Estados Unidos que vincula o sham litigation à prática de má fé.

Segundo o advogado Daniel Lemos dentre outros aspectos, para a configuração do “sham litigation” no Brasil é necessário que haja a existência de uma lide temerária. Desta forma “em razão do princípio da possibilidade de revisão dos atos da administração pública pelo Poder Judiciário, não se pode falar em lide temerária, e, portanto, em “sham litigation” – a menos que o Judiciário se pronuncie acerca da temeridade da ação” [7] O advogado Renato Dolabella Melo questiona a aplicação do Artigo 21 Defesa da Concorrência, uma vez que os direitos de PI não geram necessariamente poder de mercado. O advogado Marcos Lobo Levy e o presidente-executivo da Interfarma-Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa Gabriel Tannus destacam que “a legislação brasileira, especialmente o Código de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – possibilita a aplicação de sanções a quem se utiliza do Judiciário para fins escusos, ilegais ou protelatórios (artigo 17) ou propõe ações sem base legal nem mérito. Para isso, entretanto, é preciso demonstrar que, de fato, determinado litigante está agindo de má-fé no uso do Poder Judiciário.”

Em agosto de 2015 o CADE condenou a Eli Lilly por abuso do direito de peticionar, usando ações judiciais em diferentes localidades contra dois órgãos públicos como estratégia anticompetitiva contra seus concorrentes. A companhia recebeu multa de R$ 36 milhões do Cade. Dessa forma, a empresa visava manter a exclusividade na produção do medicamento Gemzar, voltado para o tratamento de câncer, enquanto acionava tanto a ANVISA como o INPI no Rio de Janeiro e Distrito Federal.[8] Segundo parecer do CADE o pedido inicial de patente PI9302434 da Eli Lilly tratava do processo de produção do composto cloridrato de gencitabina, pedido este que foi denegado pelo INPI, com base na inaplicabilidade do Acordo TRIPs. Posteriormente, foram adicionados dois novos itens ao quadro reivindicatório. Os dois novos itens (reivindicações 15 e 16) versavam não mais sobre patente de processo, mas de produto, de maneira que o escopo do pedido teria sido alterado substancialmente. Assim, omissão de dados relevantes em determinadas demandas estaria relacionada ao aumento do escopo do pedido de patente, tendo em vista que, mesmo sabendo que o pedido somente poderia versar sobre processo, a Representada ajuizou ação em face da ANVISA para a obtenção de registro de exclusividade de comercialização do produto GEMZAR. Segundo a Superintendência Geral do CADE: “Assim, de forma abusiva e tumultuada, por meio de enganosidades e omissões severas ao Judiciário e utilizando-se de artifício doloso e ardiloso – consistente em pedir e obter a suspensão da análise do INPI junto a um Juízo, ao mesmo tempo que se pedia o monopólio temporário do produto em outro Juízo, sob o argumento de demora na análise pelo INPI (demora essa demandada e obtida pela própria empresa) –, as Representadas conseguiram o monopólio sobre um medicamento que estava em domínio público, (Gencitabina), para o uso de câncer de mama”.[9]

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[1] Tribunal Regional Federal 2a Região – Segunda Câmara Especializada em PI, Apelação Civel nº 200851018171597. Sanofi Aventis v. INPI. Decisão: 31/10/2010 cf. SILVA, Lucia Helena salgado; ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; BARBOSA, Denis Borges. Study on the anti-competitive enforcement on intellectual property rights: sham litigation , IPEA/WIPO, 2011 http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf

[2] Processo nº 2008.51.01.817159-7, em trâmite perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

[3] CERQUEIRA, Gama. Tratado de Propriedade Industrial. São Paulo: Ed.Revista dos Tribunais, 1982. v. II.

[4] BATISTA, Eurico. Cade pode aplicar multa por abuso do direito de ação http: //www.conjur.com.br/2010-mar-16/cade-julga-primeiro-sham-litigation-ordem-economica-pais. http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000551601990.pdf

[5] SILVA, Lucia Helena salgado; ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; BARBOSA, Denis Borges. Litigância predatória no Brasil. IPEA Radar Nº 22: tecnologia, produção e comércio exterior, 10/2012, p.25 http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/radar/121114_radar22.pdf

[6] SILVA, Lucia Helena salgado; ZUCOLOTO, Graziela Ferrero; BARBOSA, Denis Borges. Litigância predatória no Brasil. IPEA Radar Nº 22: tecnologia, produção e comércio exterior, 10/2012, p.25 http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/radar/121114_radar22.pdf

[7] http: //br.groups.yahoo.com/group/pibrasil/ mensagem de 05/07/2010.

[8] http://jota.info/cade-condena-eli-lily-a-pagar-r-36-milhoes-por-sham-litigation#.Vdvj67pr11Q.facebook

[9] http://jota.info/cade-condena-eli-lily-a-pagar-r-36-milhoes-por-sham-litigation#.Vdvj67pr11Q.facebook

India & Brasil: um quadro comparativo

O escritório de patentes da Índia divulgou em agosto de 2015 novo manual de exame de invenções implementadas por programa de computador. As possibilidade de concessão nesta área são ampliadas em relação ao Manual de 2013. Em 2013 o método implementado por software em computador de uso geral não era considerado invenção: "The question therefore, is whether a computer programme loaded on a general purpose known computer or related devices can be held patentable. Keeping in view the spirit of law the answer is in the negative. In an application for patent for a new hardware system, the possibility of a computer programme forming part of the claims is not ruled out. The examiner is to carefully consider as to how integrated is the novel hardware with the computer programme. A computer programme which may work on any general purpose known computer does not meet the requirements of the law". [1] No guia de exame de 2015 tais trechos foram suprimidos [2]: "For being considered patentable, the subject matter should involve either - a novel hardware, or - a novel hardware with a novel computer programme, or - a novel computer programme with a known hardware which goes beyond the normal interaction with such hardware and affects a change in the functionality and/or performance of the existing hardware".

Com isto o guia de exame da Índia se aproxima substancialmente com a diretriz do INPI do Brasil[3] (adotada na prática de exame, já submetida a Consulta Pública porém ainda não oficializada através de uma Resolução) e da maior parte dos países.

Brasil/INPI	Índia	comentários
A LPI, em seu Art. 10, não considera invenção nem modelo de utilidade: “ métodos matemáticos; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; programas de computador em si;	The Patents (Amendment) Act, 2002 also introduced explicit exclusions from patentability under section 3 for Computer Related Inventions (CRIs) as under: (k) a mathematical or business method or a computer programme per se or algorithms;	No Brasil como na Índia a expressão per se aplica-se apenas ao programa de computador.  Não há referência a algoritmos na lei brasileira. A referência a programas per se e algoritmos parece conferir uma maior exclusão na lei indiana
Considera-se como algoritmo uma sequência de passos lógicos a serem seguidos para a resolução de determinado problema. De acordo com essa definição, um algoritmo consiste em um método ou processo e portanto deve ser reivindicado como tal. Para ser invenção é necessário que tal método ou processo não se enquadre nos incisos do Art. 10	The term “algorithm” is not defined in Indian statutes and hence, for interpretation of this term, the general dictionary meaning is being used. The Oxford Advanced Learners Dictionary defines „algorithm‟ as “a set of rules that must be followed when solving a particular problem". [..] Algorithms in all forms including but not limited to, a set of rules or procedures or any sequence of steps or any method expressed by way of a finite list of defined instructions, whether for solving a problem or otherwise, and whether employing a logical, arithmetical or computational method, recursive or otherwise, are excluded from patentability.	A definição de algoritmo é essencialmente a mesma nos dois casos. Enquanto o INPI permite patentes para algns algoritmos, a lei indiana veda patentes a todos os algoritmos
O programa de computador em si, de que trata o inciso V do Art. 10 da LPI, refere-se aos elementos literais da criação, tal como o código fonte, entendido como conjunto organizado de instruções escrito em linguagem natural ou codificada. O programa de computador em si não é considerado invenção e portanto não é objeto de proteção por patente por ser mera expressão de uma solução técnica, sendo intrinsecamente dependente da linguagem de programação	The term computer programme has been defined in the Copyright Act 1957 under Section 2(ffc) as "computer programme means a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, including a machine readable medium, capable of causing a computer to perform a particular task or achieve a particular result	Enquanto que no Brasil a definição de programa em si é a mesma a conferida pelo direito de autor, na Índia esta definição de direito de autor é conferida ao programa de computador e não propriamente ao programa em si
O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção e, portanto, é excluído da patenteabilidade. Entretanto, uma criação industrial (processo ou produto associado ao processo) implementada por programa de computador que resolva um problema encontrado na técnica e alcance efeito técnico que não digam respeito unicamente ao modo como este programa de computador é escrito pode ser considerada invenção.	The term “per se” is not defined in Indian statutes including the Patents Act, 1970 and hence, for interpretation of this term, the general dictionary meaning is being used. The Oxford Advanced Learners Dictionary defines “per se” as “„by itself‟ - to show that you are referring to something on its own, rather than in connection with other things.	Pela interpretação da Índia dado um Sistema implementado por software a matéria referente ao programa em si não é objeto de patente, o que se aproxima da abordagem brasileira
Uma criação é considerada invenção quando os recursos utilizados para a solução do problema que está sendo resolvido não se encontram em um campo incluído nos incisos do Art. 10 da LPI. Em conformidade com o AN 127/97 é necessário que a invenção esteja inserida em um setor técnico (item 15.1.2 c), resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas, (item 15.1.2.e) e possua efeito técnico (item 15.1.2 f).	Since patents are granted to inventions, whether products or processes, in all fields of technology, it is important to ascertain from the nature of the claimed CRI whether it is of a technical nature involving technical advancement as compared to the existing knowledge or having economic significance and is not subject to exclusion under Section 3 of the Patents Act	O aspect técnico é exigido nos dois casos, no entanto o manual indiano refere-se a “significado econômico” e “progresso técnico” dois aspectos que não constam da diretriz brasileira
Para pedido de patente que trate de invenção implementada por programa de computador, o enquadramento do objeto do pedido de patente nas exceções dos incisos do Art. 10 independe se a categoria de reivindicação trata de processo ou produto definido meramente pela sua funcionalidade.	Computer programmes are often claimed in the form of algorithms as method claims or system claims with some „means‟ indicating the functions of flow charts or process steps. It is well-established that, in patentability cases, the focus should be on the underlying substance of the invention, not the particular form in which it is claimed	Nos casos a análise independe da categoria de reivindicação, embora em nenhuma momento a diretriz brasileira se refira a “substância” da invenção
Cabe ressaltar que, para avaliar a incidência da matéria reivindicada no Art. 10 da LPI, as reivindicações devem ser consideradas como um todo	What is important is to judge the substance of claims taking whole of the claim together.	Nos dois casos não se devem fazer uma análise por partes da reivindicação mas em seu conjunto, a reivindicação como um todo
Um método que resolva um problema exclusivo da matemática (p.ex., deduções, operações, equações matemáticas) não é considerado invenção, pois incide em matéria excluída pelo inciso I do Art. 10 da LPI. O fato de um método matemático ser implementado por programa de computador é irrelevante para o enquadramento de tal método no inciso I do Art. 10 da LPI.	Mathematical methods are a particular example of the principle that purely abstract or intellectual methods are not patentable. Mathematical methods like method of calculation, formulation of equations, finding square roots, cube roots and all other methods directly involving mathematical methods are therefore not patentable.	Critérios semelhantes
Assim, um processo que envolva um conceito matemático não é de imediato uma matéria excluída pelo inciso I do Art. 10 da LPI. No exame do objeto reivindicado, se este processo aplica o conceito matemático para obter uma solução técnica para um problema técnico, tal processo poderá ser considerado invenção desde que os efeitos resultantes sejam técnicos e não puramente matemáticos.	However, mere use of a mathematical formula in a claim, to clearly specify the scope of protection being sought, would not necessarily render the claim to be mathematical method.	Critérios semelhantes
Métodos envolvendo criptografia ou compactação de dados também podem ser considerados invenção, ainda que se refiram a dados abstratos, por se referirem a problemas técnicos como segurança de dados e otimização de recursos de hardware, e não propriamente ao método matemático.	Some examples which may not fall under category of “mathematical method” exclusion: Method of encoding/decoding, method of encrypting/decrypting, method of simulation though employing mathematical formulae for their operations may not fall under these exclusions	Critérios semelhantes
Por exemplo, um método particular de integração numérica não é considerado invenção por apresentar resultados puramente matemáticos, que é a operação da integração, não sendo, portanto, objeto de proteção patentária.	Some examples which will attract exclusion: acts of mental skill. e.g. A method of calculation, formulation of equations, finding square roots, cube roots and all other methods directly involving mathematical methods like solving advanced equations of mathematics.	Critérios semelhantes
Caso a matéria pleiteada seja um método que apresente etapas financeiras, contábeis, educativas, publicitárias ou de sorteio e fiscalização, então tal método incide no inciso III do Art. 10, não sendo considerado invenção.	The claims drafted not directly  as “business methods” but apparently with some unspecified means are held un-patentable. However, if the claimed subject matter specifies an apparatus and/or a technical process for carrying out the invention even partly, the claims shall be examined as a whole. Only when in substance the claims relate to “business methods”, they are not considered to be a patentable subject matter.	Enquanto no Brasil basta uma etapa financeira para enquadrar todo método como financeiro o manual indiano parece sugerir que esta exlusão somente será aplicada quando esta etapa for significativa no conjunto como um todo. Nos dois casos a análise não se prende a categoria reivindicada. O critério brasileiro parece mais rígido neste caso
Cabe ressaltar que, para avaliar a incidência da matéria reivindicada no Art. 10 da LPI, as reivindicações devem ser consideradas como um todo. Por exemplo, um método que identifique notas bancárias pelo seu padrão de imagens, cores e textos, é passível de patenteabilidade, uma vez que trata de técnicas de reconhecimento de padrões. Neste caso, apesar da menção a notas bancária e sua aplicação na rede bancária, o método não se enquadra no inciso III do Art. 10 da LPI.	However, mere usage of the words such as “enterprise”, “business”, “business rules”, “supply-chain”, “order”, “sales”, “transactions”, “commerce”, “payment” etc. in the claims should not lead to conclusion of a Computer Related Invention being just a “Business Method”, but if the subject matter is essentially about carrying out business/ trade/ financial transaction and/or a method of selling goods through web (e.g. providing web service functionality), should be treated as business method	Critérios semelhantes
As reivindicações não podem conter trechos de código fonte para não acarretar problemas de interpretação dúbia em relação ao inciso V do Art. 10 da LPI. Reivindicações de programa de computador não são aceitas, uma vez que esta redação incide diretamente no inciso V do Art. 10 da LPI.	The computer programme per se is excluded from patentability under section 3 (k) apart from mathematical or business method and algorithm. Claims which are directed towards computer programs per se are excluded from patentability	Critérios semelhantes
Uma reivindicação de memória ou mídia de gravação caracterizada por conter um programa de computador não é considerada invenção por seu conteúdo incidir no Art. 10 da LPI. Por exemplo, não são aceitas reivindicações do tipo: “Suporte de gravação lido por computador tendo uma estrutura de dados gravada caracterizado pelo dito programa de computador compreender as estruturas A e B” ou “Suporte de gravação lido por computador caracterizado por um programa de computador”. Entretanto, uma memória lida por computador tendo gravada instruções para execução em um computador que compreendem as etapas X, Y, Z é considerada patenteável se tais etapas não incidirem no Art. 10 da LPI.	Claims which are directed towards computer programs per se are excluded from patentability, like  (ii) Claims directed at “computer programme products” / “Storage Medium having instructions” / “Database” / “Computer Memory with instruction” i.e. computer programmes per se stored in a computer readable medium	Enquanto a India rejeita todas as reivindicações de suporte o INPI aceita tais reivindicações quando o método associado é matéria patenteável.
Entretanto, uma criação industrial (processo ou produto associado ao processo) implementada por programa de computador que resolva um problema encontrado na técnica e alcance efeito técnico que não digam respeito unicamente ao modo como este programa de computador é escrito pode ser considerada invenção.	Therefore, if a computer programme is not claimed by “in itself” rather, it has been claimed in such manner so as to establish industrial applicability of the invention and fulfills all other criterion of patentability, the patent should not be denied.	Critérios semelhantes, ambos aceitam a possibilidade de métodos implementados por programa de computador serem objeto de patente
Entretanto, uma criação industrial (processo ou produto associado ao processo) implementada por programa de computador que resolva um problema encontrado na técnica e alcance efeito técnico que não digam respeito unicamente ao modo como este programa de computador é escrito pode ser considerada invenção.	For being considered patentable, the subject matter should involve either - a novel hardware, or - a novel hardware with a novel computer programme, or - a novel computer programme with a known hardware which goes beyond the normal interaction with such hardware and affects a change in the functionality and/or performance of the existing hardware.	Nos dois casos mesmo quando o hardware é o mesmo e a invenção está no método implementado por software é possível a patente
Na avaliação do efeito técnico, consideram-se os efeitos alcançados ao longo de todas as etapas desenvolvidas pela invenção implementada por programa de computador. Exemplos de efeitos técnicos alcançados por invenções implementadas por programa de computador, são: otimização (dos tempos de execução, de recursos do hardware, do uso da memória, do acesso a uma base de dados), aperfeiçoamento da interface com o usuário (não meramente estética), gerenciamento de arquivos, comutação de dados, entre outros. É importante ressaltar que, caso os efeitos técnicos sejam decorrentes de mudanças no código do programa de computador, e não no método, a criação não é considerada invenção.	A computer program, when running on or loaded into a computer, going beyond the “normal” physical interactions between the software and the hardware on which it is run, and is capable of bringing further technical effect may not be considered as exclusion under these provisions.	A diretriz brasileira não se refere as ditas interações normais, ao invés, ela lista alguns efeitos técnicos que poderiam justificar a patente. Critérios muito semelhantes na prática
Em conformidade com o AN 127/97 é necessário que a invenção esteja inserida em um setor técnico (item 15.1.2 c), resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas, (item 15.1.2.e) e possua efeito técnico (item 15.1.2 f).	While examining CRI applications, the examiner shall confirm that the claims have the requisite technical advancement.	Em nenhum lugar a diretriz trata de avanço ou progresso, mas na prática os critérios são muito semelhantes
Não é patenteável o aparelho associado a uma criação implementada por programa de computador, definido na forma de meios mais funções, em que toda a contribuição resida em matéria que incida em qualquer inciso do Art. 10 da LPI.	The following questions should be addressed by the examiner while determining the technical advancement of the inventions concerning CRIs: (i) whether the claimed technical feature has a technical contribution on a process which is carried on outside the computer; (ii) whether the claimed technical feature operates at the level of the architecture of the computer; (iii) whether the technical contribution is by way of change in the hardware or the functionality of hardware.	As duas abordagens parecem adiotar o contribution approach para o enquadramento da matéria como invenção
Desta forma, um aparelho para calcular a solução de uma equação diferencial caracterizado apenas por meios para executar o método de Runge Kutta de quarta ordem não é passível de patenteabilidade uma vez que sua contribuição reside no método matemático, que incide no inciso I do Art. 10 da LPI.	An apparatus (610, 650) for eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices in wireless communications comprising	O exemplo citado parece ser excluído no INPI pois todo o equipamento é trivial, a contribuição está no método matemático, porém é aceito na Índia
Um método de operação de uma máquina bancária caracterizado pelas etapas de leitura do cartão do usuário, identificação e comparação de uma senha com as informações do cartão, proporcionam uma solução técnica não financeira: autenticação do usuário. Assim, tal método pode ser considerado invenção.	A method for granting an access to a computer-based object, wherein - a memory card having a program code processor is provided, with at least one public and one private key assigned to the memory card being stored thereon,	O exemplo concedido na Índia parece ser concedido também no INPI
Qualquer criação implementada por programa de computador caracterizada somente por seu conteúdo informacional, tal como música, texto, imagem, é considerada apresentação de informação, portanto incide no inciso VI do Art. 10 da LPI. Entretanto, criações que apresentem funcionalidade técnica que não sejam mera apresentação de informação podem ser consideradas invenção. O método associado aos aspectos funcionais de uma interface com o usuário, que tragam efeitos técnicos, pode ser considerado invenção.	A method of controlling an electronic device (1) comprising a touch sensitive display (11) the method comprising: displaying a plurality of graphical items (43) on the touch sensitive display (11) where each graphical item (43) has an identity (44);	O exemplo concedido na Índia parece ser concedido também no INPI
Um método de operação de uma máquina bancária caracterizado pelas etapas de leitura do cartão do usuário, identificação e comparação de uma senha com as informações do cartão, proporcionam uma solução técnica não financeira: autenticação do usuário.	A computer-implemented method comprising: identifying one or more person names in a set of one or more documents, with each identified person name more likely to refer to a single person in a profession than other person names in the document	O exemplo concedido na Índia parece ser concedido também no INPI
Exemplos: compressão de dados, criptografia, gerenciamento de bancos de dados, protocolos de comunicação de dados	A method for providing a network bridge in UDP multicast traffic, the method being executed by a multicast repeater (108a; 708a)	O exemplo concedido na Índia parece ser concedido também no INPI
Exemplos: o processamento de dados que representam características físicas (dimensão, cor, atraso) gerando um produto virtual (vídeo, música, imagem), tratamento de imagem e de áudio envolvendo as grandezas físicas amplitude e atraso de fase;	A method for estimating a length of time required to download one or more application programs on a wireless device over wireless network, said method comprising operations of	O exemplo concedido na Índia parece ser concedido também no INPI
Exemplos: o processamento de dados que representam características físicas (dimensão, cor, atraso) gerando um produto virtual (vídeo, música, imagem), tratamento de imagem e de áudio envolvendo as grandezas físicas amplitude e atraso de fase;	A method for tracking a mobile electronic device using instant messaging (IM),	O exemplo concedido na Índia parece ser concedido também no INPI
Exemplos: compressão de dados, criptografia, gerenciamento de bancos de dados, protocolos de comunicação de dados	A method of creating Tunnel End Points for a IPv6 over IPv4 tunnel using simple network management protocol (SNMP) in a system having Dual-Stack Border Router as v4/v6 nodes	O exemplo concedido na Índia parece ser concedido também no INPI
Exemplos: controle da temperatura de um forno para transformar um produto; estabilização do comportamento dinâmico de um veículo ao longo de uma trajetória pré-estabelecida; um sistema de transmissão automática em veículos; controle de impressão; controle de máquinas industriais;	Method for controlling a wind turbine and a wind turbine	O exemplo concedido na Índia parece ser concedido também no INPI
Um método de operação de uma máquina bancária caracterizado pelas etapas de leitura do cartão do usuário, identificação e comparação de uma senha com as informações do cartão, proporcionam uma solução técnica não financeira: autenticação do usuário. Assim, tal método pode ser considerado invenção.	A method of scoring compatibility between members of a social network,	O exemplo negado na Índia parece ser aceito no INPI. O pedido pode ser visto como classificação de perfis de uma base de dados e busca de compatibilidade. Embora os aspectos relativos ao conteúdo da informação não sejam considerados para fins de aferição de atividade inventiva, não há um enquadramento direto no artigo da LPI e enquadrar como método financeiro como faz a Índia parece forçado
Exemplos de criações que incidem no inciso III do Art. 10 da LPI incluem: análise de viabilidade de negócios, análise de mercado, leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos de pontos de venda POS (Point of Sale), transferência de fundos, métodos bancários, processamento de impostos, seguros, análise de patrimônio, análise financeira, métodos de auditoria, planejamento de investimentos, planos de aposentadoria, convênios médicos, métodos de compras on-line, método de vendas de passagens aéreas pela Internet, entre outros.	A method of operating a computer network search apparatus for generating a result list of items representing a match with information entered by a user through an input device connected to the computer network, the search apparatus comprising a computer system operatively connected to the computer network and the method comprising: storing a plurality of items in a database, each item comprising information to be communicated to a user and having associated with it at least one keyword, an information provided and a bid amount	O exemplo negado na Índia parece ser negado também no INPI

[1] http://www.ipindia.nic.in/iponew/draft_Guidelines_CRIs_28June2013.pdf
[2] http://www.ipindia.nic.in/iponew/CRI_Guidelines_21August2015.pdf
[3] http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_1_versao_final__24_07_2012.pdf