O PCT indica que caso as demais invenções
presentes no mesmo pedido e destituídas de unidade de invenção tenham o mesmo
campo de classificação, o examinador, por economia processual poderá proceder
também as buscas destas invenções. Tais buscas serão complementadas quando do
exame do pedido dividido[1]. Segundo
a OMPI[2] “a regra para a unidade de invenção é,
essencialmente, um mecanismo de regulamentação de taxa, que evita que os
Escritórios Nacionais de Patentes tenham que examinar um excesso de invenções
separadas para um requerente que pagou apenas pelo exame de uma única invenção”.
Jeremy Scott e Sytse Jonge também entendem que a questão da divisão de pedidos
por parte do escritório de patentes é uma tentativa de manter o trabalho de
busca compatível com a taxa de exame paga pelo requerente.[3]
Segundo Gama Cerqueira: “referida orientação se justifica por motivos
de ordem fiscal, como pela necessidade de se fixar claramente o objeto da
patente e do direito do inventor. Não infringe o dispositivo da lei a patente
requerida para um processo e o respectivo produto, para uma máquina e seu uso,
ou para a invenção que comporte várias aplicações resultantes da mesma ideia
inventiva ou suscetível de diversas formas de aplicação”[4].
Tinoco Soares destaca como razões para o critério de unidade de invenção as de
caráter financeiro e as de ordem prática uma vez que “os examinadores, dentro de suas especialidades, não podem conhecer
senão o objeto patenteável de sua competência. Se o pedido tem vários objetos,
a pesquisa mais complicada corre o risco de ser viciada”.[5] O
autor também lista as dificuldades de classificação deste pedido, no entanto
este não chega a ser um problema decisivo uma vez que mesmo em havendo unidade
de invenção não raras vezes os pedidos são classificados em diversas áreas. Segundo
Luiz Guilherme de Loureiro[6]
também justifica a divisão de pedido por uma razão financeira “duas patentes incluídas num único título
implicaria sonegação de taxas”.
Michel Vivant também destaca que a
principal motivação para aplicação do critério de unidade de invenção (unité d’ invention) é de natureza
fiscal, a fim de evitar que o depositante escape ao pagamentos de taxas grupand
várias invenções artificialmente sob um mesmo pedido sem que haja uma conexão
real entre estas invenções. [7] Da
mesma forma Pollaud Dulian destaca questões de ordem prática e fiscal para
exigência de unidade de invenção de um pedido de patente[8].
Pouillet destaca aspectos de ordem fiscal para rejeição de patentes consideradas
“complexas” ou seja, envolvendo
diferentes objetos principais e cita argumento de Bédarride: “as patentes constituem um privilégio, e os
privilégios não podem ser adquiridos sem que se cumpram as condições
expressamente previstas”. Decisão do Tribunal de Rouen de 1863 observa que
as condições de nulidade são listadas de form limitativa pela legislação de
modo que o vício de complexidade por não estar expressamente listado na lei não
poderá fundamentar a nulidade da patente.[9]
Paul Mathély destaca que o conceito de unidade de invenção atende a razões de
ordem prática pois um pedido limitado a uma invenção facilita o exame, e em
segundo lugar sobretudo devido a razões de ordem financeira pois ao pagar
apenas taxas de um pedido para proteger duas invenções distintas o requerente
está causando um prejuízo ao funcionamento do sistema.[10]
François Panel destaca três razões
comumente utilizadas para justificar a divisão de um pedido por parte do
escritório de patentes: aspectos financeiros (necessidade de se manter
pagamentos de depósito, pedido de exame e anuidades distintas para cada
invenção), aspectos documentais (ter áreas técnicas díspares em um mesmo pedido
dificulta a indexação e classificação deste pedido) e aspectos administrativos (a
presença de áreas tecnológicas distintas dificulta o exame e exige exame de
examinadores distintos para cada área). Para François Panel é inaceitável que
um aspecto financeiro possa ter influência sobre uma decisão de exame que pode
levar ao indeferimento do pedido, uma alternativa seria ajustar as taxas para
estas situações, ou seja, identifica a presença de outras unidades de invenção
seriam aplicadas uma outra tabela de taxas. Quanto ao aspecto administrativo
com o avanço cada vez maior das técnicas de indexação este fator tende a
diminuir. No passado o pedido classificado em múltiplas áreas tinha que ser
armazenado em diferentes pastas o que constituía uma redundância no
armazenamento. Quanto as aspectos administrativos François Panel argumenta que
na atualidade as invenções cada vez mais são o resultado de equipes de P&D
que agregam diferentes especialidade, e é natural e inevitável que o exame de
patentes reflita esta tendência. [11] Ademais,
nota François Panel que não há na Convenção Europeia de patentes um critério
normativo em matéria de unidade de invenção, lacuna que muito dificilmente será
preenchida pela jurisprudência.
[1] If little or no additional search effort is
required, reasons of economy may make it advisable for the examiner, while
making the search for the main invention, to search at the same time, despite
the nonpayment of additional fees, one or more additional nventions in the
classification units consulted for the main invention. The international search
for such additional inventions will then have to be completed in any further
classification units which may be relevant, when the additional search fees
have been paid. This situation may occur when the lack of unity of invention is
found either a priori or a posteriori. item 10.64 de PCT
International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette,
Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004
[2]
Manual de Redação de Patentes da OMPI, IP Assets Management Series, 2007, p.195
[3] When is a
search not a search ? part 2 – non-unity, the EPO approach, Jeremy Scott, Sytse
de Jorge, World Patent Information, 2008, v.30, p.205
[4]
Tratado de Propriedade Industrial, v.II, tomo I, parte II, p.155, n.80, apud
Direito Industrial – patentes, Douglas Gabriel Domingues, Rio de
Janeiro:Forense, p. 176
[5]
SOARES, Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial: patentes e seus sucedâneos.
São Paulo; Ed. Jurídica
Brasileira, 1998, p.308
[6]
A Lei de propriedade industrial comentada, Luiz Guilherme de Loureiro, São
Paulo:Lejus, p. 81
[7] VIVANT,
Michel. Le droit des brevets, Dalloz:Paris, 2005, p. 66
[8]
POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La
propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.243
[9]
POUILLET, Eugène. Traité Theorique et Pratique des Brevets d'Invention et de la
Contrefaçon. Marchal
et Bilard:Paris, 1899, p.162
[10] MATHÉLY, Paul. Le droit européen des brevets d'invention, Journal
des notaires et des avocats:Paris, 1978 p.196
[11] PANEL, François. La protection des inventions en droit européen des
brevets. Collection du CEIPI, Paris:Litec, 1977, p.88
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