Caracterizado por nos Estados Unidos

Alguns países requerem a estruturação das reivindicações na forma que destaca o estado da técnica da parte caracterizante da invenção, forma conhecida no USPTO como “jepson type” devido a uma decisão administrativa de 1917 do USPTO[1]. O fato desta expressão delimitar o estado da técnica pode ser usado pelas Cortes para confirmar de forma implícita que toda a parte descrita no preâmbulo é reconhecida pelo próprio inventor como não sendo nova, e por este motivo tem sido uma expressão de ligação utilizada menos preferencialmente pelos inventores.[2] Em In re Ehrreich[3] a Corte reconhece como exceção que “o preâmbulo não compreende o estado da técnicaquando o depositante comprovar que o formato Jepson utilizado foi adotado como forma de se evitar rejeição por duplo patenteamento com um pedido co-pendente e o examinador não citar nenhuma anterioridade que mostre que a matéria do preêmbulo está compreendida no estado da técnica”. Tendo em vista esta limitação Steven Lundberg recomenda que o preâmbulo seja sucinto ou que os elementos nele descritos sejam repetidos no corpo da reivindicação após a expressão de ligação.[4]

Em decisão de 2014 em Q.I.Press Controls v. Michelle Kee o Federal Circuit analisou a patente US6867423 referente a sistema de inspeção visual para identificação de erros em uma operação de uma prensa tipográfica, como os relacionados com o desalinhamento do papel ou qualidade da cor. A invenção consiste de uma câmera digital associada a um conjunto de LEDs em torno da lente. O estado da técnica mostrava câmera com LEDs localizados em torno da lente assim como sistemas com uso de câmeras para monitorar impressoras tipográficas, porém nenhuma dos documentos de anterioridade combinava estas duas características. A referência ás impressoras tipográficas ocorre no preâmbulo da primeira reivindicação de US6867423. A Corte observa que “se o preâmbulo, quando lido dentro do contexto da reivindicação como um todo, recita alguma limitação da reivindicação, ou, se o preâmbulo da reivindicação é necessário para “dar vida, sentido e vitalidade” á reivindicação, então, nestes casos, o preâmbulo da reivindicação deve ser interpretado como fazendo parte de toda a reivindicação (as if in the balance of the claim)”.[5] Para Dennys Crouch as reivindicações devem ser avaliadas por um técnico no assunto que deverá responder a questão se a característica presente no preâmbulo deve ser tomada como limitativa ou meramente circunstancial. Mesmo com as indicações das Cortes, esta questão ainda é tida como de difícil solução e sujeita a errros de interpretação (tricky question).[6]

A escolha das expressões de ligação entre os elementos característicos da invenção e os elementos conhecidos do estado da técnica é um fator importante na fixação da proteção. Nos Estados Unidos a formulação das reivindicações em duas partes separada pela expressão caracterizante é pouco usual, e quando isto ocorre, em geral o pedido tem prioridade estrangeira.[7] Janice Mueller observa que mesmo nesta formulação em caso de contrafação deve-se encontrar cada limitação da reivindicação, seja de sua parte caracterizante ou preâmbulo, no objeto acusado de contrafação, seja de forma literal ou equivalente[8]. Em Pentec Inc. v , Grapgic Corp[9], a Corte conclui: “embora o preâmbulo seja um reconhecimento implícito de pertencer ao estado da técnica quando uma forma de reivindicação do tipo Jepson é encontrada ... a invenção reivindicada consiste da combinação do preâmbulo com o aperfeiçoamento”, ou seja, o direito de excluir terceiros que a patente confere é definido pela reivindicação como um todo, ou seja, o aperfeiçoamento que consta na parte caracterizante em combinação com os elementos do preâmbulo[10] Joseph Root destaca que reivindicações deste tipo tem a desvantagem que o titular define com clareza o que ele considera como estado da técnica, o que dificulta ele pleitear tais características em caso de litígio. Tal como dinamite trata-se de uma estratégia com risco de explosão, mas usada de forma adequada, com as devidas precauções tanto as reivindicações do tipo Jepson como a dinamite podem alcançar os resultados desejados.[11] John Thomas observa que muitos advogados não recomendam o uso de reivnidcações do tipo Jepson uma vez que o conteúdo do preâmbulo pode ser usado para mostrar que a mesma está compreendida no estado da técnica e desta forma diminui as chances de justificar a não obviedade da patente em caso de litígio.[12]

Joseph Root destaca nas Cortes que antecederam o Federal Circuit, a CCPA[13] destacava que o preâmbulo de uma reivindicação era considerado como um elemento introdutório e que não deveria ser considerado como limitativo da matéria sendo pleiteada na reivindicação. Em Kropa v. Robie[14] a CCPA nos casos em que o preâmbulo for necessário para “dar vida, sentido e vitalidade à reivindicação” este poderá assumir caráter limitativo, no entanto em geral são considerado como não limitativos. Em Corning Glass Woks v. Sumitomo[15] a reivindicação apresenta preâmbulo que tratava de guia de onda óptico. O titular alegou que o preâmbulo não tinha caráter limitativo de modo que a reivindicação não seria antecipada por anterioridade que tratava de fibra ótica. A Corte, contudo, entendeu que a reivindicação estava restrita aos guias de onda, uma vez que o relatório descritivo não se concentrava em um aperfeiçoamento de fibras ópticas em geral, mas na solução de problemas específicos em um sistema óptico de telecomunicações. Joseph Root destaca que toda vez que uma característica do preâmbulo é usada para distinguir a invenção do estado da técnica, contribuindo para sua não obviedade, a mesma tende a ser considerada como essencial da invenção, e portanto, o preâmbulo assume um significado limitativo.

Em Shumer v. Laboratory Computer Systems[16] uma reivindicação de método de digitalização descreve no preâmbulo elementos do digitalizador tais como sistema de coordenadas, escala, etc, presentes em digitalizadores do estado da técnica. Tais características do preâmbulo são relativas ao produto e não ao método propriamente dito e, portanto, são interpretadas como introdutórias, sem qualquer sentido limitativo. Da mesma forma a descrição de um sistema mais amplo no preâmbulo, no qual a invenção é apenas um componente, segundo Joseph Root igualmente tende a ser interpretado pelas Cortes norte-americanas como não limitativo. Quando esta separação entre preâmbulo e invenção é bem definida, em geral o aspecto limitativo do preâmbulo não gera maiores dúvidas.

Em Pitney Bowes Inc. v. Hewlett Packard[17] a Corte discute um caso em que esta separação não é clara. A reivindicação descreve método para formação de imagem em um fotoreceptor de formas compostas por pontos compreendendo as etapas X, Y, Z. O corpo da reivindicação perde sentido se ignorarmos o fato de que o objetivo é a composição de uma forma composta por pontos. Neste caso, a Corte observou que o preâmbulo está intimamente relacionado com o corpo da reivindicação e, portanto, assume um caráter limitativo: “o preâmbulo é necessário para dar vida, significado e vitalidade à reivindicação”. Joseph Root destaca como estratégia para evitar qualquer dúvida, quando se deseja uma reivindicação mais genérica sem problemas de preâmbulo limitativos, simplesmente reduzir o preâmbulo, como, por exemplo, em “Aparelho compreendendo...”. Em Ex parte Quijano[18] a reivindicação descrevia um dispositivo cirúrgico usado em operações gástricas caracterizado pelos elementos X, Y, Z. O examinador entendeu que a referência á utilização gástrica no preâmbulo não deveria ser considerada como limitativa uma vez que a estrutura descrita se prestava a outras aplicações como em angioplastia. A Corte divergiu do entendimento do examinador concluindo que o preâmbulo deveria ser interpretado como conferindo um aspecto limitativo à reivindicação de modo que o documento relativo à aplicativa em angioplastia não poderia ser utilizado como anterioridade para o dispositivo em análise.

Em Pacing Technologies v. Garmin Int. o Federal Circuit em 2015 conclui que um termo no preâmbulo de uma reivindicação independente pode limitar o escopo de proteção de uma patente quando o mesmo termo do preâmbulo aparece em maior detalhe em uma reivindicação dependente.[19]

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[1] Ex parte Jepson , 243 Off. Gazette Patent Office 525 (1917) cf. MPEP 2129; ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.237

[2] In re Fout , 675 F.2d 297 USPQ 532 (CCPA 1982); In re Ehrreich, 590 F.2d 902 USPQ 504 (CCPA, 1979) cf. LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.10-8

[3] 590, F.2d 902 USPQ 504 (CCPA 1979) LUNDBERG, Steven; DURANT, Stephen; McCRACKIN, Ann. Electronic and software patents. The Bureau of National Affairs, 2005, p.9-30

[4] LUNDBERG, Steven.op.cit.p.9-27

[5] Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305 (Fed. Cir. 1999); M.P.E.P. 2111.02

[6] http://patentlyo.com/patent/2014/06/struggling-nautilus-technologists.html

[7] http://www.iusmentis.com/patents/uspto-epodiff/

[8] Epcon Gas Sys.v. Bauer Compressors, 279 F.3d at 1029 (Fed. Cir.2002)

[9] 776 F.2d 309 (Fed.Cir 1985)

[10] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.95

[11] ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.237

[12] THOMAS, John. The responsibility of the rulemaker: comparative approaches to patent administration reform, v.17, 2002, Berkeley Technology Law Joournal, p.727-756 cf. DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambrige University Press:United Kingdom, 2010, p.87

[13] In re Wolfe, 69 F.2d 550 (CCPA, 1934) cf. ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press, 2011, p.221

[14] 187. F2d 150 (CCPA 1951) cf.ROOT.op.cit.p.221

[15] 868 F.2d 1251 (Fed.Cir.1989) cf.ROOT.op.cit.p.222

[16] 308 F.3d 1304 (Fed.Cir.2002) cf.ROOT.op.cit.p.224

[17] 182 F.3d 1298, 51 USPQ.2d (BNA) 1161 (Fed.Cir.1999) cf.ROOT.op.cit.p.230

[18] Appeal 2010-005756 (2012) Serial No. 11/263302 http://www.lexology.com/r.ashx?i=2892512&l=7GGAYVA

[19] http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1396.Opinion.2-13-2015.1.PDF