A EPO igualmente recomenda a construção
da reivindicação em duas partes separadas pela expressão “caracterizado por” (Regras 29-1-b EPC1973 e 43-1-b EPC2000). Em
T11/84 a Corte insistiu no uso desta expressão como delimitadora do estado da
técnica quando a invenção se tratar claramente de um aperfeiçoamento do estado
da técnica. [1]No
entanto, são apresentados três situações em que a redação da reivindicação em
duas partes é particularmente inadequada: i) a invenção reside na combinação de
diferentes elementos de igual importância; ii) modificação de um processo químico
conhecido caracterizado pela eliminação de uma substância ou sua substituição
por outra, iii) sistemas complexos com partes funcionalmente
inter-relacionadas, em que a invenção reside nesta inter-relação.[2] T
170/84 aponta que a reivindicação em duas partes que resulte em uma formulação
complexa não é apropriada.[3]
Se
a Divisão de Exame entende que a reivindicação em duas partes (two part claims)
é a mais apropriada, mas o requerente discordar e insistir na formulação
original isto não poderá fundamentar o indeferimento do pedido se o relatório
descritivo delimita adequadamente o estado da técnica da invenção.[4]
T13/84 destaca que a invenção não está contida somente na parte caracterizante
da reivindicação. Em T850/90 foi confirmado que a avaliação de atividade
inventiva deve levar em conta as características do preâmbulo uma vez que a
invenção é definida pela reivindicação como um todo. O Artigo 100 da EPC não
considera como causa de oposição o fato da patente estar com a expressão
caracterizado por mal posicionada. Em T99/85 a Câmara de Recursos entendeu que
na faz de oposição não há razão para o titular da patente solicitar que a
redação de uma reivindicação seja refeita meramente porque a divisão em duas
partes em preâmbulo e parte caracterizante
não corresponde ao estado da técnica objetivo.[5]
Em
T980/95 entende que a Regra 29(1) da EPC1973 não possui qualquer exigência
explícita que uma reivindicação em duas partes deva ser montada com base no
documento mais próximo do estado da técnica (closest prior art) uma vez que a regra não afirma que a parte
caracterizante deva definir a atividade inventiva da reivindicação. O fato
portanto de mais tarde se concluir que outro seria o documento mais próximo
para avaliação de atividade inventiva não resulta que a divisão em duas partes
aprovada constitui uma violação da Regra 29(1) EPC1973 uma vez que dependendo
de qual documento do estado técnica servir de base para divisão em duas partes
teremos construções distintas de reivindicações.
Deve-se observar que o Artigo
84 da EPC define que “as reivindicações devem
definir a matéria para o qual se busca proteção elas devem ser claras e
concisas e ser suportadas pelo relatório descritivo”. O artigo 25 da LPI é
bastante similar: “As reivindicações
deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto
da proteção”. Comparando-se os dois artigos nota-se eu o texto legal
brasileiro agrega a referência a “caracterizando
as particularidades do pedido” que não se encontra no texto europeu.
[1] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.345
[2] Guidelines
for Substantive Examination Part C abril 2010 item III-2.3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guiex/e/c.htm
[3] Case Law
of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010,
p. 274 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[4] Guidelines
for Substantive Examination Part C abril 2010 item III-2.3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guiex/e/c.htm
[5] STAUDER, Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a
commentary. Thomson:Cologne, 2003, p.
384
Nenhum comentário:
Postar um comentário