No USPTO o Estatuto 35 U.S.C. 101 determina que um inventor “pode obter
uma patente” [1] .
Esta é a base legal utilizada para as rejeições que envolvem as patentes
duplas. Para estabelecer uma rejeição com base em “Patente Dupla”, os pedidos
copendentes devem ter sido depositados (i) pela mesma “entidade inventiva”
(grupo de inventores listados no campo inventor); ou (ii) por diferentes
“entidades inventivas”, tendo um inventor em comum; ou (iii) por um depositante
em comum; ou (iv) por diferentes depositantes, mas submetidos a um comum acordo [2].
Caso o examinador considere que
um segundo pedido é uma variação óbvia de um primeiro pedido ou patente do
mesmo inventor, o requerente poderá depositar um terminal disclaimer,
concordando que a segunda patente não tenha vigência superior ao da primeira
patente. Ambas as patentes se extinguem ao mesmo tempo. Evita-se desta forma o
indeferimento do pedido com base no argumento de patente dupla (double
patenting) [3]. O
fundamento de se evitar que um mesmo inventor obtenha duas patentes para mesma
invenção ou variações óbvias de uma primeira invenção é o de se evitar que este
possa prolongar indevidamente a extensão de seus direitos em detrimento da
sociedade.
Em julho de 2010 a US District
Court de Michigan concluiu pela anulação de algumas reivindicações da
patente US5464826 tendo em vista a patente US4808614 da mesma titular Eli Lilly. A empresa não apresentou
um terminal disclaimer para a patente US5464826. A patente US4808614
reivindica método de tratamento antiviral que inclui o composto gencitabina.
Embora o relatório descritivo cite a aplicação no tratamento de câncer, esta
característica não é reivindicada. A patente US5464826, por sua vez, em sua
reivindicação 2 pleiteia método de tratamento de câncer utilizando a
gencitabina. A Corte entendeu que esta reivindicação é considerada óbvia
perante a patente anterior e, portanto, configura duplo patenteamento. O
argumento aplica-se a todo e qualquer uso revelado no relatório descritivo da
patente anterior [4].
Em setembro
de 2014 o Federal Circuit em Abbvie Inc.
v. Kennedy Institute of Rheumatology Trust[5]
tratou de duas patentes de um mesmo depositante relativa a métodos de
tratamento de artrite reumatóide pela co-administração de medicamentos. A
primeira patente que expirou em 2012 reivindicava um método de coadministração
de dois medicamentos para tratar a artrite enquanto que a segunda patente, que
expira em 2018 trata da administração conjunta de medicamentos para tratar
artrite reumatóide. A empresa Abbvie licenciou a primeira patente. Quando a
segunda patente foi concedida passou também a ter de pagar licenças pelo uso
da segunda patente e por este motivo iniciou uma ação contra a titular
alegando ser esta segunda patente inválida conforme a doutrina de obviedade por
duplo patenteamento (doctrine of obviousness-type double patenting ODP). O Federal
Circuit entendeu que a segunda patente se digiria aos mesmos pacientes de
artrite da primeira patente não sendo considerada distinta da primeira patente. A
primeira patente inclui o modo de administração reivindicado na segunda patente
de modo que a Corte entendeu a segunda patente como uma variação óbvia da
primeira patente que tratava pacientes de artrite em geral. A Corte destacou
que a questão não se resume a simplesmente dizer que a segunda patente está
dentro do escopo da primeira uma vez que espécies mais restritas podem ser
consideradas não óbvias de um caso mais geral (patentes de seleção). Neste caso
o leitor da primeira patente facilmente teria visualizado sua aplicação em
pacientes de casos mais severos de artrite reumatóide como proposto da segunda
patente e, portanto, esta não se mostra distinta da primeira.
[1] Whoever invents or discovers any new
and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new
and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the
conditions and requirements of this title. http: //www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_101.htm.
[2] Programa de Examinadores Estrangeiros
em Residência “Foreign Examiner-In-Residence (FEIR) program” Maio 2007 a
Janeiro 2008 USPTO – Alexandria Virginia, p. 17.
[3] BOUCHOUX,
Deborah. Intellectual Property for Paralegals: the Law of trademark,
copyrights, patents and trade secrets. Canada: Thomson, West Law Studies,
2005. p. 334.
[4] JENEI,
Stephen. Lilly loses method patent after use was disclosed in earlier patent
.
http: //www.drugdiscoverynews.com/index.php?newsarticle=4152.
[5] Case No. 13-1545 (Fed Cir., Aug. 21, 2014) cf. HAWKINS, Charles. The
doctrine of obviousness-type double patenting maintains its vitality,
01/10/2014 http://www.lexology.com
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