Embora Mathély defenda a possibilidade
de contrafação parcial a doutrina francesa não é unânime. Para Pollaud Dulian “é a reivindicação quem define o objeto e a
extensão do monopólio e que garante a segurança contra terceiros, a patente só
pode pretender proteger o que reivindicou, tal qual foi reivindicado. Admitir a
contrafação parcial de modo geral significaria desconhecer o papel das
reivindicações”[1].
Desta forma, o titular da patente não pode se opor à exploração de um elemento
de uma combinação, a não ser que ele o tenha reivindicado isoladamente. Para
Pollaud Dulian admitir-se a contrafação de uma reivindicação dependente sem que
haja necessariamente uma contrafação da reivindicação independente,
representaria uma ameaça à segurança jurídica de terceiros que não saberiam
determinar qual os limites de proteção conferidos pela patente. Desta foram uma
vez atendidas as condições de novidade, aplicação industrial e atividade
inventiva de uma reivindicação principal necessariamente tais critérios estarão
satisfeitos para suas reivindicações dependentes. Segundo Pollaud Dulian: “a reivindicação dependente pede emprestado
sua inventividade à reivindicação principal”.[2]
A proteção conferida por uma patente é
delimitada pelo conteúdo de suas reivindicações. Dada uma reivindicação de
produto caracterizado por X e Y pode ocorrer que o depositante atribua um
grande destaque para X tendo Y como secundário. O examinador pode entender que
X é conhecido da técnica mas que a atividade inventiva se justifica por Y.
Neste caso a patente é conferida para produto que inclui Y caracterizado por Y.
Em princípio a contrafação estará caracterizada quando terceiros fabriquem o
produto dotado de X e Y, porém em um caso de contrafação, em que não se
questiona a atividade inventiva da patente, o juiz pode entender que Y é
secundário, não essencial, e concluir que haverá contrafação para fabricação
por terceiros do produto dotado de X apenas, uma situação de contrafação parcial.
Este exemplo mostra que a análise de contrafação não pode estar dissociada da
análise de atividade inventiva, pois se Y foi considerado relevante para
concessão da patente, mesmo sendo secundário diante de X sua presença deve
continuar sendo fundamental para caracterização da contrafação da patente caso
contrário, o titular terá, para todos os efeitos, ganho uma patente para
produto dotado de X, que o examinador durante o processo de exame entendeu que
não seria correto conceder por ser o produto dotado de X conhecido do estado da
técnica. Portanto, nos casos em que o examinador considerar que o dito produto
possa ser destituído de Y, e que Y seja de fato insignificante diante de X, que
considere a possibilidade de rejeitar a patente por falta de atividade
inventiva.
Se o dito elemento da invenção de combinação, pode ser isolado do resto
da combinação e constitui ele próprio uma novidade, porque o titular da patente
não redigiu uma reivindicação independente exclusivamente para tal elemento ?
No caso de uma reivindicação que descreva uma invenção que está na combinação
de elementos, então subentende-se que o titular pretendeu proteger esta
combinação e não cada um dos elementos de forma isolada, caso contrário, teria
elaborado reivindicações independentes para tais elementos. Se uma
reivindicação descreve equipamento dotado de quatro elementos essenciais que
interagem entre si tendo em vista um resultado comum, não haverá contrafação
caso o equipamento do réu reproduza apenas três destes elementos.
Para Mathély se a combinação é divisível os elementos individuais da
combinação que sejam novos também estarão protegidos e há contrafação parcial,
porém nos casos em que a combinação é indivisível, então não se aplica
contrafação parcial. Para Pollaud Dulian em nenhuma das duas situações a
contrafação parcial se aplica. Considere uma reivindicação caracterizada pelos
elementos A e B que juntos agem sinergicamente para produzir efeito C. Neste
caso a combinação é dita indivisível e a contrafação parcial não se aplica,
mesmo para Mathély. No caso de não haver qualquer sinergia entre A e B, então a
reprodução em produto contrafeito apenas do elemento A ou B configura
contrafação parcial.
Paul Mathély [3]
[1]
Patentes de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação, Fernando
Eid Philipp, São Paulo:Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p.119
[2] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris,
2011, p.260
[3] https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=obituaries/obituariePaulMATHELY
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