Na Europa, em geral a EPC permite
reivindicações de método ou de uso, porém se a reivindicação é escrita como
método para realização de uma atividade (definindo uma sequência de etapas) ou
pelo uso de algo para um determinado propósito (a sequência de etapas sendo
implícita) é uma questão de preferência, pois para G5/83 de 1985, não há
qualquer diferença de substância entre as duas redações. Por exemplo “método
para prevenir a corrosão de metais pela aplicação ao metal de um composto de
fórmula X” é equivalente a “uso de um composto de fórmula X como agente anti
corrosivo para metais”. [1]Portanto,
desde que as reivindicações de uso não sejam no campo relacionado a uso médico,
não haverá qualquer tratamento especial para tais reivindicações. Questiona-se
contudo se um consumidor ao utilizar o segundo uso prescrito deste mesmo
produto constituiria um contrafator direto, uma vez que, questionado, poderia
alegar que estaria empregando o produto para seu primeiro uso. [2] Na
área farmacêutica as reivindicações que envolvem o uso de produtos
químico-farmacêuticos para o tratamento de uma nova doença utilizam um formato
convencionalmente chamado de fórmula suíça: “Uso de um composto de fórmula X,
caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y”. Para alguns críticos como Nuno Carvalho trata-se de uma ficção legal: “Tal como está, a fórmula
suíça permite reivindicar o nada: não se descreve nem reivindica um processo;
não se revindica um método terapêutico; e, claro, não se reivindica o produto”.
Na Europa, em geral a EPC permite
reivindicações de método ou de uso, porém se a reivindicação é escrita como
método para realização de uma atividade (definindo uma sequência de etapas) ou
pelo uso de algo para um determinado propósito (a sequência de etapas sendo
implícita) é uma questão de preferência, pois para G5/83 de 1985, não há
qualquer diferença de substância entre as duas redações. Por exemplo “método
para prevenir a corrosão de metais pela aplicação ao metal de um composto de
fórmula X” é equivalente a “uso de um composto de fórmula X como agente anti
corrosivo para metais”. [3]Portanto,
desde que as reivindicações de uso não sejam no campo relacionado a uso médico,
não haverá qualquer tratamento especial para tais reivindicações. Nestes casos
a novidade da reivindicação pode ser derivada da novidade da substância, sua
fabricação mas também do novo uso terapêutico. G5/83 que aprovou as
reivindicações do tipo fórmula Suíça, destaca que este entendimento da novidade
consiste numa exceção à regra geral de novidade e não se aplica a outros campos
tecnológicos.[4]
A fórmula Suíça foi uma maneira encontrada pela indústria farmacêutica de
proteger novos usos médicos de medicamentos conhecidos. Decisões como T1020/03 em 2004
conclui que uma reivindicação de uso na fórmula Suíça poderia ser limitada a um
regime de dosagem, característica que poderia conferir atividade inventiva.
Em T4/98 uma reivindicação escrita na
fórmula Suíça não foi aceita porque não se explicitava a que doença específica
a reivindicação estava se referindo, ou seja não se apresentava um efeito
terapêutico específico.[5] Na
nova redação do Artigo 54(5) da EPC2000[6]
reivindicações de qualquer substância ou composição para um uso específico são
consideradas dotadas de novidade, no entanto a proteção desta reivindicação de
produto está limitada ao uso especificado. Segundo Nuno Carvalho: “Trata-se de um claro abandono da condição da
novidade, mas pelo menos é mais consistente: não se dão patentes para meros
usos, e sim para os produtos (ainda que estes sejam conhecidos)”. Em T231/85 o Boards of Appeal entendeu
que mesmo que o novo uso não implique numa realização diferente, ainda assim
será patenteável. No caso em questão o uso conhecido da substância era como
regulador de crescimento, e o novo uso como fungicida. Nos dois casos a
realização técnica era feita borrifando a mesma substância sobre as plantas.
Nas decisões G2/88 e G6/88 de 1990, do Enlarged
Board foi reafirmado a patenteabilidade de segundo uso não médico de
produto conhecido e desde então patentes de novos usos tem sido aceitas de
forma mais corrente na EPO[7]. Em
G 6/88 a invenção tratava de um substância previamente conhecida como
reguladora do crescimento de plantas e usada como fungicida, porém utilizando o
mesmo método de aplicação. Em G2/88 um
composto conhecido usado como aditivo de motor para inibir corrosão foi
utilizado para melhorar as características de lubrificação. Enquanto na Inglaterra
o novo uso necessariamente deve apresentar novidade nas etapas do processo
correspondente do que simplesmente a novidade do propósito o Enlarged Boards of
Appeal conclui que o novo resultado poderia ser considerado como uma
característica técnica funcional capaz de conferir novidade às reivindicações.[8]
Em 2014 T1780/12 conclui que uma
reivindicação na fórmula Suíça (Uso de X na fabricação de um medicamento para
tratar Y) não se refere a mesma matéria que uma reivindicação de “X para uso em
um método para tratar Y”, conforme a forma definida na EPC 2000 de 2007. Um
depositante poderia, portanto, ter duas patentes protegendo cada qual uma
destas reivindicações que não estaria incorrendo em dupla proteção. Entre 2007 e
2010 quando G 2/08 decidiu pelo fim das reivindicações na fórmula Suíça (Uso de
X na fabricação de medicamento para tratar Y) as duas formas de reivindicações
foram permitidas. T250/05 em 2008 concluíra que a tentativa de converter uma
reivindicação na fórmula Suíça na forma de 2007 significaria aumento indevido
do escopo de proteção e portanto indevido em oposições (após a concessão da
patente).G 2/08 da mesma forma entendeu que os direitos conferidos por uma
patente de uso médico na forma da EPC20000 de 2007 seriam mais amplas que aqueles
conferidos por uma reivindicação na fórmula Suíça. T1780/12 reivindica na
fórmula Suíça uso de uma composição X na fabricação de medicamento para
tratamento de câncer. A Corte conclui ser uma reivindicação de escopo limitado
e, portanto, distinta de uma reivindicação na forma EPC 2000 de 2007 que trata de
produto de uso limitado
[1] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.229
[2] Patents
for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law,
Practice, and Strategy, Philip W. Grubb; Oxford University Press, 2004
[3] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.229
[4] Case Law
of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010,
p. 136 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[5] Case Law
of the Boards of Appeal of the European Patent Office Sixth Edition July 2010,
p. 141 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
[6] Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude
the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4
for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that
such use is not comprised in the state of the art.
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar54.html
[7] CaseLaw of
the Boards Of Appeal of the EPO, 2006, item 5.3 p.113
[8] GRUBB,
Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology:
Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press,
2004, p.228
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