Uma reivindicação pode ser considerada
demasiadamente ampla seja porque descreve de uma forma genérica a invenção,
englobando matéria já conhecida da técnica, seja porque descreve de forma
bastante genérica um conceito inventivo desconhecido do estado da técnica, o
que inibiria invenções posteriores. A precisão de uma reivindicação a que tem
direito o inventor irá, portanto, depender do estado da técnica. Por este motivo
que um questionamento de alta de precisão ou generalidade da reivindicação deve
ser fundamentado em documentos do estado da técnica. A falta de precisão poderá
fundamentar o indeferimento do pedido com base no Artigo 25 da LPI: “As reivindicações deverão ser fundamentadas
no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e
definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção”.
O escopo reivindicado deve possuir
suporte com o relatório descritivo. Considere, por exemplo, um processo de
tratamento de uma resina termoplástica. O relatório descritivo explicita tal
processo especialmente adaptado para este tipo de resina, portanto, neste caso
uma reivindicação de processo para tratamento de resinas seria impróprio por
ser excessivamente ampla uma vez que tal processo está dedicado a resinas
termoplásticas e não se aplica a resinas em geral[1].
As Diretrizes do PCT de 2004 ressaltam
que a reivindicação não deve ser tão ampla que se estenda além da invenção nem
tão estreita que retire do inventor a justa recompensa por sua invenção[2].
As Diretrizes de 1998 apresentam uma ressalva: as invenções que abrem novas
áreas tecnológicas podem ser escritas de uma forma mais ampla do que as
reivindicações que tratam de aperfeiçoamentos de tecnologias já conhecidas[3].
Esta ressalva, contudo, foi suprimida na versão das Diretrizes de 2004, o que
demonstra uma preocupação das Autoridades de Busca e Exame do PCT em se evitar
reivindicações amplas.
A patente US1647 de Samuel Morse, por
exemplo, na reivindicação 8 pleiteava a utilização de eletromagnetismo para
transmissão sinais elétricos à distância[4].
Tal reivindicação foi rejeitada pela Suprema Corte dos Estados Unidos por ser
muito ampla, uma vez que aparelhos completamente distintos poderiam ser
projetados para transmissão de sinais de telegrafia utilizando-se de sinais
elétricos[5].
Morse não tinha direito exclusivo de uso do eletromagneto para fins
telegráficos, mas sobre a máquina específica descrita na patente[6].
Um inventor de um meio para atingir um resultado não pode pleitear uma
reivindicação que englobe todos os meios para se alcançar o mesmo resultado. Os
casos seguintes desenvolveram a regra geral, flexibilizada nos tempos atuais,
de que uma patente não poderia reivindicar a função de uma máquina.[7]
Segundo a Suprema Corte norte-americana:
“se esta reivindicação for mantida não
importa porque processo ou equipamento o resultado será atingido. Pelo que hoje
sabemos um futuro inventor na marcha progressiva da ciência poderá descobrir um
meio de escrever à distância por meio de corrente elétrica ou galvânica, sem
usar qualquer parte do processo reivindicado na patente de Morse”.[8]
Para Nuno Carvalho, segundo a condição da alternatividade exigida para as
patentes: “a exclusividade da patente não
pode impedir que outras pessoas utilizem o mesmo princípio natural ou o mesmo
material utilizado pela invenção reivindicada mediante métodos diferentes dos
que são reivindicados na patente”.[9]
Telégrafo original de Samuel Morse [10]
[1] item 5.53 PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004 ver também Manual de Redação de Patentes da OMPI, IP Assets Management Series, 2007, p.193
[2] item 5.52 PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004 ver também Manual de Redação de Patentes da OMPI, IP Assets Management Series, 2007, p.192
[3] item III-6.1 PCT International Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 29 outubro 1998, S-07/1998 (E)
[4] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.284
[5] O’Reilly v Morse 56 US 62 (1853). cf.Uma Introdução à propriedade intelectual, Denis Barbosa, Rio de Janeiro:Lumen Juris, p. 339. Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes. Denis Borges Barbosa. Tomo II, Rio de Janeiro:Lumen, 2010, p.1116
[6] Tudo é relativo e outras fábulas da ciência e tecnologia, Tony Rothman, São Paulo:Difel, 2005, p.168
[7] CHISUM, Donald. Chisum on Patents, Matthew Bender, 2011, v.1, p.8-279
[8] MERGES, Robert; MENELL, Peter; LEMLEY, Mark. Intellectual property in the new technological age. Aspen Publishers, 2006. p.139
[9] CARVALHO, Nuno. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado. presente e futuro. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2009, p.87,88
[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morse
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