E/OU causa imprecisão numa reivindicação ?

Nos Estados Unidos o PTAB em Ex parte Gross, 2014 entendeu que uma reivindicação que se refira a “pelo menos A e/ou B” abrange as combinações apenas com A, apenas com B assim como A e B em combinação. Em Superguide v. DirectTV [1] uma reivindicação na forma “pelo menos um de A, B, C e D” foi interpretado com exigindo ao menos um de cada um dos elementos A, B, C e D,assim uma combinação apenas de A, B e C estaria fora do escopo da reivindicação.

A Corte fez referência a decisão anterior do Federal Circuit de 2001 Brown v. 3M em que a Corte considerou que uma reivindicação do tipo “pelo menos um de A, B ou C” abrangeria, apenas, A, apenas B, apenas C ou qualquer combinação dos três elementos. Há portanto um significado distinto entre “e” e “ou” no caso de uma enumeração de elementos. Numa reivindicação em que a expressão “ou” se refere a opções que não sejam consideradas equivalentes o examinador pode argumentar imprecisão na reivindicação visto que a expressão “ou” deve sempre se remeter a alternativas. Foi pelo receio de ter sua reivindicação rejeitada por ser indefinida que Superguide preferir utilizar “e”. Por isso nos casos em que não se está tratando de alternativas é preferível que se escreva “pelo menos um de A e B” do que “pelo menos um de A e/ou B”. Por outro lado a expressão “pelo menos” usados em elementos alternativos parece tornar sem efeito qualquer distinção entre o “e” e “ou” que se segue. Assim tem o mesmo alcance “compreendendo pelo menos um elemento de ferro, níquel, cobalto e cobre” ou então “compreendendo pelo menos um elemento de ferro, níquel, cobalto ou cobre” pois todos os elementos listados são metais alternativos. No casos dos elementos serem de categorias distintas não alternativas como no caso Superguide o “pelo menos” se aplica a cada um dos elementos. Assim “pelo menos de um animal, um vegetal e um mineral” todos estes elementos deverão estar presentes. No caso de termos neste caso a expressão “ou” o escopo da reivindicação incluiria os casos com um animal apenas ou um vegetal apenas, ou um mineral apenas ou então uma combinação dos três elementos. [2]

O uso do “ou” na parte caracterizante de uma reivindicação é aceito quando se refere a uma alternativa da invenção, desde que não gere ambigüidade no escopo e clareza da reivindicação . Em In re Gaubert [3]a Corte entendeu como válido “feito inteira ou parcialmente de”, assim como “ ferro, aço ou outro material magnético”. Em Merck & Co. v. Teva Pharm. [4] a Corte entendeu que para uma reivindicação de produto contendo A ou B, um concorrente que fabrique produto contendo A e B não estará incorrendo em contrafação. Em Kustom Signals v. Applied Concepts [5]a Corte entendeu que o uso de expressões alternativas na reivindicação excluía a situação entre que as duas alternativas estariam presentes no mesmo dispositivo. Philip Grubb recomenda que a melhor redação desta patente seria “produto contendo A ou B ou ambos” ou então “produto contendo pelo menos A ou B” ou ainda, embora não seja a redação mais adequada “produto contendo A e/ou B”. Robert Faber também recomenda como mais adequada a expressão “pelo menos” para contemplar as demais alternativas na mesma reivindicação. É impróprio o uso de expressões explicativas na reivindicação, devendo as mesmas serem apresentadas no relatório descritivo. Da mesma forma o uso de expressões alternativas entre dois elementos bastante distintos não é considerado adequado para uma mesma reivindicação . Para Robert Faber “contendo A, B e opcionalmente C” não gera indefinição.[6]

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[1] 358, F.3d 870 (Fed. Cir. 2004)

[2] KITTEL, Mark. The least bit of difference – watch use of and/or, 18/02/2014 http://www.lexology.com

[3] In re Gaubert, 524 F.2d 1222, 1224, 187 USPQ 664, 666 (CCPA 1975)

[4] USPQ2d 1857 [Fed. Cir. 2003] cf. GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.341

[5] In Kustom Signals, Inc. v. Applied Concepts, Inc., No. 99-1564 (Fed. Cir. Sept. 5, 2001)

[6] FABER, Robert. Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting, Practising Law Institute (PLI), 2012, parágrafo 3.16