As novas diretrizes de instrução de recursos e PANs do INPI: um paralelo com o procedimento de oposição no EPO.

 

3º Encontro Científico das Comissões de Estudo da ABPI. Comissão de Estudos de Patentes.  As novas diretrizes de instrução de recursos e PANs do INPI: um paralelo com o procedimento de oposição no EPO.

Heleno Costa Bezerra Neto CGREC/INPI

Novas Diretrizes de Recurso foram inspiradas no modelo europeu. As motivações baseadas no número de processos pendentes em recurso máximo de 6,8 mil em 2016 para 6,7 mil atuais, uma queda bem lenta. A estimativa é que nesse ritmo em 100  anos equilibramos a entrada de pedidos com a saída.  O percentual de indeferimentos com recursos que chegou a 31% em 2017 para os atuais 43% em 2022 (índice compatível com outros escritórios), o PAN sempre inferior a 1%. O estoque de recursos pendentes tem pedidos de 2018 em diante. O recurso, contudo, acabou exercendo uma função de uma continuação da primeira instância. A proposta agora é trazer para um papel de instância recursal, ou seja, ser uma fase revisora. Questões da primeira instância deve permanecer tratados nesta instância.  O duplo grau de jurisdição está previsto pelo conceito de efeito devolutivo pleno (artigo 212) sem que se trate de continuação da primeira instância. Segunda instância não pode dar primeira opinião sobre um assunto, mas ser sempre uma instância revisora. Parecer 16/2023 trata de questões gerais, Parecer 19/23 aborda questões formais de recurso de patentes Parecer 03/2024 aborda a flexibilização do aceite de quadros reivindicatórios. Exigências feitas na primeira instância e não cumpridas nessa fase não podem ser cumpridas na segunda instância pois entram em preclusão. (Lei 9784/99 artigo 63). Recurso não pode ser um mecanismo de se cumprir esta exigência. 10% dos recursos são de uma exigência não cumprida, o que restante são ciência de parecer e objeções de patenteabilidade. O princípio da pluralidade de instâncias, onde se aplica a teoria da causa madura, quando não haveria necessidade de devolver este processo para primeira instância sendo possível decidir o pedido na segunda instância. Na fase de transição para as novas regras, teremos quatro despachos 121 exigência, 111 manutenção indeferimento, 100.2 recurso provido, mas volta para primeira instância e 100.1 recurso provido e causa madura. O despacho 100 de recurso provido fica para pedidos antigos. No caso de vícios formais coo petição ignorada pela primeira instância este pedido retorna para ser saneado. Outra situação é quando examinador não deu ampla defesa ao requerente, este pedido retorna à primeira instância, por exemplo artigo 32 da LPI avaliado de forma equivocada prejudicando a sequência do exame. O vício de julgamento é avaliado sob o quadro reivindicatório indeferido e se o parecer está correto em seu julgamento. SE o documento citado não destitui a atividade inventiva então este pedido deve voltar à primeira instância ou então terá concessão pois entende-se que a causa está madura. Os recorrentes devem concentrar sua análise no recurso ao quadro do indeferimento pois é sobre este que o parecer de recurso irá partir. Pode ser apresentado quadro suplementar no recurso, mas há limitações nestas emendas. Se o pedido não tem vício formal nem vício de julgamento então avalia-se se é possível uma forma de contornar as restrições para que pedido seja finalizado. Pedido indeferido pelo artigo 10 da LPI. Segunda instância apresenta quadro reivindicatório que retira objeção. Se a segunda instância entende que a causa está madura então decide, por outro lado se entender que há matéria residual não examinada deve retornar. Nesta fase transitória, pedidos que seriam não providos passam sempre por um parecer de exigência para recorrente tomar conhecimento e se manifestar. Nessa fase transitória a preclusão ainda não se aplica de forma integral pois INPI fará exigências. Basta o recorrente alegar que a regra mudou que o INPI irá aceitar esta emenda, sem aplicar preclusão. É importante o recorrente trazer as razões recursais, pois será sobre estes argumentos que o parecer de segunda instância irá se debruçar já que ela não pode levantar novas objeções. O recuso não é mera continuação da primeira instância. Exigências não cumpridas em primeira instância não podem ser cumpridas em segunda instância. O quadro reivindicatório do indeferimento é sempre o quadro principal de exame. Quadro reivindicatório no recurso é sempre alternativo. Se primeira instância apontou uma exigência que se revela pertinente pela segunda instância não cabe ao recorrente apresentar emendas com a solução atendendo esta exigência em segunda instância. Heleno aponta que a organização de Oral Proceedings demandaria muita mão de obra que INPI não tem.  Heleno levanta a questão da dificuldade de contato que o INPI tem tido com números de telefone dos procuradores.

 

Hans Peter Felgenhauer EPO

Board of Appeal tratou dos recursos em diversas decisões : Admissibilidade do Appeal T2132/14 (nesta fase ainda se admite emendas que se tornam cada vez mais restritas à medida que avança o recurso), visão geral dos procedimentos T1421/20 com base nos artigos 12 e 13 do RPBA Rules of Procedure of the Boards of Appeal (https://www.epo.org/en/legal/epc/2020/rpba.html), competência dos Boards of Appeal in ex parte casos T2154/15 (G10/13), emendas T2214/15. São previstos procedimentos orais, que são muito importantes para decisão. O Board não admite pedidos não tratados durante o exame.  Sobre os procedimentos de exame Artigo 12(2) RPBA → o objeto principal do processo de recurso consiste em rever a decisão recorrida de forma judicial consequentemente, a decisão e o exame os processos que a ela conduzem são de importância essencial para o resultado do processo de recurso (arquivamento/manutenção de solicitações auxiliares).  Relativo ao Processo de Apelação de Exame de acordo com os artigos 12, 13(1) e 13(2), do RPBA: quanto mais tarde uma alteração for apresentada maior o obstáculo para sua admissão.