Agenda IDS - "Questões relevantes sobre divisão de pedidos de patente"

 

Agenda IDS - "Questões relevantes sobre divisão de pedidos de patente"

09/11/2023

Mauricio Desiderio  - IDS

A divisão de pedidos no INPI foi objeto de webinários anteriores porque tem muitas questões controversas e foi objeto de debates do GIPI. A questão principal é saber o que seria considerado final de exame e se caberia divisão na fase recursal. A IN 30/2013 artigo 32 define final de exame que não está explicitado na LPI.

Janaína Tomazoni - Engenheira Embrapa

Muitos usuários de PI ainda consolidam em um mesmo pedido de patente, muitas vezes por pouco conhecimento do sistema, uma ou mais soluções o que revela a importância da divisão para tais depositantes. Para inovação o mecanismo de divisão é fundamental e para inserir a invenção no sistema produtivo. No processo de exame do INPI, direcionar o processo para o escopo para aquilo que pode ser aceito pelo examinador do INPI pode se mostrar extremamente vantajoso para o requerente e começar a explorar logo o mercado deixando a matéria polêmica com o INPI para um segundo momento. Alguns entendem que a divisão deve ser aplicada somente no caso de falta de unidade. A Embrapa não recorre muito a divisões pois já temos certa maturidade de pedidos com unidade de invenção e usamos a divisão a divisão como estratégia para pleitos não aceitos na primeira instância. Com relação a como a matéria de divisão é enfrentada no exterior é muito mais flexível que no INPI pois permitem divisão na fase recursal. Mesmo nos casos em que restringe divisão a primeira instancia o órgão emite uma publicação como EPO e USPTO de intenção de conceder a patente e possa decidir uma divisão para os pleitos negados se assim desejar. ONINPI não faz essa comunicação prévia antes da decisão de mérito. Isso constitui um fator dificultador para divididos no Brasil. Ademais o artigo 32 da LPI inibe ampliações de quadro via divisões de pedidos. O dividido fica atrelado ao quadro do pedido válido e não a matéria revelada como diz a LPI. O artigo 26 é bem clara que as emendas estão limitadas a matéria relevada no pedido e não a matéria reivindicada do pedido original, ou seja, esse entendimento do INPI de levar a restrição do artigo 32 para os pedidos divididos parece ser uma violação de artigo 26 da LPI. É um segundo fator de restrição diante do entendimento do INPI. Nesse sentido a Embrapa enfrenta restrições na divisão que não encontra em outros escritórios.

Bernardo Marinho – IDS

A LPI trata de final de exame. No exame do INPI não é um processo retilíneo em que a invenção já bem delimitada. Denis Barbosa já mostrava que se trata de um processo dialogal, marcado pela contradição e diálogo entre depositante e INPI no intuito de se chegar de fato a entender o que se trata a invenção diante do estado da técnica e da manifestação de terceiros. O requerente tem uma chance única, ele não tem a chance de fazer um novo pedido, pois se o fizesse este segundo não seria novo. Por isso esse diálogo e contraditório amplo com o INPI é fundamental. Um dos critérios fundamentais nesse processo é a divisão de pedido e assim aumentar as chances de proteção. O INPI nunca emite uma decisão final em seu primeiro parecer, sempre será uma exigência, ciência ou deferimento. O INPI tem 87% das decisões são apenas com um parecer intermediário, ou seja, dois pareceres. Somente 11% tem dois ou mais pareceres de 6.1 ou 7.1. Isso mostra a importância da divisão porque não haverá muitas etapas nesse exame. O exame do INPI cabe recurso administrativo com efeitos suspensivo e devolutivo pleno. É um exame de fato, ele não irá se limitar a analisar as razões recursais e poderá fazer um novo exame, trazendo inclusive novos documentos, ou seja, é uma continuação de exame. Pode inclusive concluir pela falta de unidade de invenção e o requerente terá de abrir mão de uma de suas invenções, o que, se de fato ocorrer, ele possivelmente irá questionar judicialmente. O exame do INPI hoje continua na fase recursal, é uma continuidade, com todo o contraditório, inclusive analisa outros motivos, e mostra que o exame não acaba com o indeferimento, ele inquestionavelmente continua. O processo de exame do INPI não é simples nem linear. Nós entendemos que o final de exame deveria ser a decisão que decide o recurso administrativo. O INPI entende que o final de exame é o indeferimento. Ademais o requente nem sabe quando será o indeferimento o que leva o requerente solicitar divisão por precaução pois sabe que após deferimento não poderá dividir pedido. Na tomada pública de subsídios de revisão da IN30/2013 o INPI já reconheceu que a previsão de 30 dias do artigo 32 não é razoável, porque uma decisão não pode produzir efeitos antes de ser publicada, porque o depositante só tem conhecimento dessa decisão quando é publicada na RPI. Liane Lage perguntou no chat que a questão de se poder dividir um pedido na fase recursal e qual o impacto disso no backlog do INPI. Bernardo não tem evidências desse impacto. De 8 mil decisões recursais sem dividido na fase recursal tivemos 186 recursos com divisão ou seja somente 2% pediram divisão no recurso. As divisões de pedido aumentam em 2009 quando o INPI publicou o memo acerca de restrições nas emendas após o requerimento de exame de modo que os requerentes reagiram aumentando os divididos. 

A partir de 2019 o número absoluto aumenta porque o INPI aumentou número suas decisões com o Plano de Combate ao Backlog: mais pedidos examinados, mais divididos. Se fizermos uma análise percentual esse número se manteve em torno de 5% a 7% de divisões de pedido em primeira instância sem qualquer tendência de crescimento percentual. Logo temos só 2% de divisões em fase recursal o impacto no backlog é pequeno e ademais não são muitas divisões em primeiro exame, logo não deve haver um impacto significo o INPI flexibilizar seu entendimento. Pode aumentar um pouco, mas não é limitando um direito do requerente que o INPI deve combater backlog. Heleno comenta que 20% dos recursos do INPI são de pedidos divididos, logo tem sim impacto.

Wanderley Dantas - Desembargador Federal TRF2

O gráfico com 87% em duas etapas mostra que o exame do INPI é quase uma bala de prata. Não há muita margem de manobra para o requerente. O artigo 26 LPI prevê divisão dos pedidos até o final do exame e o artigo 212 trata do efeito devolutivo pleno. O TRF2 tem duas turmas que julgam a matéria e três posicionamentos na primeira turma por Andrea Barsotti (não haveria ilegalidade na IN 30/2013), Rogerio Tobias e Ivan Athie. Na segunda Turma em dois julgamentos concedeu mandado de segurança e entendeu que o INPI extrapolou as suas prerrogativas e estaria em desacordo com efeito devolutivo do artigo 212 da LPI que garantia uma ausência de limitação temporal podendo ter divisão na fase recursal. Para o INPI o requerente só pode dividir em primeira instância. Não há na lei nenhum dispositivo que restrinja a divisão para primeira instância, segundo estes dois julgados da segunda turma. O artigo 32 da IN 30/2013 contraria o princípio da publicidade dos atos do INPI haja visto que os eventos ocorrem antes da publicação na RPI. O requerente teria de ter o direito após o indeferimento poder dividir seu pedido. A juíza Barsotti não levou em conta a questão da publicidade. Ivan Athie ressaltou a questão da publicidade dos atos administrativos. Rogerio Tobias profere voto parcialmente divergente observa que ao tomar conhecimento do indeferimento do pedido ele ficara sabendo que já não tem prazo para dividir logo ele fica sem saber qual o prazo limite para ele requerer esta divisão. Este mandado de segurança, contudo, não se encerrou estando ainda em debate em um voto ampliado. Se a primeira Turma decidir de forma diferente da segunda Turma teremos uma situação interessante de divergência. Os mandados de segurança MS neste caso são cabíveis e nisso concordam primeira e segunda Turma como a via correta para se atacar a decisão do INPI. Isso é pacífico, salvo engano, isso sequer foi tema de controvérsia.