Motivação para combinar documentos

 

Em Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc. (Fed. Cir. July, 2023) foi analisada a questão de motivação para combinar documentos. A invenção refere-se a um método e aparelho que permite a estimulação do tecido corporal, particularmente nervos sacrais. Mais especificamente, esta invenção refere-se a um eletrodo elétrico médico implantável com pelo menos um eletrodo de estimulação adaptado para ser implantado próximo aos nervos sacrais para estimulação de um feixe de fibras nervosas sacrais e um mecanismo de fixação para proporcionar estabilidade crônica do eletrodo de estimulação e do eletrodo. Além disso, a invenção refere-se ao método de implantação e ancoragem dos eletrodos elétricos médicos em relação operatória a um nervo sacral selecionado para permitir a estimulação. O tribunal decidiu que a análise da obviedade deve se concentrar na motivação para combinar referências para alcançar a invenção reivindicada, não na motivação para combinar para algum outro propósito descrito no estado da técnica. A lei alterada em 2011 exige uma análise das "diferenças entre a invenção reivindicada e o estado da técnica" e se "a invenção reivindicada como um todo teria sido óbvia". A Medtronic tem duas patentes que cobrem pistas médicas para estimulação nervosa. É importante ressaltar para o caso, embora as reivindicações pareçam amplas o suficiente para cobrir a estimulação do nervo trigêmeo, elas não se limitam a esse tipo de estimulação. A Axonics IPR contestou as afirmações como óbvias com base em duas referências importantes da arte anterior. A primeira refere-se a um chumbo para estimular o nervo trigêmeo, enquanto a segunda refere-se a um chumbo com uma pluralidade de eletrodos. Juntas, as duas referências ensinaram todas as limitações encontradas nas reivindicações da Medtronic. No entanto, o PTAB concluiu que um artesão não teria sido motivado a combinar as referências. O PTAB começou com o foco na primeira no estimulador do nervo trigêmeo, e descobriu que a adição proposta segunda não funcionaria para a estimulação do nervo trigêmeo com base na anatomia dessa área. No recurso, o Circuito Federal considerou que o PTAB limitou indevidamente a análise da combinação das duas anterioridades ao que funcionaria na área do nervo trigêmeo, que é um requisito das reivindicações de patentes da Medtronic. A indagação adequada deveria ser se o técnico no assunto em questão estaria motivado a fazer a combinação para chegar às limitações reais das reivindicações, que não se limitam ao contexto do nervo trigêmeo. O Circuito Federal também descobriu que o PTAB errou em sua definição de "arte relevante" como limitada a pistas médicas para estimulação do nervo sacral, já que as reivindicações de patente da Medtronic não fazem referência à anatomia sacral ou neuromodulação sacral, e não podem ser adequadamente interpretadas como tão limitadas. Essa conclusão indica que o PTAB não pode restringir indevidamente sua visão da arte relevante com base em detalhes do relatório descritivo não refletidos nas reivindicações. Em vez disso, a arte relevante deve se alinhar com o escopo da invenção reivindicada.[1]

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[1] https://patentlyo.com/patent/2023/07/obviousness-analysis-invention.html