Segundo a Portaria do INPI nº 54 de 15 de dezembro de 2021 o artigo 17 o requerimento de exame prioritário deve incluir cópia de documento que demonstre a notificação do terceiro no qual conste a referência expressa ao número do processo de patente e ao ato supostamente indevido bem como cópia da comprovação do recebimento da referida notificação pelo terceiro e elementos que indiquem a probabilidade do terceiro notificado estar reproduzindo e/ou comercializando o todo ou parte do objeto do processo de patente. A não exigência deste documento extra judicial poderia levar a adoção indiscriminada de exames prioritários mesmo quando a patente não envolva questões mais urgentes ou poderia levantar objeções quanto aos critérios de seleção.
De fato, ao notificar seu concorrente de uma possível contrafação
com base em um pedido de patente, o titular incorre em risco, caso a produção
do concorrente seja sustada por conta de uma medida cautelar, e posteriormente
venha a se demonstrar que o depósito de patente na verdade foi indeferido e,
portanto, não foi convertido em patente. Ainda que convertido em patente, o
conteúdo do quadro reivindicatório pode ter se modificado substancialmente,
descaracterizando a contrafação. Nestes casos a parte acusada de contrafação
poderia entrar com uma ação de perdas e danos.
Segundo Tinoco Soares[1] “através de medida cautelar de busca e apreensão é possível solicitar ao Juízo
Cível não só a apreensão dos objetos e produtos contrafeitos, como também a
paralisação de sua fabricação e venda com base nos artigos 796 e seguintes, ou
através de tutela antecipada pelos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil”.
Pelo artigo 209 parágrafo 1o da LPI “Poderá o juiz, nos autos da
própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar
liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do
réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia
fidejussória”. O magistrado poderá determinar, de ofício ou a requerimento,
as medidas necessárias para efetivação da tutela específica, tais como a busca e
apreensão.
O artigo 204 da LPI estabelece que realizada a diligência de busca
e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de
má fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro. O erro grosseiro,
apesar de não revestido de má fé também resulta no dever de indenizar por parte
de seu agente. Segundo Fernando Philipp “uma
busca e apreensão executada de boa-fé não pode, em princípio, ser considerada
como abusiva”.[2] Segundo a Lei do Código de Processo Civil reputa-se litigante de má-fé aquele
que, por exemplo, alterar a verdade dos fatos ou que provocar incidentes
manifestamente infundados.[3]
Segundo Luiz Guilherme de Loureiro[4] “obviamente, tratando-se de medida vexatória e que pode causar prejuízos
materiais, deve a parte agir com prudência e só requerer a decretação da busca
e apreensão quando estiver certa da existência de delito que se pretende provar
e combater”. O artigo 339 do Código Penal trata da denúncia caluniosa,
estabelecendo as penas devidas para denúncia que leve à instauração de
investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação
administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
No âmbito internacional o artigo 48 de TRIPs oferece garantia de reparação dos prejuízos sofridos em
decorrência do abuso de ordem judicial ou medidas cautelares. O Código de
Processo Civil no artigo 811 prevê que o requerente do procedimento cautelar de
busca e apreensão responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar na
execução da medida, também na hipótese da sentença lhe ser desfavorável, ou
seja, se concluir pela não contrafação.[5]
[1] SOARES, José Carlos
Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 1997, p. 320.
[2] PHILIPP, Fernando Eid.
Patentes de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação. São
Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 164.
[3] Art. 17 da Lei No
5.869, de 11/01/1973 que Institui o Código de Processo Civil com Redação dada
pela Lei nº 6.771, de 1980 http:
//www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869compilada.htm
[4] LOUREIRO, Luiz Guilherme de. A Lei de propriedade industrial comentada,
1999, São Paulo: Lejus, p. 354.
[5] DANNEMANN, SIEMSEN,
BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e
correlatos, 2001, Rio de Janeiro: Renovar, p. 419.
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