A Nota técnica INPI/CPAPD n° 01/2022 publicada em abril de 2022 pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Patentes – CPAPD tem como objetivo de elucidar questões de patenteabilidade no que se refere aos eventos de elite em plantas. Eventos de elite são aqueles que, dentre os eventos de transformação em plantas, apresentam o melhor desempenho. Os referidos eventos relacionam-se ao processo de transgênese, ou seja, processo de alteração genética em que se introduz no genoma de um ser vivo um fragmento de DNA exógeno, que confere uma característica de interesse a uma planta, como por exemplo, resistência a herbicidas.[1]
Segundo a Nota Técnica [77] entende-se que materiais biológicos isolados do todo ou de parte de seres vivos estão englobados no escopo do art. 10 (IX) da LPI, mas não no escopo de exclusão de patenteabilidade do art. 18 (III) da LPI. Em outras palavras, quando o ser vivo é natural, por força do art. 10 (IX) da LPI, o seu patenteamento não é possível por não ser considerado invenção: (a) em sua integralidade (o todo), (b) em suas partes como, por exemplo, uma semente ou uma folha, e também (c) em seus materiais biológicos intra-celulares, como proteínas e outras moléculas, ainda que isolados do ser vivo.
Para Kelly Lissandra "Dentre os produtos da biotecnologia, salvo: todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natura segundo os artigos 10, IX, posto que considerados descobertas, e o todo ou parte dos seres vivos, considerando-se como tais os aqueles pertencentes aos reinos animalia, plantae e fungi que não entrem na concepção de microorganismos, conforme o art. 18, III da LPI, todos os demais são passíveis de proteção mediante patente de invenção, desde que novos, com aplicação industrial e atividade inventiva, posto que passíveis de serem caracterizados como microrganismos ou outras partes de microorganismos, desde que modificados pela ação humana. [...] Se uma nova máquina é inventada, a proteção recairá sobre toda ela. Se um novo dispositivo de uma máquina já existente é inventado, a proteção recairá sobre este dispositivo. Se o que se inventou foram uma nova máquina e um novo processo de se fabricar esta máquina, a proteção recairá sobre o processo e a máquina resultante deste. Mas se a máquina já era conhecida e apenas o processo é novo, a proteção deve se restringir ao processo, não podendo alcançar a respectiva máquina já existente Mas o que fazer com uma maquina protegida que, depois de produzida, pode se autorreplicar? A quem pertence o direito de propriedade industrial sobre as máquinas derivadas? Àquele que criou a máquina original ou àquele que a fez se autorreplicar? Agora, substitua “máquina” por “planta” e questione-se. Para responder a estas questões, pode ser aplicado às plantas a racionalidade utilizada na descrição da abrangência da propriedade industrial de uma máquina. Na aplicação desta racionalidade às plantas, deve-se de início considerar o fato de que a proteção das plantas se dá de duas formas: patentes de invenção e proteção de cultivares e a lógica proposta abrange de forma diferente as duas formas de proteção. Assim, enquanto na patente de invenção a proteção abrange tudo que estiver contido no relatório descritivo, no caso da proteção de cultivar a proteção abrange apenas o material de propagação. Todavia, enquanto no Brasil não há permissão para se patentear uma planta ou partes dela, permite-se que sua proteção integral mediante a proteção de cultivares (BRUCH et al 2015). Há três possibilidades de proteção: a) proteção da planta – abarcada pela proteção de cultivares b) proteção de uma função para um determinado gene, nucleotídeo plasmídeo, proteína – abarcado pela proteção mediante patente de invenção. c) proteção para o processo de inserção deste gene, nucleotídeo, plasmídeo, proteína - abarcado pela proteção mediante patente de invenção". [2]
Denis Borges Barbosa [3], tendo em vista a adesão brasileira ao sistema UPOV de 1978, se posiciona contrariamente à possibilidade de dupla proteção, patentes e cultivares, incidindo no mesmo objeto planta. Assim, no modelo adotado pelo Brasil, por meio da UPOV 1978, à luz da doutrina de Barbosa (2013), a concessão de proteção de cultivares exclui a proteção de patentes sobre o mesmo objeto. Bruch, Dewes e Vieira [2] defendem a possibilidade de coexistência, sobre um mesmo objeto, da proteção de cultivares e patentes da área biotecnológica, afastando a exceção da semente salva no caso de cultivares transgênicas. Denis Barbosa [4] observa a semelhança do critério brasileiro com o europeu: Diretiva 44/98: Artigo 5º (2). Qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, incluindo a seqüência ou a seqüência parcial de um gene, pode constituir uma invenção patenteável, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural.
Para Pedro Barbosa a exclusão dos elementos isolados da natureza, de outro lado, é peculiaridade da norma brasileira. A prática nacional tem tratado tais hipóteses como exclusão incondicional, ainda que o isolamento importe em uma solução de um problema técnico; vale dizer, como se estivesse listado no art. 18. Além disso, uma outra cláusula do art. 10, IX, deve ser reputada como exclusão categórica, e tratada como se estivesse no art. 18: os processos biológicos naturais. Esse caso, ao contrário do isolamento de produtos naturais, é listado no art. 27.3 de TRIPs como passível mesmo de exclusão categórica, e como tal deve ser tratado. Note-se que não existe amparo, em TRIPs, para uma exclusão categórica de isolamento de elementos encontrados na natureza, quando deste isolamento resultar uma utilidade prática e técnica. Nem se pode, na verdade, apontar razões de política pública que justificariam este afastamento do padrão internacional. O estado da evolução da biotecnologia brasileira, exatamente em face da biodiversidade, poderia talvez justificar uma proteção que, segundo a prática corrente, é denegada. [5]
A Patente da Monsanto PP1101070 validada judicialmente em diferentes tribunais tem como algumas de suas reivindicações: Gene quimérico que é expressado em células de planta compreendendo um promotor proveniente de um virus mosaico de couve-flor, o dito promotor selecionado do grupo que consiste do promotor CaMV isolado das sequências de DNA codificadoras da proteína CaMV e um promotor CaMV isolado das sequências de DNA codificadoras da proteina CaMV, e uma sequência estrutural que é heteróloga em relação ao promotor. Célula de planta que compreende um gene quimérico que contém um promotor proveniente do vírus mosaico de couve-flor, o dito promotor selecionado do grupo que consiste do promotor CaMV e um promotor CaMV, em que o dito promotor é isolado das sequências de DNA codificadores da proteína CaMV, e uma sequência estrutural que é heteróloga em relação ao promotor. Construção de DNA compreendendo: (A) promotor CaMV selecionado do grupo que consiste de (1) um promotor CaMV3SS isolado de seqúências de DNA codificadores de proteina CaMV e (2) um promotor CaMVlQS isolado de seqúências de DNA codificadores de proteina CaMV, e (B) seqúência de interesse heteróloga a (A), em que (B) está sob controle regulatório de (A) quando a dita construção é transcrita em uma célula de planta.
Estas patentes da Monsanto (PP1101067-3, PP1101045-2, PP11011070-3, PP1100007-4 e PP1100008-2) foram confirmadas em diferentes julgados:
O laudo pericial produzido no autos confirma a titularidade das apeladas sobre a tecnologia RR (Roundup Ready) patenteada, sendo objeto da perícia a avaliação técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatação de que esta tecnologia está protegida pelas patentes. O uso pelos produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploração do produto, justifica o pagamento de indenização ou royalties por aqueles, em retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida por estas. Provado ser a MONSANTO titular do registro e patente das sementes geneticamente modificadas que foram plantadas pelos autores, é devida a indenização pela utilização da tecnologia inerente a tais sementes. Proteção da propriedade industrial, químico-genética e intelectual - Lei nº 9.279/96. (Tribunal de Justiça do RS Apel. Civel 70030660799 Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível Relator: Angela Maria Silveira Data de Julgamento: 23-09-2009)
Em outra decisão do TJRS: "No entanto, para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir uma solução técnica para um problema técnico. Significa que, mesmo isolado o material genético de uma cultivar, descrito suficientemente, não será considerado invento passível de exclusiva de patentes, porque não é uma novidade cognoscível, bem como a descrição não é requisito de pantenteabilidade. A essência de um gene é a informação genética – e o fato de se ter ciência de que essa informação existe não permite a reprodução da solução técnica. Haverá sempre a necessidade da resolução de um problema técnico específico. Assim, todos os elementos elencados no artigo 10 da Lei 9.279/96 estão excluídos da proteção por patentes se, não presente para a devida proteção, uma solução técnica para um problema específico, prático que tenha aplicabilidade industrial. Por outro lado, por razões de política pública, os elementos elencados no artigo 18, III, exceto os microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária mesmo se forem considerados invenção, uma novidade passível de atividade inventiva e de descrição suficiente. Finalmente, não só a Lei 9.279/96 prevê exceções a proteção de certas criações (artigos 10, I, IX e 18, III), como a LPC não prescreve disposição específica para auferir legitimidade a proteção por patente convencional as variedades vegetais e suas partes derivantes do processo de transgênese, seja de gene ou células transferidas em seu interior. Consideramos a prática ostensiva da sobreposição de exclusiva entre patentes e cultivares que funcionaliza proteções diversas no mesmo objeto imaterial, ilegal e inconstitucional, porque colide com as funcionalidades específicas dos sistemas normativos que regulamentam a matéria e desequilibram os sistemas civil constitucional.” (TJRS Nº 70049447253 (N° CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000) Tribunal de Justiça do RS, 2012/CÍVEL Monsanto v. Sindicato Rural de Jataí, Relatora: Maria Cláudia Mércio Cachapuz)
AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE `ROYALTIES. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA TRANSGÊNICA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR QUEM DETÉM A PATENTE E EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO. Não há falar em ilegalidade da cobrança de `royalties, pois tal valor tem por objetivo a retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida pela empresa ré, única detentora de patente junto ao INPI e que tem exclusividade na exploração do produto. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70018074815, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 06/09/2007).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE ROYALTIES PELO USO DE SEMENTES GENETICAMENTE MODIFICADAS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. Preenchidos os requisitos do art. 514 do CPC, não há falar em ausência de fundamentação da apelação oferecida pelo autor. Diante da comprovação da titularidade da ora apelada, das sementes geneticamente modificadas, mostra-se cabível o pagamento devido àquelas, como indenização pelo uso indevido, visto que as propriedades industrial e intelectual são protegidas pela legislação. Em face da complexidade da matéria, não tem amparo a pretensão de redução dos honorários advocatícios, mantendo-se o valor fixado na sentença. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida (Apelação Cível Nº 70017563442, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 26/06/2008).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E DOMINAÇÃO DE MERCADO COM PRETENSÃO A PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES SOBRE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA. ILEGITIMIDADE DA MONSANTO TECHNOLOGY, LLC não acolhida, considerando que é a titular de eventual direito de crédito. PREVENÇÃO. Não há falar em prevenção em relação ao Relator que apreciou anteriormente agravo de instrumento, Juiz de Direito convocado para atuar neste Tribunal. ILEGITIMIDADE ATIVA. Tem a autora, que busca direito próprio e não em nome de seus associados, legitimidade para pretender afastar pagamento de indenização que tem como não devida em sua atuação como revendedora de produtos agrícolas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se há de reconhecer cerceamento de defesa quando os fatos que pretenderiam as apelantes provar não são objeto de discussão para efeito do julgamento. MÉRITO. Prova dos autos que autoriza afirmação de que foi utilizado produto desenvolvido pela empresa americana ré, que tem o regular registro de patente. Reconhecido direito ao pagamento em relação ao trabalho desenvolvido e registrado, determina-se, porque ausente prova no tocante ao justo valor devido, a liquidação por arbitramento em relação ao valor a ser pago por saca de soja, especialmente considerando que se trata de produto altamente vantajoso aos produtores e de propriedade exclusiva da empresa americana, ausente possibilidade do reconhecimento do equilíbrio em eventual negociação. Ação julgada parcialmente procedente. PRELIMINARES AFASTADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70017713181, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 28/03/2007).
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA. COBRANÇA DE ROYALTIES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Preliminares. Ainda que havendo disposição legal expressa no sentido de intervenção do CADE como assistente, até que isso ocorra efetivamente, não há falar em competência da Justiça Federal. Jurisprudência do STJ. Caso concreto em que a urgência na apreciação da medida antecipatória postulada pela agravante impedia o juiz de postergar seu exame para momento posterior à contestação da agravada, pelo que se constitui em verdadeira negativa de prestação jurisdicional e, assim, dando ensejo à interposição de recurso, inocorrente, assim, supressão do primeiro grau de jurisdição. Lições da doutrina. Inviável conhecer da ilegitimidade ativa da agravante argüida na resposta da agravada, questão que, primeiro, deve ser examinada pelo juízo a quo. Argüição, de qualquer sorte, improcedente, considerando que a agravante não defende direito alheio, mas próprio, pois é ela quem comercializa a soja recebida de seus cooperativados. Mérito. O ordenamento jurídico pátrio veda a comercialização de sementes de soja geneticamente modificadas, ainda que o legislador venha, sistematicamente, à vista de circunstâncias fáticas, autorizando a comercialização das safras de soja produzidas com essas sementes, trazidas ilicitamente de países vizinhos, conforme Leis nº 10688 e 10814, de 2003 e 11.092, de 2005. De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas. Vedação, ademais, ao enriquecimento sem causa. Não incidência do art. 10º da Lei nº 9456/97 (Lei das Cultivares), de cuja aplicação só se poderia cogitar tivesse o agricultor obtido as sementes licitamente e pago royalties à agravada naquela ocasião. Agravo interno interposto contra decisão que não recebeu o regimental manejado frente à concessão do efeito suspensivo ativo prejudicado, em vista do improvimento do agravo de instrumento. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO EM PARTE O DES. VILLARINHO, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70010827772, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 17/02/2005).
[1] https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/atas-do-cpapd
[2] BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. PROTEÇÃO DE CULTIVARES E PATENTES DE INVENÇÃO: UMA COEXISTÊNCIA POSSÍVEL janeiro 2015, p.67-93 DOI:10.16928/2316-8080.V9N2
[3] SILVA, Sibelle de Andrade. PROPRIEDADE INTELECTUAL E SOJA ROUNDUP READY: patente, proteção de cultivares ou dupla proteção? UNICEUB, Centro Universitário de Brasília, 2019 https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13794
[4] BARBOSA, Denis. Uma introdução a propriedade industrial, Rio de janeiro: Lumen, 2a edição.
[5] Barbosa, Pedro Marcos Nunes O código da propriedade industrial conforme os tribunais : comentado com precedentes judiciais : volume 1 : patentes / Pedro Marcos Nunes Barbosa, Denis Borges Barbosa. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2017
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