Novidade e antecipação por comercialização

 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Procedimento comum Nº 0179027-75.2017.4.02.5101/RJ

Hypera S/A e Brainfarma Ind. Química e Farmacêutica S/A v. INPI e Romark Laboratories

Relator: Marcelo Leonardo Tavares

Decisão: 13/10/2020

PI9808722 DIFAR-II Titular: Romark Laboratories (US)

[...]No presente caso, as partes autoras alegam que a patente PI9808722 não detém o requisito de novidade, sob o argumento de que desde 1996, portanto, antes da data do depósito da patente anulanda, é comercializado no México um medicamento contendo o princípio ativo nitazoxanida com o mesmo tamanho de partícula protegido pela patente ora anulanda, sob o nome de Daxon. [...] O INPI, em seu parecer técnico, sustenta que o produto Daxon comercializado desde 1996, embora seja composto por tizoxanida e/ou nitazoxanida, não revela o tamanho das partículas dos componentes, característica essencial da patente anulanda. [...] Por fim, salienta que a comercialização no México do medicamento Daxon, mesmo que consistisse em eventual divulgação da matérias protegida pela patente em apreço, ocorreu a partir de Junho de 1996, não podendo ser considerado como estado da técnica, por ter sido divulgado dentro do período de graça, nos termos do artigo 12, inciso III da LPI.[...] Assiste razão ao INPI quanto ao fato de não haver elementos de prova suficientes para demonstrar que a patente concedida não possuía o requisito de novidade à época do depósito. Com efeito, o requisito de novidade é aferido objetivamente, ou seja, é necessário que o interessado demonstre ter havido a antecipação, por meio de divulgação ao público, seja no Brasil, seja no exterior, da invenção patenteada, capaz de inferir que a invenção contida na patente depositada não é nova. O estado da técnica não pode ser fruto de presunção, devendo ser comprovado por meio de um documento de anterioridade apto a demonstrar a antecipação da invenção ao público, uma vez que a novidade é aferida essencialmente pela comparação entre a invenção patenteada e o documento de anterioridade que constitui o estado da técnica. Compulsando os documentos acostados pelas partes na ação, verifico, porém, que a partes autoras não trouxeram prova documental demonstrando que o tamanho das partículas do princípio ativo do lote do medicamento Daxon por elas avaliado equivaleria ao tamanho de partículas do medicamento Daxon comercializado no México em 1996, apontado como o documento do estado da técnica. [...] Não se pode concluir, portanto, que o medicamento Daxon comercializado em 1996 se utilizaria do mesmo tamanho de partícula do medicamento patenteado pela PI 9808722 e que, assim, anteciparia a invenção do medicamento ora patenteado. Desse modo, o medicamento do estado da técnica apresentado não demonstra que a patente carecia do requisito de novidade. [...]