A Corte Federal de Justiça da Alemanha BGH em Formstein ZR28/25 [1986] GRUR 11, 803 [BGH]
e [1991] RPC 597 estabeleceu que o meio substituído deve produzir o mesmo
efeito técnico que o meio especificado nas reivindicações (mesmo efeito). O
técnico no assunto deve ser capaz de concluir, sem considerações consideradas
inventivas, que esta substituição atinge a mesma função (obviedade) e por fim
ele deve considerar esta variante como uma solução equivalente (equivalência).
Esta decisão embora não formalmente adotada pela EPC é considerada uma
contribuição importante para o esclarecimento da questão da contrafação[1]. A
contrafação se estabele desta forma: (i) quando a matéria se enquadra no
sentido literal das reivindicações, (ii) quando a matéria se enquadra no
elementos literais e equivalentes diretos (glatte
aequivalente), por exemplo ao substituir um prego por um parafuso, ou (iii)
quando a matéria se enquadra na mesmo conceito inventivo, o que pode incluir
elementos considerados não equivalentes diretos da reivindicação (nicht glatte aequivalente).[2] Segundo a chamada objeção Formstein um réu de contrafação pode alegar em sua defesa
que a implementação impugnada como equivalente não é uma invenção patenteada,
mas ao invés disso, óbvia em relação ao estado da técnica pelo técnico no assunto
e desta forma não deveria ser considerada como contrafação da patente.[3] O
acusado de contrafação se conseguir mostrar que seu produto é uma variação
óbvia do estado da técnica, à época do depósito da patente em questão, não
estará em contrafação. [4] Assim
segundo o critério em Formstein a
implementação modificada não é considerada contração por equivalência se esta
modificação for considerada óbvia no estado da técnica para o técnico no assunto.[5] Esta mesma conclusão também é observada nos Estados Unidos em Wilson Sporting
Goods v. David Geoffrey & Assoc[6] e
na Inglaterra em Gillette Safety Razor v. Anglo American Trading (1913) 30 RPC
465 (House of Lords) conhecida como “defesa
Gillette”[7] re confirmada em Merrell Dow Pharmaceutical Inc v H. N. Norton & Co Ltd
[1996] RPC 76.
No entanto desde a decisão Actavis v Eli Lilly ([2017] UKSC
48) na Inglaterra o futuro da chamada defesa Gillette tem estado em aberto, ou
seja, pode uma patente ser inventiva em relação a D1 ainda que D1 esteja dentro
do escopo de proteção desta patente ? Actavis criou um desequilíbrio percebido
entre o escopo de proteção concedido aos titulares de patentes e a capacidade
de seus concorrentes de contestar a validade da patente ao enfrentar
reivindicações de violação. Ao determinar a validade da patente de acordo com a
lei inglesa, o juiz perguntará se a invenção não era nova ou óbvia para uma
pessoa competente, considerando documentos (a técnica anterior) e conhecimento
geral comum na data de prioridade da patente. A doutrina dos equivalentes não é
aplicada para resolver a questão de contrafação. Portanto, teoricamente, pode
surgir uma situação em que um produto / processo infringe a patente como
equivalente, ainda que não seja inventivo em relação ao estado da técnica.
Em Technetix Group v. Teleteste [2019] EWHC 126 (IPEC) a
Corte analisa a patente GB2382473 referente a receptor de Tv a cabo ou sinal de
internet em que conclui pela falta de novidade em relação a D1. A Teleste
acusada de contrafação alegou em sua defesa que “se um produto é acusado de estar dentro do escopo da reivindicação 1 da
patente, ele pode alegar em defesa que o produto não tem novidade nem atividade
inventiva diante do estado da técnica”. O juiz HHJ Hacon, contudo, observou
que “na prática moderna estritamente
falando esta não é uma defesa automática em casos de contrafação”. O juiz
conclui que o produto da Teleste não está dentro do escopo da reivindicação 1
de um modo literal mas incide no escopo desta reivindicação segundo a doutrina
de equivalentes. Baseado no laudo pericial foi decidido que, ao mesmo tempo, o
produto da Teleste não foi considerado inventivo em relação ao conhecimento
geral comum de modo que a patente foi anulada, no entanto caso a patente fosse
válida teria havido contrafação.[8] O
juiz HHJ Hacon sugeriu que uma possível defesa da patente (se for possível) seria
usar um argumento sustentado pela Suprema Corte alemã em Formstein e na Corte
da Holanda em Core Distribution v. Lidl Nederland Gmbh pela qual se um produto
ou processo é equivalente e por esta razão nominalmente dentro do escopo da
reivindicação da patente em questão, mas o equivalente deste produto acusado de
contrafação não teria novidade ou atividade inventiva sobre o estado da técnica
na época da data de proridade da patente, então tal produto é considerado fora
do escopo da reivindicação. A sugestão de HHJ Hacon segue, portanto, o entendimento
de Actavis v. Lilly.[9]
Emson v Hozelock [2019] a patente era inválida, então a questão da contrafação era irrelevante para o resultado, embora, novamente, se a patente fosse válida, ela teria sido violada. A patente trata de uma mangueira expansível de jardim enquanto que o estado da técnica uma mangueira auto-alongável para fornecer oxigênio à tripulação de uma aeronave chamada McDonald. “Portanto, a mangueira no McDonald deve expandir e contrair da mesma forma que a mangueira da patente Blue Gentian e usa o mesmo tipo de combinação de um tubo interno elástico e um tubo externo não elástico para conseguir isso." O juiz considerou que teria sido óbvio adaptar a mangueira do McDonald a uma mangueira de jardim, logo ela não era inventiva. Se aplicarmos a doutrina dos equivalentes a este cenário, a segunda questão no Actavis também teria sido respondida afirmativamente quanto à contrafação. Em Emson v Hozelock o juiz não especificou se a defesa Formstein seria aplicada, caso a patente fosse válida.[10]
[1] STAUDER,
Dieter; SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 247
[2] GRUBB, Philip,
W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of
Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.425
[3] STAUDER, Dieter;
SINGER, Margareth; European Patente Convention: a commentary. Thomson:Cologne, 2003, p. 247
[4] FRANZOSI, Mario.
Non-Obviousness, The Journal of World Intellectual Property, v.6, n.2, March 2003,
p.245
[5] BAECHTOLD,
Robert. The intellectual property review. Law Business Research:Londres, 2014,
p.101
[6] 904 F.2d
677, USPQ 2d 1942 (Fed. Cir. 1990)
[7] GRUBB, Philip,
W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of
Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.438;
CORNISH, William, LLEWELYN, David. Intellectual property: patents, copyright,
trademarks and allied rights. London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 172
[8] http://ipkitten.blogspot.com/2019/02/formstein-defence-in-uk-technetix-bv-et.html
[9] https://www.patentdocs.org/2019/06/news-from-abroad-technetix-v-teleste-doctrine-of-equivalents.html
[10] Is Germany's Formstein defence to patent infringement becoming part
of English law?
Taylor Wessing, www.lexology.com
07/07/2021
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