STF ADI5529 Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI – Modulação de efeitos

 

STF ADI5529 Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI – Modulação de efeitos

Ministro Luis Fux

A última sessão conclui pela inconstitucionalidade do dispositivo.

Gustavo Morais pede palavra

Dias Toffoli observa que só se for para matéria de fato.

Gustavo Morais

As 46 ações judiais relativas ao artigo 40 parágrafo único da LPI ao final do dia de ontem se somam as 27 ações já existentes. Em havendo uma modulação que houvesse o preciso recorte tendo em vista tais ações.

Marcos Vinícius, PGR

Um estudo publicado na Nature envolvendo mais de 27 mil indivíduos que mostram que quase todos os sistemas do corpo humano pode ser afetados pela covid.

Dias Toffoli

Trago uma proposta atualizada com uma tabela para uma melhor compreensão. A declaração de inconstitucionalidade deve ter como marco legal a concessão da patente, de modo que uma vez declarada, a partir da publicação da ata de julgamento, o INPI não mais poderá estender tais patentes de modo que a privilégio será regido pelo caput do artigo 40 vinte anos contados do depósito, válido para todas as invenções já depositados e a espera quanto aos novos pedidos, ainda que o processamento seja superior a dez anos. Em nenhum desses casos haverá extensão. Para produtos e processos farmacêuticos e matérias e equipamentos para uso de saúde desde minha liminar de 8 de abril está vedado ao INPI conceder patentes com extensão. As demais terão efeito ex tunc (efeitos retroativos): ações judiciais ate 7 de abril de 2021 que tenham como objeto a constitucionalidade do artigo 40 da LPI e/ou patentes que na data da publicação da ata deste julgamento estiver com vigência relacionada a produtos e processos farmacêuticos e matérias e equipamentos de uso em saúde. Essas duas hipóteses não são cumulativas. Para qualquer uma delas incidirá efeitos retroativos sem modulação. O efeito retroativo opera-se automaticamente. Para estas duas hipóteses não há que se falara em modulação e nesse sentido já temos nove votos. Não podemos ignorar que a norma vigorou por 25 anos gerando efeitos internos e contratuais, com patentes deferidas com extensão. Efeitos indiretos da norma questionadas, mas para evitar judicialização e pela segurança jurídica, de modo que apesar de não modular em fármacos, entendo prudente que a Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos, por exemplo: um medicamento em vigor vigorando por 23 anos, efeitos concretos já ocorrido, adquirido e utilizado, o setor privado não poderá processar por esses três anos adicionais. Evita-se assim rediscussões e judicialização de diversas situações concretas, preservando-se contrato realizados e em execução. No que tange a modulação eu reformulo a proposta inicial. Inicialmente produz efeitos retroativos nesses casos, no entanto, concluía que é mais prudente fixar a data de 7 de abril de 2021 haja visto que naquela ocasião adiantei a proposta de modulação, o que deu margem a diversas ações por interessados para escapar aos efeitos da nova norma. Em relação aos produtos e processos farmacêuticos deixo de modular os efeitos da decisão diante da covid-19 e diante dos impactos aos cofres público de tais extensões por isso não podemos aplicar a regra nova para as novas patentes. Por isso defendo a plena e imediata da norma nesses casos de modo a decair as extensões vigentes para estes casos. Isso não limita aso fármacos para covid mas medicamentos em geral. Discordo da proposta do Ministro Gilmar Mendes de restringir aos medicamentos de covid pois seria extremamente complexo definir quais os impactados em covid justamente por ser uma doença sistêmica e ainda em conhecimento. Uma decisão desse tido traria uma enorme margem de discricionariedade ao examinador dando margem a judicialização. Portanto, aplico a nova norma a todos os medicamentos como critério objetivo e determinado e critério já aplicado pelo INPI. Dialogamos com o Ministério das Relações Exteriores e da Saúde para uma decisão que evite questionamentos. Os efeitos ex tunc retroativos não significa quebra de patentes, permanece intocada a vigência dos vinte anos como compatível com a Constituição e com TRIPs. Em conversa com Roberto Azevedo da OMC o artigo 27 trata dos requisitos de patenteabilidade. Denis Barbosa observa que o artigo 27 trata daquilo que pode ser patenteabilidade, pressuposto da concessão. As questões relativas a vigência são tratadas em outras partes específicas do acordo mas não no artigo 27. Não de outra razão inúmeros países concedem SPCs para fármacos e isso não fere TRIPs. Os dados mostram os efeitos concretos do efeito ex tunc, em que 30648 patentes teriam extensão de prazo a partir de 31/12/2021 afetadas pela inconstitucionalidade. Do total destas 30648 em vigor com extensão de prazo apenas 3435 (11%) são relativas à área da saúde. As outras 27 mil patentes (89%) são relativas a todas as demais áreas tecnológicas e para estas eu proponho modulação de efeitos. Não podemos deixar de levar em consideração que a norma vigeu 25 anos e temos de estar atentos para os riscos sistêmicos e por isso proponho a modulação a todas as situações fora a área farmacêutica num 27 mil patentes com efeitos a partir da publicação da ata deste julgamento.

A presente proposta resguarda 89% das patentes concedidas já com extensão que manterão seus prazos. A) patente deferidas com aplicação da extensão quando houver judicial em curso até 7 de abril de 2021 que tenha como objeto a inconstitucionalidade: sem modulação, efeitos retroativos ex tunc, independente do setor tecnológico havendo ação as patentes poderão perder o período adicional. B) patentes já deferidas com extensão que trata de produtos e processo farmacêuticos equipamentos e/ou materiais de uso em saúde: sem modulação, efeitos retroativos ex tunc, perdem o período adicional. Ficam resguardados os efeitos já concretizados C) todas as demais patentes já concedidas que não incidam A e B: modulação, efeitos ex nunc, 89% das patentes estendidas permanecem com o prazo estendido, D) pedidos de patente ainda em tramitação: efeito imediato, já não podem mais ganhar extensão, independentemente do tempo de tramitação. A patente independente de que área terá vinte anos contados do depósito. Portanto, o efeito ex tunc somente resguarda as patentes já concedidas. E) novos pedidos depositados após a declaração de inconstitucionalidade: evidentemente não incide tais extensões, vigência de vinte anos contados do depósito. Tudo isso me parece óbvio, mas acho importante deixar claro para evitar judicialização.

Ministro Nunes Marques

Acompanho a proposta do relator, com mínimas observações aos items B e C ao se referir a patentes já deferidas. Melhor seria patentes já concedidas, pois existe um lapso temporal entre deferimento e a concessão.

Ministro Dias Toffoli

Oportuna a observação Ministro Nunes Marques

Ministro Alexandre Morais

Parabenizo o relator pela modulação trazida pois melhora a proposta original em que 89% patentes já concedidas tem sua segurança jurídica garantida. Os efeitos concretos já realizados são preservados. A mudança do prazo limite para ações judiciais para 7 de abril me parece oportuna pois nesta data já houve a publicização da modulação.

Ministro Edson Fachin

A modulação é uma exceção a regra ex tunc (retroatividade) de uma decisão de inconstitucionalidade diante de razões de segurança jurídica. É uma modulação perfeitamente cabível. Desde a publicação desta regra do parágrafo único do artigo 40 da LPI sempre foi controversa. Havia uma forte probabilidade de inconstitucionalidade confirmada na votação 9x2 em favor da inconstitucionalidade. A eficácia retroativa não trará impactos negativos aos titulares visto que eles já usufruirão dos vinte anos e isso basta. Assim, discordo da modulação.

Ministro Luis Roberto Barroso

Acompanho o relator em sua modulação, mas em maior extensão com efeitos ex nunc sem a ressalva aos fármacos. Os únicos retroativos seriam para os casos de ações judiciais. Quanto a proposta do Ministro Gilmar Mendes para o recorte de covid, não se justifica porque conta com pouco apoio do plenário.

Ministro Rosa Weber

Acompanho parcialmente o relator. Acompanho Ministro Fachin e discordo da modulação.

Ministra Carmen Lucia

Acompanho voto do relator.

Ministro Ricardo Lewandowski

Acompanho o voto do relator.

Ministro Gilmar Mendes

Eu havia feito uma proposta mais restritiva para ser apenas covid, mas preocupado com o quórum acompanho o relator.

Ministro Marco Aurélio

Estamos diante de uma inconstitucionalidade “chapada” como diria o Ministro Sepúlveda Pertence. Este é um caso exemplar de inconstitucionalidade. Quando o Supremo modula ele só estimula a edição de leis conflitantes com a Constituição, como se tivesse em stand by. É um caso exemplar para não se ter modulação, caso contrário estaremos criando uma casta de privilegiados, que diante da demora da concessão da patente se beneficiaram. Qual é o interesse da sociedade nisso tudo ? Ela quer o maior número de indústrias em todos os setores e com isso tendo a salutar concorrência com redução de preços, e não o interesse econômico dos titulares como se vinte anos fosse curto. Não é interesse da sociedade manter casta privilegiada de industriais contrário ao objetivo social da patente. Sou contra modulação

Ministro Luiz Fux

Sendo dispositivo em vigor há 25 anos levou inúmeros contratantes a fixar contratos nesse período excedente, caso contrário os efeitos seriam desastrosos. Eu seguiria Ministro Barros pois acho importante modular, por isso sigo a proposta do relator, em maior extensão.

O Tribunal por maioria de 8 votos modulou vencidos Edson, Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio.