Em 21 de agosto de
2020, o Tribunal Federal do Canadá proferiu sua decisão no recurso de Yves
Choueifaty contra a rejeição de seu pedido de patente pelo Comissário de
Patentes. O requerente argumentou que o CIPO errou ao usar a abordagem de problema
solução (problem solution approach) ao interpretar suas reivindicações. O
Tribunal concluiu que o Comissário de Patentes realmente "errou ao
determinar os elementos essenciais da invenção reivindicada por Choueifaty
usando a abordagem de solução de problemas", em vez desta abordagem a
Suprema Corte ordenou que usasse a interpretação teleológica que leva em
consideração a intenção do inventor e os termos da reivindicação tal como
orienta outras decisões da Suprema Corte como Supreme Court of Canada in Free
World Trust v Électro Santé Inc (2000 SCC 66) e Whirlpool Corp v Camco Inc
(2000 SCC 67). Assim, remeteu o pedido ao CIPO, para que o Instituto
reavaliasse os pedidos de decisão. O CIPO emitiu nota em que afirma categoricamente
que qualquer interpretação de uma reivindicação que leve em consideração apenas
a chamada "substância da invenção" é incorreta, e os examinadores são
instados a aplicar o teste de interpretação intencional. Ou seja, os
examinadores devem considerar todo relatório descritivo da patente e determinar
o que um técnico no assunto teria determinado como sendo a natureza da
invenção. Todos os elementos da reivindicação devem ser considerados
essenciais, desde que eles "cooperem com outros elementos"
para formar a "própria invenção".[1] O president do CIPO
decidiiu não recorrer desta decisão em Yves Choueifaty v Attorney General of
Canada (2020 FC 837) e emitiu novo guia de exame[2]. Para se terminar a
patenteabilidade de uma invenção o examinador deve seguir três etapas: Etapa 1
- identificar os 'elementos essenciais' de uma reivindicação usando construção
intencional de acordo com os princípios estabelecidos no Free World Trust e
Whirlpool. Etapa 2 - determinar uma 'invenção real' da reivindicação, que pode
consistir em uma combinação de elementos que cooperam entre si para fornecer
uma solução para um problema. A presente invenção não inclui necessariamente
todos os elementos identificados como essenciais na Etapa 1. Etapa 3 -
determinar se a invenção real da reivindicação tem existência física ou efeito
físico discernível.
Em CA2635393 (Em
Commissioner's Decision 1556 (CD1556) de 2021) em 2021 o CIPO considerou
patenteável uma invenção que se refere ao fornecimento de uma "carteira
anti-benchmark". Ou seja, relaciona-se para a seleção e gestão de uma
carteira de valores mobiliários de tal forma que geralmente tem um melhor
retorno esperado e menor volatilidade esperada do que um determinado portfólio
ou referência para o mesmo universo de títulos. A abordagem anti-benchmark tem
como objetivo maximizar diversificação dentro de um determinado universo de
valores mobiliários. A invenção reivindicadas transformou uma função côncava
exigindo maximização em uma função convexa que poderia ser minimizada, e que
usa significativamente menos poder de processamento do computador e velocidade necessários
para realizar uma otimização de portfólio subsequente. A decisão destaca que é
diferente de Schlumberger Canada Ltd contra Commissioner of Patents ([1982] FCA) da seguinte forma: Os cálculos
computadorizados citados nas reivindicações em questão na Schlumberger eram
meramente uma informatização do processo mental de fazer cálculos de acordo com
certas fórmulas matemáticas, sem nenhuma indicação de que "a invenção
estava no computador calculando seus resultados com menos processamento ou
maior velocidade". Por outro lado, os cálculos informatizados citados nas
reivindicações em CA2635393 não se destinavam apenas a fornecer informações,
mas a permitir ao computador realizar procedimentos de otimização de carteira
com significativamente menos processamento e maior velocidade.[3]
[1] KESERIS, Denis. Mise à jour : brevetabilité des
inventions mises en œuvre par ordinateur au Canada et aux États-Unis www.lexology.com
24/01/2021
[2] http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04860.html
[3] Allowance of Choueifaty application provides insight
into CIPO's future approach to patentable subject matter, Smart & Biggar,
www.lexology.com 15/03/2021
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