Em In re
Hayes Microcomputer Prods., Inc. Patent Litigation (Fed. Cir. 1992) [1] a Corte
conclui que como regra geral quando o software constitui parte da invenção, a
descrição do best mode é atendida
pela descrições das funções do software,
uma vez que a escrita do código fonte é tida como uma realização dentro dos conhecimentos
do técnico no assunto, que não envolve experimentação indevida, uma vez que
tais funções estejam reveladas. Assim fluxogramas e código fonte não são
exigidos para descrever de forma adequada as funções do software. No caso, o inventor
considerou que seu código fonte não podia ser considerado como best mode, o importante era a descrição
da função realizada. Segundo Joseph Root se o inventor tivesse afirmado que
nenhum código fonte em particular podia ser considerado com superior aos
demais, desde que as funções fossem executadas, isto teria poupado longas
discussões no tribunal. Em Typhoon Touch
Tech., Inc. v. Dell, Inc., (Fed. Cir 2011)[2] o
Federal Circuit reafirma que para fundamentar uma reivindicação de meios mais
funções (means plus function) não é
necessário que o relatório descritivo revele o código fonte para implementação desta
função. Uma descrição passo a passo de como implementar a funcionalidade
reivindicada em um computador é considerado suficiente para fundamentar a reivindicação.
Robert Faber observa que trechos do código fonte não devem constar das reivndicações
sob risco da reivindicação ser rejeitada por violar o 35 USC 112 salvo se não
houver outra forma de descrever a invenção.[3]
Em Rain Computing v. Samsung Electronics (Fed. Cir. 2021) patente se refere a método de entrega de pacotes de aplicativos de software para um terminal de cliente em uma rede com base nas demandas do usuário. A invenção reivindicada pretende entregar esses pacotes de forma mais eficiente, usando um sistema operacional em um terminal de cliente em vez de um navegador da web. O método inclui como etapas executar o pacote de aplicativo de software em uma memória do dispositivo terminal do cliente e permitir ao módulo de identificação de usuário configurado controlar o acesso de pacotes de aplicativos de software. A Corte observou decisão anterior Williamson v. Citrix (Fed. Cir. 2015) em que reconhece que pela seção 112 parágrafo 6 um titular da patente pode redigir reivindicações "como um meio ou passo para realizar uma função específica sem o considerando de estrutura, material, ou atos em seu suporte. ” Mas tal reivindicações são interpretadas para cobrir apenas "a estrutura, materiais ou atos descritos na especificação como correspondentes para a função reivindicada e seus equivalentes. ”. No caso em questão a reivindicação se refere por meios funcionais ao dito módulo de identificação de usuário sem usar a palavras “meios” (means) mas a Corte entende que a palavra “módulo” é sinônimo de “meios” e, portanto, se trata de uma reivindicação means plus function (seção 112(6)). Neste sentido a Corte entende que a referência a “Módulo” não fornece qualquer indicação de estrutura, e a titular falha em apontar para qualquer linguagem de reivindicação que forneça qualquer estrutura para executar a função reivindicada de ser configurado para controlar o acesso. Nem o prefixo "identificação do usuário" confere estrutura porque meramente descreve a função do módulo: identificar um usuário. As partes concordam “módulo de identificação do usuário” não tem um significado comumente compreendido na técnica para significar uma estrutura particular. Se a função é realizada por um computador de uso geral, é necessário, para reivindicações de meios mais funções que o relatório descritivo divulgue o algoritmo que o computador executa para realizar essa função (Aristocrat Techs. Austl. Pty v. Int’l Game Tech. (Fed. Cir. 2008) o que não corre no presente caso de modo que a reivindicação é indefinida. [4]
[1]ROOT, Joseph.
E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford University Press,
2011, p.210
[2]TRUAX,
Terrence. Federal Circuit approves means-plus-function claim, even though
specification lacked mathematical algorithm or code associated with the function
http://www.lexology.com/ 31/01/2012
[3] FABER,
Robert. Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting (Sixth Edition), 2012, p.4-33
[4] http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1646.OPINION.3-2-2021_1741285.pdf
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