Em HZNP Medicines LLC
v. Actavis Laboratories UT, Inc. (Fed. Cir. 2019) analisa patente que
reivindica formulação tópica consistindo essencialmente de 1-2% w/w de diclofenaco
de sódio, 40-50% w/w DMSO, 23-29% w/w etanol, 10-12% w/w de propileno glicol,
hidroxipropileno celulose e água para fazer 100% w/w onde a formulação tópica
tem viscosidade de 500-5000 centipoise. A Corte considerou a referência a “consistindo
essencialmente” como indefinida: “Ao usar
a frase "consistindo essencialmente em" nas reivindicações, o
inventor, neste caso, incorporou no escopo das reivindicações uma avaliação das
propriedades básicas e novas. O uso de "consistindo essencialmente
em" implica não apenas os itens listados após a frase, mas também as
etapas (em uma reivindicação de processo) ou ingredientes (em uma reivindicação
de composição) que não afetam materialmente as propriedades básicas e novas da
invenção. Tendo usado a frase "consistindo essencialmente em" e, assim,
incorporado ingredientes ou etapas não listadas que não afetam materialmente as
propriedades básicas e novas da invenção, um redator não pode mais tarde
escapar do requisito de clareza (definiteness), argumentando que as
propriedades básicas e novas da invenção estão na especificação, não nas
reivindicações. De fato, isso contraria o significado jurídico associado à
frase "consistindo essencialmente em". E uma participação em
contrário promoveria a "zona de incerteza" desencorajadora de inovação
que a Suprema Corte alertou contra”. [1]
[1] https://www.patentdocs.org/2019/10/hznp-medicines-llc-v-actavis-laboratories-ut-inc-fed-cir-2019.html
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