Nos Estados Unidos em 2007 em In re. Nuijten[1]
uma das reivindicações pleiteava proteção a um sinal codificado de forma
específica de forma a reduzir as distorções presentes na introdução de marcas
identificadoras subliminares em sinais de áudio digital. A Corte entendeu que o
sinal meramente descreve características abstratas sem atributos físicos e
portanto não é considerado matéria patenteada, de forma que não se enquadra
como processo (um sinal não descreve uma série de etapas de um método), máquina
(um sinal transitório não é feito de partes em um sentido mecânico), manufatura
(um sinal não se configura como artigo tangível ou mercadoria) ou composição da
matéria (um sinal não é uma composição química, ou um sólido, etc..) de que
trata o parágrafo 101 da Lei norte-americana de patentes. Trata-se neste caso
de um sinal que pode se propagar por algum meio inespecífico como fios, ou
mesmo o vácuo, e portanto, configura meramente de dados abstratos. O fato do
sinal reivindicado ser uma criação humana não foi considerado suficiente para
patenteabilidade. Segundo o voto da maioria (2 votos contra 1) em Nuitjen uma
manufatura deve ser algo tangível ou mercadoria, o fato de sinais elétricos,
que envolvem fótons que se movem à velocidade da luz que por sua vez se
comportam como partículas não os torna artigos tangíveis pelo conceito da lei. [2] Segundo a Corte: “se uma reivindicação abrange uma matéria não
incluída nas quatro categorias estatutárias, esta matéria está fora do escopo
do parágrafo 101 da lei ainda que a dita matéria seja considerada nova e útil”.[3] Em In re Ferguson[4] a Corte reafirmou
os mesmos conceitos expressos em Nuijten rejeitando como não estatutária uma
reivindicação referente a “paradigma para
software de publicidade compreendendo...”.
John Duffy critica o argumento do
USPTO. Valendo-se de dicionários da época em que o Patent Act de 1793 foi
redigido, John Duffy destaca que composição de matéria se refere a matéria
enquanto algo real em oposição ao espírito, ou talvez entre algo real e
imaginário. Em uma definição do dicionário Webster de 1828 há uma definição de
matéria que inclui objetos imponderáveis, ou seja, de seja destituídas de peso
tais como a luz, o calórico, a eletricidade e o magnetismo. Na edição de 1783
do dicionário Bailey, a mais restrita, se refere a um corpo que se estende em
comprimento, largura e espessura, ao que John Duffy argumenta que uma radiação
eletromagnética possui limites finitos nas três dimensões. Por outro lado o
termo manufatura é referido como algo produto da criação humana, criada de
forma artificial. Patentes anteriores a 2007 foram concedidas pelo USPTO para
reivindicações de sinal como por exemplo US5815526.[5] Portanto
para John Duffy a reivindicação pleiteada em Nuitjen tanto pode ser enquadrada
como manufatura como composição da matéria.[6]
No caso Bilski o Federal Circuit
em 2008 entendeu que uma matéria é patenteável se ligada a uma máquina ou
aparelho em particular ou se transforma um artigo particular em um estado
diferente ou matéria. Este critério confere a necessidade de uma materialidade
para as invenções. Embora a Suprema Corte em 2010 não tenha confirmado o teste
machine or transformation como necessário, ainda assim o considerou como um
test útil, uma ferramenta investigativa para detreminar se uma criação se
enquadra dentro do conceito previsto na
seção 101. Portanto, uma modificação física permanece como um aspecto
importante embora não o único indicador de patenteabilidade.
Dennis Crouch observa que cerca
de 4% das patentes concedidas pelo USPTO em 2015 apresentam reivindicações de
mídia de gração não transitória em computador, a grande maioria destas (95%)
relativas a invenções implementadas por software, o que mostra um aumento
significativo em relação a 2010 ou anos anteriores quando não haviam reivindicações
deste tipo[7].
Devido a exclusão de patenteabilidade para o programa de computador per se os
depositantes passaram a reivindicar a
mídia de gravação lida pelo computador contendo as instruções de software, no
entanto, tal reivindicação englobaria o caso das mídias transitórias, como por
exemplo as que usam sinais eletromagnéticos como suporte como em In re Nuijten.[8].
Nesse sentido o USPTO tem orientado os depositantes a colocarem a limitação de
“não transitória” ou seja, para garantir que o escopo se limita a uma mídia
física como um DVD por exemplo emq eu os dados ficam gravados de forma
permanente. Por exemplo US20140335874: “A
method implemented by a non-transitory computer readable storage medium, in
which a program is saved, the program comprising instructions which, when they
are executed in a programmable device, perform the method [...]” ou então
US20130337809 “A non-transitory computer readable storage medium comprising a
program which, when executed by a processor, performs an operation, the
operation comprising: initiating a [...]”.
O PTAB em 2015 em Ex parte Edward
K.Y. Jung, et. al [9]
trata de mídia não transitória tendo uma ou mais instruções para facilitar
operações compreendendo a obtenção de uma imagem de um instrumento de captura,
identificação de entidades desta representação de imagem e transmissão desta
representação de imagem. A reivindicação não faz qualquer referência direta ao
computador. O PTAB conclui que por esta razão a reivindicação protege a
representação em papel em que as instruções são escritas, não podendo ser
enquadrada como reivindicação de processo e como reivindicação de mídia não
exclui de seu escopo a representação em mídia impressa, que segundo In re Miller,
418 F.2d 1392, 1396 CCPA 1969 é tido como matéria não patenteável por não se
enquadrar na seção 101 como processo, máquina, manufatura ou composição da
matéria.
[1]
In re Nuijten, 500 F.3d 1346 (Fed.Cir.2007) CHISUM, Donald. Chisum on Patents,
Matthew Bender, 2011, p.1-330.8
[2]
MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.284
[3]
ROOT, Joseph. E. Rules of Patent Drafting from Federal Circuit Case Law. Oxford
University Press, 2011, p.106
[4]
558 F.3d 1359 (Fed.Cir.2009) cf. ROOT.op.cit.p.106
[5] PRESSMAN, David. Patent It
Yourself, California:Nolo, 2009, p.96
[6]
DUFFY, John, In re Nuijten: Patentable Subject Matter, Textualism and the
Supreme Court, Patently-O (2007),
http://patentlyo.com/patent/2007/02/in_re_nuijten_p.html.
[7]
CROUCH, Dennis. Non-Transitory Patent Claims, 01/10/2015
http://patentlyo.com/patent/2015/10/transitory-patent-claims.html
[8]
http://patentlyo.com/patent/2008/02/signal-claims-n.html
[9]
Appeal 2013-003143; Application 12/799,367, cf. HERNDON, Joseph. Computer-Readable
Medium Claims vs. Printed Matter, 11/11/2015
http://www.patentdocs.org/2015/11/ex-parte-jung-ptab-2015.html
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