Conceito inventivo e atividade inventiva no Canadá

O “conceito inventivo” é um componente central da análise de obviedade pela Suprema Corte (Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 SCC 61 at [67], [2008] 3 S.C.R. 265 [Apotex Plavix]) no entanto Joshua Sealy-Harrington critica esta abordagem como sem clareza. Segundo Apotex PLavix o exame de obviedade é mandatório em se identificar o conceito inventivo ao descrever as etapas do teste: 1) identifique o técnico no assunto e o conhecimento geral comum, 2) identifique o conceito inventivo reivindicado, 3) identifique as diferenças entre o estado da técnica e o conceito inventivo reivindicado, 4) identifique se esta diferença é óbvia para o técnico no assunto. Para Joshua Harrington duas questões permanecem em aberto: 1) a identificação do conceito inventivo é uma parte necessária do teste de obviedade ? 2) o que o conceito inventivo de fato significa ? nenhuma destas questões recebeu uma resposta objetiva pela jurisprudência. Em Pozzoli o juiz adotou um entendimento de que a identificação do conceito inventivo deve ser abandonada nos casos em não for prontamente evidente. Neste caso o  juiz deve construir a matéria a ser analisada com base nas reivindicações. Norman Siebrasse, contudo, interpreta a decisão da Suprema Corte em Apotex Plavix como também adotando uma interpretação opcional. Apotex Plavix fornece duas abordagens para se definir o conceito inventivo: 1) aquilo que é definido nas reivindicações, embora o relatório descritivo possa ser útil em certos casos, 2) o conceito inventivo é um conceito que é diferente do que do pleiteado nas reivindicações. Enquanto as reivindicações podem pleitear um composto, seus sais e processo de obtenção, o conceito inventivo pode se referir a um composto útil para um uso específico, suas propriedades e método de obtenção. As propriedades úteis deste composto portanto estão dentro do conceito inventivo porém não são tratadas diretamente nas reivindicações. A decisão do Federal Court of Appeal em Apotex Combigan (Allergan Inc. v. Canada (Minister of Health), 2012 FC 767 [Apotex Combigan FC];  Allergan  Inc.  v.  Canada  (Minister  of  Health),  2012  FCA  308  [Apotex Combigan FCA]) discute a relação complicada entre conceito inventivo e interpretação das reivindicações. De modo geral o conceito inventivo de uma reivindicação é o mesmo que interpretar uma reivindicação: identificar seus elementos essências despindo-a de toda verborragia. A diferença entre os dois conceitos segundo Apotex Combigan é que somente o conceito inventivo inclui as propriedades úteis da invenção. Joshua Harrington, mostra que após esta decisão a Court of Appeal não tem conseguido delimitar de forma clara estes dois conceitos. Teva Canada Ltd. v. Pfizer Canada Inc., 2012 SCC 60 [Teva Viagra] por exemplo cria um novo conceito: “natureza da invenção” o que não contribui para dirimir as dúvidas sobre a questão.[1]

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[1] Sealy-Harrington, Joshua, The Inventive Concept in Patent Law: Not So Obvious (2015). (2015) 27 Intellectual Property Journal 385. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2909205