Inovação na Xerox & patentes

A Xerox, por exemplo, desenvolveu diversas tecnologias, muitas das quais não patenteadas pela empresa, e que não alcançaram sucesso comercial ainda que inventivas. O primeiro computador pessoal, o Alto em 1973, uma referência a seu laboratório Palo Alto Research Center, dois anos antes que Paul Allen lançasse o Altair. O modelo previa inclusive um precursor dos protocolos IP da internet, o PARC Universal Packet que permitia diferentes redes de computação por pacotes se interconectarem. A Xerox, contudo, não comercializou o Alto como produto para o consumidor, pois segundo um chefe do centro de pesquisas da empresa em Nova Iorque: “o computador jamais será tão importante para a sociedade quanto uma máquina copiadora”. Segundo Bob Taylor, na época os homens achavam que saber datilografar estaria abaixo da dignidade masculina, o que frustrava as perspectivas comerciais do computador pessoal: “Era coisa que secretárias faziam. Por isso não levaram o Alto a sério, achando que só agradaria às mulheres. Para mim foi a revelação de que a Xerox jamais chegaria ao computador pessoal”.[1]

O paradigma gráfico de acionar programas com uso de ícones, desenvolvido pela Xerox, foi aproveitado por Steve Jobs nos computadores Lisa e Macintosh[2]. A Xerox PARC desenvolver a tecnologia de bitmapping que permitia o controle de cada pixel projetado na tela do computador, ao invés do processo usual de geração de padrões de letras e números usados, por exemplo, no Apple II. A Xerox, portanto, desenvolveu a interface e em 1979 demonstrou suas ideias a um grupo de engenheiros de uma pequena empresa, a Apple de Steve Jobs, que vinham trabalhando em um conceito parecido com o computador Lisa.[3] Steve Jobs em sua visita declarou: “Não posso acreditar que a Xerox não esteja tirando proveito disso”. Após a visita Steve Jobs concluiria: “Eles estavam com a cabeça em copiadoras e não tinham a mínima ideia do que um computador poderia fazer [...] Eles simplesmente transformaram em derrota a maior vitória da indústria de computadores”. O Macintosh viria a ser lançado em 1984.[4]

A primeira rede LAN, a Xerox Star, e a tecnologia Ethernet de redes (US4063220), bem como redes WAN, sucesso posterior da Novell, foram também outros desenvolvimentos pioneiros da Xerox, que chegaram ao mercado através de outras empresas. Ex-desenvolvedores da Xerox PARC lançaram suas próprias empresas, assim Bob Metcalf fundou a 3Com e comercializou a Ethernet, John Warnock e Bob Geshke fundaram a Adobe, para desenvolver a linguagem de impressão PDL.[5] Em 1997 a XEROX possuía cerca de 8 mil patentes e tinha receitas de licenciamento de apenas US$ 8,5 milhões,[6] política que foi revertida somente nos anos 1990.

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[1] ISAACSON, Walter. Os inovadores: uma biografia da revolução digital, São Paulo: Cia das Letras, 2014, p. 309

[2] FERGUNSON, op.cit. p.136

[3] ISAACSON, Walter. Os inovadores: uma biografia da revolução digital, São Paulo: Cia das Letras, 2014, p. 377

[4] CHALLONER, Jack. 1001 invenções que mudaram o mundo. Rio de Janeiro:Ed. Sextante, 2010, p. 876

[5] FERGUNSON, op.cit., p.105-107, 142

[6] ARORA, Ashish; FOSFURI, Andrea; GAMBARDELLA, Alfonso. Markets for Technology: the economics of innovation and corporate strategy, London : MIT Press, 2001, p.239

Unidade de invenção de pedidos complexos

O Artigo 22 da LPI estabelece que “O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo”. O Artigo 46 por sua vez estabelece que “É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei”. Desta forma, a falta de unidade de invenção é causa de nulidade.

Apesar do Artigo 22 referir-se a pedido de patente podemos concluir que a patente concedida deva atender ao mesmo critério, da mesma forma que o Artigo 19 trata da composição do pedido de patente que presumivelmente deva ser seguida pela patente concedida. Ademais o Artigo 50 inciso IV cita como causa de nulidade a omissão de qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão, e podemos enquadrar a unidade de invenção como uma formalidade essencial. O inciso I do mesmo artigo é ainda mais genérico ao afirmar que o não atendimento a qualquer dos requisitos legais poderá dar margem à nulidade da patente.

Denis Barbosa entende que a nulidade somente poderia existir nos casos onde a descrição da patente é desnecessária e indevidamente complexa: “[a falta de unidade de invenção] será causa de nulidade na proporção em que, por efeito da indevida complexidade da patente (indevida, mais impenetrável do que poderia razoavelmente ser, para aquele que precisa ler a patente, seja para não infringí-la, seja para usá-la quando o uso é lícito) importar em lesão à sociedade (difusamente, ou especificamente a competidor), possivelmente nas mesmas circunstâncias da insuficiência descritiva, mas por excesso e não por falta”[1]. No entendimento de Denis Barbosa, se a questão se resume a uma mera formatação às regras administrativas, sem qualquer prejuízo à sociedade, não caberia nulidade.

Pollaud Dullian observa que o critério de unidade de invenção visa coibir as patentes complexas e não as invenções complexas, uma vez que as invenções complexas desde que apresentem uma unidade de conjunto poderão ter reivindicações redigidas de forma a refletir esta unidade.[2] Pollaud Dullian observa que o vício do pedido por falta de unidade de invenção não é fundamental, pois que ele não atenta contra a invenção porpriament dita e porque a concessão da patente “purga o vício da complexidade” de modo que uma patente concedida apesar da falta de unidade de unidade não poderá estar sujeita à nulidade pela mesma razão.[3]

Nuno Carvalho entre os requisitos de patenteabilidade prescritos no Artigo 27.1 de TRIPs não está incluída a unidade de invenção. O Artigo 4G(1) da CUP estabelece que o pedido pode ser dividido caso contenha mais de uma invenção, mas não coloca este critério como requisito de patenteabilidade. Bodenhausen observa que o texto autêntico em francês se refere a patente “complexe” no entanto o texto oficial em inglês o traduziu como “contem mais de uma invenção” “contains more than one invention” o que não é uma traduação precisa uma vez que o escritório de patentes pode considerar um pedido complexo por razões outras que não relacionadas a falta de unidade de invenção. Bodenhausen argumenta que embora os casos que haja mais de uma invenção sejam os mais frequentes mesmo no caso de uma única invenção considerada complexa poderá ser alegada pelo escritório de patente a necessidade de divisão do pedido. A Convenção da Revisão de Lisboa de 1958 conferiu ao depositante o direito de dividir o pedido por sua própria iniciativa ainda que o exame prévio não tenha revelado qualquer complexidade no pedido ou a falta de unidade de invenção.

Segundo o Ato Normativo n° 127/97 artigo 6.1 6.1 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame: a) a requerimento do depositante; b) em atendimento a exigência, quando o exame técnico revelar que o pedido é complexo ou que contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade. Segundo a Instrução Normativa n° 30/2013 eliminou a referência a pedidos complexos, no artigo 17 “O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame nas seguintes condições: I. a requerimento do depositante, mesmo em caso do pedido apresentar um grupo de invenções inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo; II. em atendimento a ciência de parecer, quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”

Segundo Nuno Carvalho: “a razão de o requisito da unidade inventiva não ser condição de patenteabilidade é que ele nada tem a ver com o mérito inventivo. Trata-se apenas de um método utilizado pelos governos para cobrar mais taxas dos inventores [...] a unidade inventiva tem o único objetivo de aumentar a arrecadação de taxas pelas autoridades concedentes”. Este argumento de que a divisão de pedidos diz respeito a uma questão interna do escritório de patentes tendo em vista sua operacionalidade e financiamento remete a Alphonse Glun que ao comentar a lei francesa de 1791 escreve: “as patentes são concedidas em nome do rei, depois do pagamento de um direito estabelecido por uma tarifa; para impedir que se evite o pagamento dos direitos, a lei proíbe o acúmulo de vários objetos principais num mesmo pedido”.[4]

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[1] Pibrasil 29 de abril de 2010

[2] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.243

[3] POLLAUD-DULIAN, Frédéric , Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica:Paris, 2011, p.246

[4] CARVALHO, Nuno. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado. presente e futuro. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2009, p.93, 99

Efeito bônus e atividade inventiva

Em T372/05 (OJ 2006) a Câmara de Recursos analisou pedido EP0868807 referente a um circuito eletrônico de proteção contra sobrecorrente e sobretensão de aparelhos telefônicos que compreende um centelhador a ar acoplado a um primeiro resistor R1 limitador de corrente de valor fixo, um indutor L1 e um circuito de descarga do centelhador (20) que inclui um segundo resistor R2 acoplado em paralelo ao centelhador. O documento do estado da técnica WO9206523 mostra um circuito de proteção em que o resistor limitador de corrente (6) é variável e disposto após o centelhador (5) que por sua vez é uma válvula de descarga a gás. O circuito de descarga em WO9206523, por sua vez, também não mostra um segundo resistor em paralelo com o centelhador. A EPO com base em WO9206523 como documento mais próximo redefiniu o problema técnico objetivo em três problemas parciais: (i) como proporcionar uma alternativa à válvula de descarga a gás, (ii) como simplificar o circuito de proteção de sobrecorrrente, (iii) como evitar picos de tensão sobre o equipamento telefônico devido à alta tensão estática. As soluções de se colocar um centelhador a ar (mostrados em US4254442 que trata de centelhadores de placas de carbono), substituir um resistor variável por outro fixo e assim simplificar o circuito (em WO9206523 a reivindicação dependente 10 trata de resistores variáveis PTC, no entanto, a reivindicação dependente 9 os descreve de forma mais genérica, o que inclui os resistores fixos), e o uso de segundo resistor em paralelo com o centelhador (US4113340 mostra resistor em paralelo conectado ao terra para atenuar ruídos por sobrecarga) foram consideradas soluções independentes óbvias para um técnico no assunto diante de tais problemas parciais e, portanto, uma mera agregação de soluções. Qualquer efeito técnico novo de cada uma destas soluções parciais foi considerada um efeito bônus que não confere atividade inventiva.

 

Quando a invenção esta no problema

Em Purdue Pharma v. Epic Pharma[1] a Corte considerou uma patente de medicamento contra a dor sem produzir quantidade excessiva de 14-hidroxi tóxica. O estado da técnica conhecia apenas o 8β como fonte deste produto tóxico, ao passo que o inventor descobriu que o fator 8α era outra fonte de toxidade. A adição de uma etapa de hidrogenação no processo conhecido do estado da técnica eliminou a formação deste fator 8α e consequentemente do 14-hidroxi sendo que a reivindicação explicitamente menciona o 8α como fonte de toxidade. Para o inventor, uma vez que a identificação da fonte do problema não é óbvia, então, por consequência, a introdução da etapa de hidrogenação também não poderia ser considerada óbvia. O Federal Circuit, contudo, rejeitou esta lógica, uma vez que a reivindicação não pleiteia uma solução para o problema de excesso de formação de 14-hidroxi, mas, ao invés disso, reivindica o produto final, o medicamento contra dor propriamente dito, que afinal de contas pode ser fabricado mesmo que a fonte dos problemas de formação de hidroxi-14 fosse desconhecida que pode ser tanto 8α como 8β. Para a Corte o foco da reivindicação continua sendo o produto e não o processo pelo qual este produto é feito: “há uma regra bastante antiga que diz que um produto antigo não será patenteável mesmo se feito por um processo novo”. A patente em questão não é uma exceção a esta regra geral, pois nenhuma estrutura nova decorre do 14-hidroxi e tampouco o processo de hidrogenação é diferente pelo fato do 14-hidroxi ser derivado de 8α. Não se pode, portanto, assumir que a solução de um problema é inventiva porque a identificação da fonte de um problema é inventiva.[2]

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[1] 811 F.3d 1345 (Fed. Cir., Feb. 1, 2016)

[2] SADASIVAN, Bhanu. Product sans Problem Can Be Obvious Even though a Source of the Problem Is Non-Obvious, 19/07/2016 http://www.lexology.com

Simplicidade e Invenção

Jaroslav Heyrovsky inventou o polarógrafo a partir de pesquisas realizadas com dados recolhidos pela eletrólise com eletrodos a gota de mercúrio. O aparelho permitia a análise do comportamento dos íons na eletrólise e passou a ser usado extensamente como instrumento analítico para determinação das constantes de velocidade de reações biológicas. O polarógrafo foi objeto de patente US2500284 depositada em 1946. Jaroslav Heyrovsky foi escolhido segundo o Comitê do Prêmio Nobel de Química de 1959 nos seguintes termos “O senhor foi o criador de um dos mais importantes métodos da contemporânea análise química. Seu aparelho é extremamente simples, só escoando gotinhas de mercúrio, mas o senhor e seus colaboradores demonstraram que ele pode ser empregado para os mais diversos fins”.[1]

 

Jaroslav Heyrovsky

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[1] Os Cientistas, São Paulo: Abril Cultural, 1972, v.3, p. 715

A perícia técnica

O artigo 156 do Código de Processo Civil lei n° 13105 de 16 de março de 2015[1] estabelece que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Para Denis Barbosa: “Quando a perícia é realizada por um engenheiro sem formação em qualquer das especialidades que são versadas na patente ofende-se claramente àquilo que o mestre Cândido Dinamarco classifica como direito público ou cívico à prova adequada. Essa ofensa é no nosso entender, não só uma simples impropriedade processual, mas, devido ao empenho constitucional em que um monopólio só seja emitido quando presentes substantivamente os requisitos legais, um atentado ao devido processo legal [...] Em matéria de nulidade de patente, a eleição de perito sem habilitação, ao nível e na especialidade ou especialidades exigidas pelo caso, representa denegação de justiça”. [2]

A contestação do perito apresentado deverá ser realizada em momento oportuno sob pena de preclusão, especialmente após laudo desfavorável. Nesse sentido concluiu o TJRS em Utilinea Móveis Ltda. v. D’ Itália Móveis Industriais : “Aliás, a questão atinente à higidez do laudo pericial sequer poderia ser analisada agora, uma vez que a matéria arguida foi indubitavelmente atingida pela preclusão. A nomeação errônea de um perito – dito sem habilitação técnica à elucidação do tema objeto da perícia – deve ser dirimida antes da realização do laudo – ou se livrar da preclusão pelo agravo retido – mas nunca depois de realizado da perícia. Neste sentido, o seguinte julgado do STJ “Intimado da nomeação do perito, deveria o INCRA ter impugnado tal ato neste momento, ao invés de esperar a conclusão do laudo para verificar se foi favorável ou não e, então, após tal observação, alegar o vício, consistente na subscrição do laudo por engenheiro civil, ao invés de engenheiro agrônomo. Ademais, na equipe de técnicos contratada pelo perito aludido encontrava-se um engenheiro agrônomo”.[3] Na análise de PI0004636 o TRF2 observa que “Alega que a invenção se insere na área de conhecimento químico e metalúrgico, mais especificamente no campo de processos corrosivos, e que a formação do perito é em Engenharia Civil, Mecânica e Direito, insuficientes para a correta análise da questão. Fundamentação que não se sustenta, por não ter a Apelante recusado o Perito, nem pedido sua substituição no momento oportuno, na forma prevista nos artigos, 423 e 424, do CPC, restando preclusa a pretensão como preceitua o artigo 183 do mesmo diploma legal”.[4]

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[1] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm

[2] BARBOSA, Denis. A propriedade intelectual no século XXI: Estudos de Direito, Rio de Janeiro:Lumen, 2009, p.589

[3] AgRg no RESP 517425/CE. Ministro FRANCISCO FALCÃO. PRIMEIRA TURMA. 04/12/2003

[4] TRF2, AC 2007.51.01.805784-0, Marine Production Systems do Brasil v. INPI, Relator: Messod Azulay Neto, Decisão: 30/09/2014

Atividade Inventiva na Argentina

Na Argentina o conceito de atividade inventiva foi inserido na lei n° 24481 de 1995 muito embora a jurisprudência já viesse empregando este critério[1]. Martin Bensadon aponta que o critério PSA (enfoque problema solución), igualmente adotado na Argentina, limita o grau de arbitrariedade do examinador para selecionar e combinar documentos.[2] Segundo o artigo 12-III da lei a atividade inventiva constitui o processo criativo cujos resultados não se deduzam do estado da técnica de uma forma evidente para um técnico na matéria. Segundo o guia de exame (parte C, item 9) a pergunta se há atividade inventiva somente surge se há novidade. O termo óbvio se refere aquilo que não vai além do progresso ordinário da tecnologia lógica do estado da técnica. È o caso, por exemplo, de algo que não se reveste de exercício de alguma habilidade superior à esperada para uma pessoa normalmente versada na técnica. Ao identificar a contribuição que uma invenção em particular faz ao estado da técnica com objetivo de se determinar seu mérito inventivo, deverá se ter em conta em primeiro lugar o que o depositante reconhece como conhecido no seu pedido. Apesar disso, a busca feita pelo examinador poderá colocar a invenção sob uma perspectiva totalmente distinta. Para se chegar a uma conclusão a respeito do mérito inventivo da matéria reivindicada é necessário determinar a diferença entre o conteúdo de tal reivindicação e o estado da técnica. Ao avaliar a atividade inventiva o examinador poderá combinar a divulgação de dois ou mais documentos do estado da técnica. No caso de evidenciados novos efeitos técnicos estes somente poderão ser considerados se implícitos no pedido original ou ao menos relacionados com o problema técnico sugerido no pedido depositado.

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[1] BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 59

[2] BENSADON, Martin. Derecho de Patentes, Buenos Aires:Abeledo Perrot, 2012, p. 61

Atividade Inventiva no Chile

A lei n° 19.039 de 24 de janeiro de 1991 introduz o conceito de atividade inventiva no artigo 35 em que estabelece que “uma invenção será considerada como tendo atividade inventiva se não é óbvia para o técnico no assunto nem derivável de modo evidente do estado da técnica”[1]. A lei anterior n° 958 de 1931 exigia como critérios de patenteabilidade apenas a novidade e atividade inventiva. [2] O escritório de patentes chileno INAPI divulgou em 2009 um guia de exame em que observa que o exame de atividade inventiva foi elaborado tomando-se em conta a experiência da EPO e USPTO. O exame consiste em primeiro lugar em definir o estado da técnica e o conhecimento do técnico no assunto. O técnico no assunto é uma pessoa hipotética, não necessariamente o inventor ou o examinador, que supostamente conhece todo o estado da técnica, possui habilidades de um profissional na área relevante e que tem um nível comum de criatividade. Tendo-se definido estado da técnica e o técnico no assunto a avaliação de atividade inventiva segue três etapas: 1) determinar o estado da técnica mais próximo, o documento com o maior número de características em comum com a invenção reivindicada 2) determinar as diferenças entre o estado da técnica mais próximo e a invenção reivindicada, levando-se em conta os resultados alcançados pela invenção, 3) determinar se o técnico no assunto de posse do conhecimento do estado da técnica e sem usar qualquer habilidade inventiva reconheceria o problema resolvido pela invenção. O ponto crucial é saber se o estado da técnica sugere a este técnico no assunto como adaptar o documento do estado da técnica mais próximo de modo a atingir os mesmos resultados da invenção reivindicada. Para Fernando Fernandez o critério não deixa claro como determinar o problema técnico objetivo. Ademais a análise exige que o examinador encontre uma motivação clara no estado da técnica para o técnico no assunto chegar à solução reivindicada, além de não levar em conta as chamadas evidências secundárias de atividade inventiva, consideradas na EPO e USPTO tais como a solução de uma necessidade de longa data, efeitos técnicos inesperados, existência de preconceitos superados, sucesso comercial e considerações históricas.

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[1] Artículo 35.- Se considera que una invención tiene nível inventivo, si, para una persona normalmente versada en la matéria técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=338935

[2] FERNANDEZ, Fernando. The non-obviousness requirement in the Chilean patent law: a critical assessment. Rev. chil. derecho, Santiago , v. 38, n. 3, p. 487-4510, dic. 2011 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372011000300004&lng=es

O papel do examinador no exame de atividade inventiva

Como o examinador de patentes trabalha na fronteira tecnológica, é fundamental que não tenha preconceito às invenções e realize uma análise sempre do ponto de vista técnico, fundamento seus pareceres e apresentando sempre anterioridades que justifiquem a não atividade inventiva quando de um indeferimento. É exatamente o fato de estar lidando com a fronteira tecnológica que torna seu trabalho mais interessante. Esta resistência ao novo é um paradoxo de uma sociedade baseada no conhecimento. Segundo Paolo Rossi: “mas o problema maior é o da novidade e da dificuldade ou da incapacidade de pensar o novo. Porque a mente humana está mal organizada: primeiro desconfia demasiado de si própria e, em seguida, se despreza. No começo, parece inacreditável que algo possa ser descoberto. Depois, tão logo esse algo é descoberto, acha-se inacreditável que possa ter sido ignorado. Há um duplo preconceito que atua sempre ameaçando o novo: a crença cristalizada naquilo que já se encontra estabelecido e a tendência em inserir o novo (privando-o de seu caráter de novidade) dentro de um esquema já prefigurado. Se, antes da introdução da seda, tivesse sido imaginada a existência de um fio diferente do algodão e da lã e a mais suave, brilhante e resistente, quem teria sido capaz de pensar numa taturana ou num verme ?”.[1]

Albert Einstein trabalhou de 1902 a 1909 no escritório de patentes suíço como examinador de patentes. Em 1905 publicou os três artigos na revista Annalen der Physik que revolucionariam a física: sobre o efeito fotoelétrico aplicando a teoria dos quanta de Plank (pelo qual receberia o Prêmio Nobel, nos anos 1920); sobre o movimento browniano que comprovaria a existência dos átomos e sobre a relatividade especial que redefiniria os conceitos de espaço e tempo e estabeleceria a relação entre massa e energia. Einstein, ao contrário do que se poderia imaginar não considerava seu trabalho como examinador de patentes maçante: “gosto de meu trabalho no escritório, pois é inesperadamente diversificado”.^[2] O período que Einstein trabalhou no escritório suíço foi particularmente marcado por forte pressão dos EUA, Inglaterra, Alemanha e Áustria-Hungria para que a Suíça emendasse sua lei de patentes para estender a proteção patentária aos processos químicos.^[3] O questionamento das descrições dos inventores nos pedidos de patente reforçou traços em sua personalidade que favoreceram seu sucesso como cientista. Infelizmente, como regra, todos os pareceres dos examinadores eram destruídos após dezoito anos, e assim, mesmo já um famoso cientista, seus pareceres no escritório de patentes foram destruídos nos anos 1920.

Nos Estados Unidos críticos apontam que o sistema de pontuação da produção dos examinadores, ao conferir o mesmo peso para deferimentos ou indeferimentos, tem uma tendência para estimular os deferimentos que exigem menos tempo de exame e menos etapas de exame.[4] As Autoridades de Busca e Exame do PCT mantêm informes regulares sobre as medidas tomadas em cada escritório para monitorar e aumentar a qualidade do exame de suas buscas e exames. [5] A dificuldade dos examinadores em se manterem tecnologicamente atualizados é um fator que pode impactar nas decisões. Ao avaliar a ação dos juízes da Suprema Corte nos Estados Unidos, Keith Kirkptrick observa que a média de idade de 70 anos dos juízes que julgam casos em tecnologias complexas como telecomunicações tem dado evidências da falta de familiaridade com o uso destas tecnologias o que faz com que as decisões sejam pouco ambiciosas em estabelecer regras de longo alcance. Segundo Mary Rose Papendrea “estas opiniões revelam que a Suprema Corte é muitas vezes cautelosa diante de desenvolvimentos tecnológicos, não somente porque os juízes não entendem de tais assuntos, mas porque eles não se acham confiantes que possam prever o futuro da tecnologia e o desenvolvimento de normas sociais que cercam este desenvolvimento”.[6] É razoável supor que tais fatores tenham influência não somente na decisão de juízes como também de examinadores de patentes.

No Brasil uma pesquisa sobre os serviços do INPI realizada pelo IBOPE e divulgada pela Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) mostra que em 2011 57% dos usuários, contra 72% em 2010 e 61% em 2009 indica que na área de patentes os critérios de análise entre um técnico e outro variaram “frequentemente” ou “sempre”. Houve retrocesso também quanto à clareza e à objetividade dos critérios e parâmetros de decisão. Enquanto em 2009 64% consideravam as tomadas de decisão frequentemente ou sempre precisas, em 2010, esse índice caiu para 57% e em 2011 nova queda para 51%.^[7] Estas perguntas não constam da avaliação de 2014.[8] Nesta última pesquisa 64 % dos entrevistados concordam que o INPI deixa claro seu posicionamento junto a acordos internacionais vigentes e 54% concorda que os critérios e parâmetros do INPI são coerentes com padrões internacionais.[9]

Ana Célia Castro [10] analisa os exames do INPI no Brasil, INDECOPI no Peru e IMPI no México e conclui que os procedimentos de exame adotados dependem muito da cultura institucional do escritório de patentes e de sua orientação política. Para a autora os cursos realizados por examinadores do INPI em política e economia em conjunto com o Instituto de Economia da UFRJ teriam tido um efeito positivo na qualidade de exame destes examinadores, porém não é apresentado nenhuma evidência empírica para esta afirmação, uma vez que tais cursos não abordam o exame de mérito, mas os aspectos econômicos, políticos e sociais das patentes. Ana Célia Castro destaca as observações de Peter Drahos: “os escritórios de patentes possuem um tremendo poder de fato sobre a interpretação de padrões de exame em patentes ao tentar estabelecer rotinas práticas para aplicação de tais padrões no dia a dia”.[11] Carolyn Deere[12] destaca que nos países em desenvolvimento a grande parte da expertise em PI se concentra nos escritórios de patentes, que, por outro lado, têm pouca prática em questões de políticas públicas mais amplas, tendendo a adotar um discurso que reforça o papel da PI como uma questão técnica.

Um estudo realizado por Iain M. Cockburn, Samuel Kortum e Scott Stern com examinadores do UPSTO com base em pareceres publicados entre 1997 e 2000, mostra que não há evidências de que o tempo de experiência do examinador tenha alguma relação com o fato da Corte de Recursos do Federal Circuit (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) declarar a patente inválida após a concessão. Examinadores mais “generosos” que concedem patentes mais amplas, têm uma maior tendência em ter suas patentes rejeitadas na CAFC.^[13] Lichtman encontra variações significativas entre examinadores em termos de frequência com que são solicitadas emendas no quadro reivindicatório. [14] Mark Lemley e Bhaven Sampat em estudo com cerca de 10 mil pedidos depositados em janeiro de 2001 no USPTO chegam a conclusão que examinadores com mais de 5 anos de experiência em relação aos examinadores com apenas 2 a 4 anos de experiência tem (i) taxas de concessão 11 pontos percentuais superiores, (ii) citam menos documentos do estado da técnica, (iii) possuem menos rejeições em primeiro exame (mais concessões em primeiro exame) o que sugere que os examinadores com menos tempo de experiência são mais exigentes no exame de patente. Com relação aos pedidos que foram concedidos na EPO o estudo não mostra diferença significativa entre examinadores mais e menos experientes no que diz respeito a taxa de concessão no USPTO, no entanto se tomarmos os pedidos rejeitados na EPO os examinadores mais experientes no USPTO tendem a ter uma taxa de concessão maior. Tomando-se o conjunto total de dados dos 2180 pedidos concedidos no USPTO 1143 foram concedidos na EPO (52%) ao passo que dos 1271 pedidos concedidos na EPO um total de 1143 acabaram concedidos no USPTO (89%) o que mostra que o exame na EPO é mais rigoroso. Entre as razões apontadas para a maior taxa de concessão entre examinadores mais experientes encontram-se o fato destes estarem menos familiarizados com as técnicas mais recentes e, portanto, estão mais propensos a deferir os pedidos. Um segundo motivo é que os examinadores mais experientes têm menos tempo para exame pois devem apresentar mais exames na produção.[15] No USPTO o examinador em média dispende 16-18 horas para o exame de uma patente. [16] Stephen Kunin observa que se em 2005 eram citadas em média 22 documentos no exame do USPTO este número subiu para 48 em 2014 o que mostra “não é factível imaginar que um examinador possa fazer uma revisão aprofundada de quase 50 documentos por patente em um intervalo de 16-17 horas em que ele pode gastar por patente”.[17] Adam Jaffe e Josh Lerner sugerem que uma abordagem rígida no exame por parte do USPTO pode desestimular os inventores e reduzir o número de depósitos e por consequência a arrecadação, de modo que isto incentiva os examinadores a serem mais flexíveis no exame.[18]

Shine Tu[19] mostra que os examinadores do USPTO que concedem mais patentes não apresentam taxas de litígio maiores que as dos demais examinadores. O estudo analisa cerca de 1,7 milhões de patentes concedidas entre 2001 e 2012 e cerca de 12 mil patentes com litígio encerrado entre 2010 e 2011 não somente do Federal Circuit, mas de Cortes Distritais, portanto, muitos casos não possuem decisão final após recurso. O número médio de patentes concedidas por ano para cada examinador é calculado dividindo-se o total de patentes concedidas por cada examinador por ano dividido pelo tempo em anos como examinador no USPTO. Examinadores com três a cinco anos de experiência e com uma produtividade de 45 a 60 patentes concedidas por ano, possuem uma taxa de litígio maior do que a esperada. Examinadores com mais patentes concedidas por ano (com mais de 80 patentes concedidas por ano), portanto, com menos tempo gasto em cada exame, apresentam proporcionalmente uma quantidade menor de patentes em litígio.

Este equilíbrio e harmonização entre os examinadores e as diferentes instâncias de exame é fundamental para a qualidade do exame. Paul Burke e Markus Reitzig analisaram os exames da EPO em biotecnologia entre 1978 e 1987, na época do surgimento desta tecnologia, e observaram diferenças nos critérios de avaliação entre o primeiro exame e a fase de nulidade. Segundo os autores, os dados mostram uma divergência de rigor entre os examinadores e as divisões de oposição que julgam casos de nulidade, ou seja, estas duas instâncias julgariam informações idênticas de forma diferenciada, o que é indesejável.^[20]

Gregory Mandel propõe como uma forma de reduzir a subjetividade do examinador da análise de não obviedade que se estabeleça uma correlação com a probabilidade do técnico no assunto em atingir a solução proposta. Desta forma, avanços técnicos mais prováveis de ocorrer são geralmente óbvios, enquanto que os avanços muito improváveis de ocorrer são geralmente não óbvios: “todos os demais fatores mantidos iguais, uma invenção que tem setenta e cinco por cento de chances de ser alcançada é mais óbvia do que outra invenção que é apenas vinte e cinco por cento provável”. Esta abordagem leva em conta que, na prática, conhecimentos do estado da técnica, mas que são improváveis do técnico no assunto conhecer (como uma tese armazenada de forma não digitalizada em uma biblioteca de outro país em um idioma estrangeiro pouco conhecido) não serão usados na análise de atividade inventiva. As evidências secundárias de atividade inventiva como superação de preconceito e solução de uma necessidade de longa data continuarão tendo peso na mesma decisão, pois estas têm impacto na probabilidade de solução. A existência de soluções simultâneas por terceiros constituirá um fator adicional para reforçar o argumento de alta probabilidade de se chegar na invenção. Mark Lemley, contudo, observa que o Federal Circuit tem se mostrado inconclusivo se a existência de desenvolvimento simultâneos pode ser usado como prova de obviedade[21]. Gregory Mandel observa que a proposta atende a sugestão da Suprema Corte em KSR de se adotar uma análise “expansiva e flexível” ao invés de uma análise “formalista”. Ainda que um limiar preciso de probabilidade não seja recomendável, de qualquer forma o critério, segundo Gregory Mandel irá contribuir para redução da incerteza na análise de não obviedade. Toda a análise fica, portanto, centrada na decisão do técnico no assunto quando colocado diante do mesmo problema técnico. Michael Meurer e Katherine Strandburg[22] questionam que a proposta de Gregory Mandel não reduz o problema de hindsight: para avaliar a proporção dos técnicos no assunto que resolveriam o mesmo problema técnico usando a solução reivindicada dificilmente o técnico no assunto iria fazer uma análise isenta uma vez que ele já conhece a solução.

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[1] ROSSI, Paolo. Francis Bacon: da magia à ciência. Curitiba:Ed. UFPR, 2006, p.27

[2] ISAACSON, Walter. Einstein, sua vida, seu universo, São Paulo: Cia. Das Letras, 2007. p. 96

[3] TRAINER, Matthew. Albert Einstein’s patents. World Patent Information, v.28, p. 164, 2006

[4] MERGES, Robert. As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights For Business Concepts and Patent System Reform, 14 BERKELEY TECH. L.J. 577 (1999). LEMLEY, Mark. Rational Ignorance at the Patent Office, 2000 THE BERKELEY LAW & ECONOMICS WORKING PAPERS 2, Article 5, at n.3 (2001).; KESAN, Jay. Carrots and sticks to create a better patent system,v.17 Berkeley Tech Law Jornal, 2001, p.765-766

[5] http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html

[6] KIRKPATRICK, Keith. Technology confounds the courts. Communications of the ACM, maio 2014, v.57, n.5, p.27-29; PAPANDREA, Mary-Rose. Moving beyond cameras in the courtroom: technology, the media and the Supreme Court, 2012, BYU Law Review, 1901 (2012) http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2697&context=lawreview

[7]Pesquisa Amcham/Ibope: em 2010, cresce percepção positiva do empresariado sobre INPI http: //www.amcham.com.br/regionais/amcham-sao-paulo/noticias/2010/pesquisa-amcham-ibope-em-2010-cresce-percepcao-positiva-do-empresariado-sobre-inpi/?searchterm=Amcham/Ibope

[8] http://estatico.amcham.com.br/arquivos/2016/inpi-rediagramacao-30052016.pdf

[9] http://www.amcham.com.br/o-que-fazemos/estudos-publicacoes-e-pesquisas/relatorios-inpi

[10] CASTRO, Ana Célia; PACÓN, Ana maria; DESIDERIO, Mônica. Varieties of Latin-American Patent Offices: Comparative Study of Practices and Procedures, In, BURLAMAQUI, Leonardo; CASTRO, Ana Célia; KATTEL, Rainer. Knowledge Governance: Anthem Politics and International Relations, outubro 2012, cap. 7, http://cors.edubit.com.br/files/30.pdf

[11] DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambridge University, 2010, p.51

[12] DEERE, Carolyn. The politics of intelllectual property reform in developing coountries: the relevance of the WIPO. In: In; NETANEL, Neil Weinstock. The development agenda: global intellectual property and developing countries. Oxford, 2009,p.115

[13]COCKBURN, Iain; KORTUM, Samuel; STERN, Scott. Are All Patent Examiners Equal? The Impact of Examiner Characteristics. NBER Working Paper No. 8980 jun.2002. http: //www.nber.org/papers/w8980

[14] LICHTMAN, Douglas. Rethinking prosecution history estoppel. Chicago Law Review, 2004, v.71, n.1, p.151-182.

[15] LEMLEY, Mark; SAMPAT, Bhaven. Examiner characteristics and patent office outcomes, The Review of Economics and Statistics, 2012, v.94, n.3, http://ssrn.com/abstract=1329091

[16] XUE, Wen. Obviousness guidance at the PTO. Journal of intellectual property and entertainment law, New York University, v.5, n.2, 2016, p.318; THOMAS, John. Collusion and collective action in the patente system: a propossal for patente bounties, 2001, University of Illinois Law Review, v.305, 2001

[17] QUINN, Gene. High Value Patents – Where Strength Meets Quality, 2014 http://www.ipwatchdog.com/2014/12/11/high-value-patents-where-strength-meets-quality/id=52569/

[18] JAFFE, Adam; LERNER, Josh. Innovation and its discontents, Princeton Univerty Press, 2004, p. 2468/5128 (kindle edition); XUE, Wen. Obviousness guidance at the PTO. Journal of intellectual property and entertainment law, New York University, v.5, n.2, 2016, p.320

[19] TU, Shine. Patent Examination and Litigation Outcomes, Stanford Technology Law Review, v.17, 2014, p.507-548 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2458140

[20]            BURKE, Paul; REITZIG, Paul. Measuring patent assessment quality – analysing the degree and kind of (in)consistency in patent offices’ decision making. Research Policy, 2007, v.36, p. 1425

[21] Hybritech v. Monoclonal Antibodies 802 F.2d 1367 (Fed. Cir. 1986) DURIE, Daralyn; LEMLEY, Mark, A realist approach to the obviousness of inventions, 2011, p.16 http://ssrn.com/abstract=1133169

[22] MEURER, Michael; STRANDBURG, Katherine. Patent carrrots and sticks: a model of nonobviousness, 2008, p.571