Na Inglaterra a doutrina de file wrapper stoppel foi aplicada em Furr v. Truline[1] em
que uma restrição do significado de um termo da reivindicação foi adotado pelo
depositante como forma de escapar à uma anterioridade e ter a patente
concedida, de tal modo que na análise de contrafação, o titular não pode pleitear a ampliação do
significado do mesmo termo para aumentar o escopo de sua patente. Em Kirin
Amgen v. Hoesct [2005] RPC 9 a Câmara de Lordes afastou a aplicação da doutrina
file wrapper estoppel e a doutrina de equivalentes. Segundo a Corte a
desvantagem desta doutrina está em se definir o escopo de proteção de uma
patente com base em informações que não diretamente acessíveis e pelo fato de
que o titular pode emitir opiniões no processamento somente para se livrar das
objeções contra a patenteabilidade de seu pedido sem maiores polemizações com o
examinador como forma de ter mais rápida sua patente deixando para o tribunal
as defunições exatas do contorno de sua patente: “As cortes da Inglaterra, Holanda e Alemanha, certamente desencorajam,
se ela de fato não proíbem o uso do escritório de patentes como auxílio para
interpretar uma reivindicação. Há boas razões para isso: o significado de uma
patente não deveria veriar pelo fato do técnico no assunto ter tido acesso aos
arquivos”. Em Qualcommm v. Nokia [2008] EWHC 329 a Corte entendeu como
contraprodutivo o uso de tal informação.
No entanto em Actavis v. Elli Lilly [2014] EWHC 1511 aplicou
a doutrina de equivalentes em Improver. A Corte observou que o uso da doutrina
de equivalentes tem sido adotado pelos titulares em três casos: i) a patente
foi mal redigida (como em Improver), ii) a tecnologia avançou muito desde a
concessão da patente (como em Kirin Amgen) e iii) o titular se aarrepende de
uma decisão tomada quando do processamento de seu pedido no escritório de
patentes. A corte considera a patente de Eli Lilly como incidindo neste
terceiro caso, pois ela tentou uma reivindicação mais ampla, no entanto acabou
desistindo da tentativa e acabou aceitando a forma mais estreita de
reivindicação. Anos depois ao utilizar sua patente em um caso de contrafação a
Eli Lilly buscou aquele escopo mais amplo que havia sido negado na concessão da
patente. A corte negou esta nova tentativa da titular alegando que ao permitir
anular o entendimento do examinador na extensão da patente criaria um
desequilíbrio entre a extensão do monopólio concedido pelo escritório de
patentes e a revelação proporcionada pelo documento de patente. A Corte
considerou que o recurso ao file wrapper stoppel neste caso seria justificado
para não se ampliar o escopo da patente tal como concedida: “considerações sobre o acesso aos arquivos
podem ajudar a garantir que os titulares não abusem do sistema ao aceitar uma
reivindicação mais restrita apaneas para ter suas patentes concedidas para
depois pleitear uma interpretação mais ampla em casos de contrafação”[2]. A
decisão aplica a doutrina de equivalentes tal como definida no protocolo 69, um
recurso que até então vinha sendo pouco utilizado pelas Cortes inglesas.[3]
Em Actavis v Eli Lilly (2015, EWCA Civ 555) a Corte de
Apelações[4]
conclui que o file wrapper deve a ser usada na interpretação das reivindicações
apenas em casos muito raros. A patente trata de medicamento para tratamento de
um tipo de câncer com base no princípio ativo pemetrexede dissódico (um
antifolato) em combinação com vitamina V12 e opcionalmente com um agente
aglutinante proteína fólica. O pedido inicialmente reivindicava de forma
genérica um antifolato, e depois foi emendado para forma mais restritiva pemetrexede.
O examinador considerou tal emenda como acréscimo de matéria pois o depósito
referia-se a pemetrexede dissódico. Deste modo a depositante Eli Lilly
apresentou nova emenda reivindicando pemetrexede dissódico. A Actavis fabricou
medicamento baseado em pemetrexede diácido, pemetrexede dipotássio ou pemetrexede
dimetamina, alegando que como não usava pemetrexede dissódico não haveria
contrafação. O juiz considerou que recorrer as declarações feitas durante o
processamento seria improdutivo e provocaria incertezas nos concorrentes que
não teriam acesso a tal documento ou que a patente concedida de tal forma seria
resultado de uma preferência do titular em ter uma patente mais rápido do que
uma intenção e reconhecimento deliberado que sua patente não abrangeria
determinado escopo, seguindo Qualcomm v Nokia (2008, EWHC 329 (Pat)) e Kirin-
Amgen v Hoescht Marion Roussel (2005, RPC 9).
Para a Actavis este é um caso em que o file wrapper deveria ser
considerado, pois a Eli Lilly ao pleitear agora um escopo para composição
pemetrexed em geral configura um titular arrependido que restringira o escopo
da patente apenas para vê-la concedida. A Corte, contudo, manteve a decisão de
não usar as informações do file wrapper, pois dificilmente o técnico no assunto
recorreria a ele para avaliar o escopo da patente. A Corte conclui, portanto,
que o escopo da patente limita-se ao pemetrexede dissódico e desta forma o
medicamento genérico da Actavis não comete contrafação direta, no entanto,
quando as formulações são misturadas com solução salina antes de ser
administrada ao paciente são formados íons sódio suficientes para dizer que o pemetrexede
dissódico esteja presente e desta forma foi concluído que há contrafação
indireta. [5]
[1] [1985] FSR 553. Cf. CORNISH, William, LLEWELYN,
David. Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights.
London: Sweet&Maxwell, 2007. p. 174
[3] COX, Ralph; SPPINK,
Simon. UK claim construction: returno f the portocol questions and file wrapper
estoppel. Journal of Intellectual property law & practice, 2015, v.10, n.3,
p.167-169
[5] COX, Ralph. File wrappers and
declarations clarified, 10/11/2015
www.lexology.com
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