Em julgamento na Corte do District of Massachusetts
em Janssen Biotech, Inc. et al. v. Celltrion Healthcare a empresa acusada de
contrafação Celltrion alegou que a patente em litígio era inválida por dupla proteção
(obviousness-type double patenting).
A depositante por sua alegou em sua defesa que uma patente do estado da técnica
não poderia ter sido usada como referência por ter sido concedida
posteriormente à patente em questão, no entanto a Corte discordou desse
entendimento pois segundo Gilead Sciences v. Natco Pharma 753 F.3d 1208 (Fed.
Cir 2014) “uma patente concedida depois
[da patente em questão] mas que expire antes [da patente em questão] pode
servir com uma referência para fundamentar uma objeção de duplo patenteamento
para uma patente concedida antes com data de expiração posterior”.[1] A Celltrion alegou também
dupla proteção da patente em litígio com duas outras patentes continuation in part desta. A
depositante alegouo que a seção 35 USC § 121 que trata dos pedidos divididos
prevê uma situação “safe harbour” ou
seja “porto seguro” em que não se
pode usar um pedido dividido contra o pedido original[2]. A Corte, contudo, alegou
que este dispositivo não se aplica no presente caso porque as patentes usadas não
são pedidos divididos, e portanto os documentos citados são relevantes para
aferição de dupla proteção. [3]
[1] a later-issuing, earlier-expiring patent can act as a double-patenting
reference for an earlier-issuing, later-expiring patent
[2] A patent issuing on an application with respect to which a requirement
for restriction under this section has been made, or on an application filed as
a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the
Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application
or against the original application or any patent issued on either of them, if
the divisional application is filed before the issuance of the patent on the
other application.
[3] SIRLES, Gourdin. Double
Patenting Decision Delivers Bitter Pill To Antibody Patent, 23/09/2016 www.lexology.com
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