Utility no Canadá

No Canadá desde a decisão da Suprema Corte em Consolboard v. MacMillam Bloedel tem havido um entendimento de que a evidência em suporte ao critério de utilidade não necessita ser revelada no pedido de patente: “Não haverá utilidade quando a invenção não funciona, seja no sentido que não funciona de qualquer forma, ou em sentido mais amplo, quando não realiza aquilo que o relatório descritivo se compromete que irá realizar” (Guia de exame de 2015 item 12.08.01). Sempre que os resultados são alcançados ao acaso, e não através de uma reprodução confiável, haverá fundamento para se questionar a utilidade da invenção. A Suprema Corte do Canadá em Apotex v. Wellcome Foundation entendeu que a utilidade deva ser determinada na época do depósito da patente e não com base em evidências ocorridas após esta data. Para tanto será necessário demonstrar implementações previstas de modo razoável, em uma doutrina conhecida como “doctrine of sound prediction”, evitando-se desta forma especulações no momento do depósito só confirmadas em data posterior, constituindo assim a patente uma recompensa sobre o que na verdade constitui uma aposta do depositante. Em seguida a decisão da Suprema Corte em Apotex o CIPO emendou o manual de exame para incorporar a doutrina de sound prediction na prática de exame: “embora nenhum inventor seja exigido de entender o porque sua invenção funciona, isto não evita a exigência de previsão razoável (sound prediction). Se um inventor não pode articular uma linha de raciocínio razoável para conectar seu suporte factual (através de exemplos) ao restante da matéria reivindicada, ele não tem o direito para um escopo amplo de suas reivindicações”. Contudo na decisão Lilly/Raloxifene o Federal Court of Appeal entendeu que em alguns casos esta evidência deve estar presente no relatório descritivo da patente. Norman Siebrasse questiona este entendimento, pois a lei canadense não estabelece qualquer discriminação.[1] Jay Erstling argumenta que este critério mais rigoroso coloca os pedidos estarngeiros em condições desfavoráveis de atenderem o critério de utilidade no Canadá uma vez que os pedidos de origem não atendem a este requisito de sound prediction. Segundo o guia de exame de 2015 (item 12.08.04) de modo a que uma previsão de utilidade seja considerada segura (sound prediction) esta deve atender três critérios: i) se basear em fatos (ou em princípios científicos bem estabelecidos ou em informação que pertença ao conhecimento geral comum) e não em conjecturas, ii) ser articulada segundo uma linha de raciocício segura, muito embora o inventor não tem a obrigação de saber o por que sua invenção funciona iii) ser descrita de forma adequada.

 

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[1] SIEBRASSE, Norman. Must the Factual Basis for Sound Prediction Be Disclosed in the Patent? 2012, Canadian Intellectual Property Review, v.18, n.1, p.39-80 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2018899