Segundo
a diretriz de Exame Módulo 2 item 5.10.13 “O
técnico no assunto não deve ser considerado como um mero autômato motivado
apenas pelo conteúdo revelado nos documentos, mas como uma pessoa dotada de um
mínimo de criatividade e discernimento”. Na Diretriz de exame módulo 1 item
2.14 “A definição de técnico no assunto é
abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da
técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico,
e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o
mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação
rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais
apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe
de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas
tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia”. Como a LPI
utiliza na definição da suficiência descritiva (artigo 24 - O relatório deverá descrever clara e
suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução) o mesmo
conceito termo para o técnico no assunto do que na avaliação de atividade
inventiva (artigo 13 - A invenção é
dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não
decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica) presume-se que
se trate do mesmo técnico no assunto com os mesmos conhecimentos nos dois
casos, caso contrário a lei teria feito uma diferenciação.
Para
Paul Mathély[1] o
técnico no assunto “o homem do métier (o
técnico) é um homem médio. Não se trata de um ignorante, porque ele conhece seu
trabalho, e possui aptidão para exercê-lo; não é dotado de superioridade e de
imaginação. Ele sabe bem executar; mas ele não pode criar. O técnico no assunto
é um homem comum”. Michel Vivant destaca decisão do Tribunal Grande
Instance de Paris de 1987 que tendeu que o técnico no assunto de um brinquedo
de automóvel à corda inclui o fabricante de brinquedos com conhecimentos gerais
em mecânica como em molas e mecanismos à corda[2]. Em
outro julgado sobre um dispositivo de abertura de tanques mecânicos usados na
indústria de curtume, o Tribunal de Grande Instance entendeu que o técnico no
assunto não deveria ser alguém que trabalhasse em curtumes mas o especialista
na fabricação de tanques do mesmo tipo.[3]
François Panel observa que não há nenhuma razão para conferir uma definição de
técnico no assunto para aferir a suficiência descritiva que seja diferente do
técnico no assunto para avaliar atiidade inventiva. [4] Na
Inglaterra em Warner-Lambert Company, Actavis UK Limited e outros [2015] EWHC
2548 (Pat) [5] a
discutir a territorialidade do concento de conhecimento geral comum do técnico
no assunto, ou seja, este conhecimento pode variar de país para país de modo
que o ponto decisivo é se mostrar que o conhecimento geral comum em questão é
algo do domínio do técnico no assunto da Inglaterra. Esta questão havia sido
deixada em aberto em Teva UK Ltd v Merck & Co Inc [2009] EWHC 2952.[6]
Uma
declaração elaborada em colaboração com 40 acadêmicos de 25 países e sob os
auspícios do Instituto Max Planck observa a possibilidade dos estados membros
da OMC adotarem como técnico no assunto para avaliação de atividade inventiva
um especialista ou equipe de especialistas com extenso conhecimento na técnica,
ao passo que para aferição de suficiência descritiva poderia-se tomar um
engenheiro mediano o que conduziria a pedidos de patente mais bem detalhados e
a um número menor de patentes concedidas. Os níveis de atividade inventiva e
sufici^ncia descritiva poderiam variar entre os didfrentes setores tecnológicos[7]
[1] apud Requisitos básicos
para a proteção das criações industriais, Jacques Labrunie, in. Criações Industriais, Segredos de Negócio e
Concorrência Desleal, Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur
(coord.), São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw, p.118
[2] TGI Paris, 25 junho
1987, JCP, E 1988, 15143 § 9 cf. VIVANT, Michel. Le droit des brevets,
Dalloz:Paris, 2005, p. 32; CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la
Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1998, p.56
[3] TGI Paris 27 maio de
1986, PIBD, 1986.III.355 cf. CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques; Droit de la
Propriété Industrielle, Précis Dalloz:Paris,1998, p.56
[4] PANEL, François. La
protection des inventions en droit européen des brevets. Collection du CEIPI,
Paris:Litec, 1977, p.112
[6] FREEHILLS, Herbert. The
high court sets out a framework for dealing with enforcement of second medical
use claims, 17/09/2015
[7] MAX Plank Institute.
Declaration on patent protection, 2015,
https://www.mpg.de/8132986/Patent-Declaration.pdf
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