Pedidos divididos e dupla proteção

A LPI ao prever o Artigo 11 que permite usar documentos em sigilo contra a novidade de um segundo pedido para a mesma matéria, possibilita um argumento mais fundamentado do que simplesmente se alegar dupla proteção com base no Artigo 6º da LPI: “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”.

Nos casos de divisão de pedidos a Diretriz de Exame Módulo I estabelece no item 3.140 que a divisão de pedidos não poderá implicar em dupla proteção da invenção ou modelo de utilidade. Segundo o artigo 18 da Instrução Normativa n° 30/2013 não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo. O artigo 6º da LPI estabelece que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Para fins do entendimento deste artigo, para uma mesma invenção ou modelo de utilidade, não podem ser concedidas duas patentes. A análise da existência de dupla proteção em um pedido dividido deve ser realizada por meio da comparação de seu quadro reivindicatório com o quadro do pedido original e com os quadros dos demais pedidos divididos, se existirem. Neste caso, o pedido dividido deve ser indeferido por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI. No caso de um pedido dividido reivindicar uma matéria mais específica que a do pedido original do qual decorre, na ocasião do exame técnico deste pedido dividido, o mesmo deve ser indeferido por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI uma vez que implica em dupla proteção, tendo em vista que a matéria mais ampla reivindicada no pedido original já abrange o detalhamento reivindicado no pedido dividido. Nesse sentido é importante que o exame dos pedidos divididos seja realizado, na medida do possível, junto com o exame dos demais divididos e do pedido ao qual deu origem tal divisão, pois não se pode invocar dupla proteção com um outro pedido que posteriormente venha a ser indeferido.

A Justiça Federal do Rio de Janeiro em Comba Equip. Telecomunicações v. INPI[1] analisou a patente PI9509560 que tem como divididos PI9510752, PI9510753, PI9510762 e PI9510751. O juiz conclui que “existe uma clara repetição de proteção nas patentes PI9509560, PI9510752, PI9510753 e PI9510762, envolvendo assim duplicidade de proteção à matéria revelada”. O juiz acolhe o laudo pericial que conclui que o duplo patenteamento das patentes em questão “violação à proibição por duplo patenteamento, nos termos do artigo 58 da LPI”. Segundo o artigo 58 da LPI: “O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente”. Segundo Dannemann o artigo 58 ao se referir ao conteúdo indivisível de um pedido não está se referindo ao duplo patenteamento ou a pedidos divididos: “o significado de indivisível deste artigo deve ser interpretado no sentido de exclusão da possibilidade de que apenas uma parte da reivindicação seja cedida. Em outras palavras, a cessão do pedido ou da patente será sempre relativa ao pedido ou à patente como um todo. Ainda que a cessão seja parcial isso significa que o cessionário adquire uma fração dos direitos sobre o objeto de todas as reivindicações”.[2]

Na EPO a existência de múltiplos depósitos de matérias similares tem sido objeto de crítica como forma de se obter o prolongamento da patente original, uma vez que se anule uma das patentes, haverá sempre um divisional sobrevivente e de mesmo escopo, mantendo a patente ativa. A patente referente a substância ativa do alendronato EP998292 foi invalidada na maioria das jurisdições europeias. A patente divisional EP1175904 no entanto foi concedida, apesar da revogação da patente original [3].

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[1] JFRJ, 25ª Vara Federal, Apelação Cível 2012.51.01.038577-0, Comba Equip. Telecomunicações v. INPI, Relator; Eduardo André Brandão, Julgamento:  25/06/2015

[2] DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos, Rio de Janeiro: Renovar,2001, p.146

[3] ROOX, Kristof. Barreiras relacionadas à patente para entrada de medicamentos genéricos no mercado na União Européia: uma revisão das franquezas no atual sistema de patente europeu e seu impacto no acesso de medicamentos genéricos no mercado. mai. 2008, p. 15 http: //www.progenericos.org.br/ProGenerico_Livro.pdf.