Contrafação de Patente: posso alegar que não sabia da existência da patente ?

Henrique Malvar, diretor da Microsoft observa que pela legislação norte-americana, nos casos de contrafação de patentes, a parte culpada de infringir a patente da outra parte estará sujeita à triplicação de penalidades financeiras referentes a danos (normalmente as que envolvem os maiores valores), se o autor do processo convencer o júri ou juiz de que a parte acusada tinha conhecimento da patente em questão (willful infringement) conforme o 35 USC § 284[1]. Eduardo Gaban observa que também a legislação antitruste prevê o pagamento de indenizações triplicadas “treble damages” como reparação de dano por conduta concorrencial [2], o que segundo Herbert Hovencamp tem o efeito de aumentar o número de litígios.[3] A razão desta penalização triplicada seria compensar o fato de que muitas infrações são cometidas ás escondidas, de modo que pune-se pela medi dos casos que não foram a julgamento. Numa situação em que por exemplo, apenas um terço dos casos de cartéis são detectados, o risco de penalidades triplicadas desestimularia as empresas da prática ilegal. Por outro lado, se esta média de detecção de cartéis fosse de um quinto dos casos, as empresas talvez imaginassem que valeria o risco. Para Herbert Hovencamp considerando que a maior parte das ações das empresas são de acordos públicos esta regra de penalização triplicada perde seu sentido. Por causa do risco de penalidades triplicadas, muitas empresas nos EUA optam por não permitir que seus engenheiros e pesquisadores leiam patentes na busca de informações técnicas.[4] Ainda que este desconhecimento implique no risco de se “reinventar a roda” ou no de ter suas próprias patentes negadas (por tratar-se de tecnologia já pertencente do estado da técnica), Henrique Malvar chama a atenção que ainda assim muitas empresas adotam a política de proibição de leitura de patentes. As patentes tornam-se assim, com esta política, documentos que devem ser lidos apenas por advogados[5]. 

Nos Estados Unidos Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., [6]“o conhecimento de um contrafator direto de que está incidindo em contrafação ou sua intenção é irrelevante para caracterização da contrafação”.Estima-se que em apenas 4% dos casos de litígio, os réus foram considerados como conscientes da infração antes da ação (willful infringement).[7] Josh Lerner e Adam Jaffe observam que o fato de muitos casos serem decididos por pessoas não treinadas na técnica objeto de discussão faz com que muitos julgados sejam um “jogo de azar, não um processo decisório ordenado, mas um processo em que o titular da patente tem o status de cassino na qual as fichas estão lançadas em seu favor”. Questões técnicas devem ser esclarecidas pelos peritos indicados pelos juízes antes que a validade da patente seja colocada diante do júri. [8] Philip Grubb também observa que na Inglaterra o chamado “infrator inocente” que alegar desconhecimento da patente poderá ter um cálculo de pagamento de indenização reduzido. Na prática uma grande empresa terá reconhecido seu enquadramento como “infrator inocente”, particularmente para aquelas empresas que possuem seu próprio departamento para gerenciar seu portfólio de patentes.[9] Pelo Patents and Design Acts de 1923 da Inglaterra o titular de uma patente não poderá exigir indenizações de um réu acusado de contrafação quando este provar  que não tinha conhecimento nem dispunha de meios razoáveis para que tivesse conhecimento da existência da patente, ou que a marcação de produto patenteado não fosse acompanhada  do número da patente, o que impediria o réu de procurar a patente e saber qual o seu real escopo de proteção.[10]

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[1] BURK, Dan L.; LEMLEY, Mark, A. The patent crisis and how the Courts can solve it. The University of Chicago Press, 2009, p.17; GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.201

[2] GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito antitruste. Saraiva:Rio de Janeiro, 2012,p.280

[3] HOVENKAMP, Herbert. Antitrust enterprise: principle and execution, Cambridge:Harvard University Press, 2005, p.713, 837/4769

[4] BURK,LEMLEY.op.cit.p.31; DRAHOS, Peter. The global governance of knowledge: patent offices and their clients. Cambrige University Press:United Kingdom, 2010, p.145

[5] MALVAR, Henrique. Aspectos da gerência de propriedade intelectual na Microsoft Research apud NETO, Armintas; PANIGASSI, Rogério. Propriedade Intelectual: o caminho para o desenvolvimento, São Paulo: Microsoft Brasil, 2005, p. 65.

[6] 131 S. Ct. 2060, 2065 n.2 (2011)

[7] BESSEN, James; MEURER, Michael. Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk. Princeton University Press, 2008, p. 1452/3766 (kindle version)

[8] JAFFE, Adam; LERNER, Josh. Innovation and its discontents: how our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it. Princeton University Press, 2007, p. 504/5128 (kindle version)

[9] GRUBB, Philip, W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology: Fundamentals of Global Law, Practice, and Strategy; Oxford University Press, 2004, p.181

[10] VOJÁCEK, Jan. A survey of the principal national patent systems. New York:Prentice Hall, 1936, p.68